Перейти к содержимому


Всю жизнь считал, что в одном километре 1024 метра. Привычка программера © ViktorS




Фотография
- - - - -

уступка патента от иностранной компании российской


Сообщений в теме: 40

#1 elena7895

elena7895
  • ЮрКлубовец-кандидат
  • 14 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 27 April 2009 - 12:58

Добрый день, уважаемые юристы!
Подскажите, пожалуйста, со следующей ситуацией, а то у меня с ИС с универа еще дружбы не сложилось :D

Имеется несколько компаний - зарегистрированных в США, Китае и Германии соответственно - патентообладателей.
Сейчас они хотят передать (уступить) зарегистрированные на них патенты российской компании Н.

Вопрос - как это делается. Насколько я понимаю, если речь идет о двух российских компаниях - то это договор уступки и регистрация в Роспатенте. А если это внешнеэкономическая сделка?

Огромное спасибо за помощь. Поиском пользовалась, не обессудьте, если проворонила :D
  • 0

#2 Джермук

Джермук

    Крепкий семьянин из бывших бабников

  • Старожил
  • 19159 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 27 April 2009 - 16:30

Цитата

Имеется несколько компаний - зарегистрированных в США, Китае и Германии соответственно - патентообладателей.
Сейчас они хотят передать (уступить) зарегистрированные на них патенты российской компании Н.


У них точно есть действующие российский или евразийский патенты?

Патенты, выданные в их странах уступке (отчуждению) в РФ не подлежат.
  • 0

#3 elena7895

elena7895
  • ЮрКлубовец-кандидат
  • 14 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 28 April 2009 - 17:35

Нет, у них не российские (и не евразийские) патенты. У них соответственно американский, китайский и немецкий.


"Патенты, выданные в их странах уступке (отчуждению) в РФ не подлежат."

А возможен ли вариант, когда в США, Китае и Германии заключаются договоры отчуждения патента (т.е. уступка), регистрируются в национальных регуляторах?

Нужно ли в Роспатент сообщать о том, что у российской фирмы есть патенты в иностранных государствах?
  • 0

#4 Лабзин Максим

Лабзин Максим

    патентный поверенный

  • Старожил
  • 5165 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 28 April 2009 - 17:42

elena7895

Цитата

А возможен ли вариант, когда в США, Китае и Германии заключаются договоры отчуждения патента (т.е. уступка), регистрируются в национальных регуляторах?

Скорее всего, во всех этих странах незарегистрированный договор уступки патента считается недействительным в той или иной степени.

Цитата

Нужно ли в Роспатент сообщать о том, что у российской фирмы есть патенты в иностранных государствах?

Вы немного не поняли.
Дело в том, что на территории России никакого права у патентообладателя нет. На территории России никакие действия нарушением права не будут.
Все права российской компании, вытекающие из иностранных патентов, действуют и защищаются только в соответствующих странах согласно нормам законодательства этих стран.

Естественно, в Роспатент сообщать ничего не нужно. Точно также, как не нужно сообщать в соответствующие регистрирующие органы России информацию о том, что Вы купили дом в Голливуде (налоговый аспект не берем).
  • 0

#5 Джермук

Джермук

    Крепкий семьянин из бывших бабников

  • Старожил
  • 19159 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 28 April 2009 - 17:43

Цитата

А возможен ли вариант, когда в США, Китае и Германии заключаются договоры отчуждения патента (т.е. уступка), регистрируются в национальных регуляторах?

Нужно ли в Роспатент сообщать о том, что у российской фирмы есть патенты в иностранных государствах?


В каждом суверенном государстве уступка осуществляется в отношении национальных патентов по своим правилам. Уступка регистрируется везде (насколько я знаю). Лицензионные договора - не везде регистрируются в ведомствах.
В Роспатент ничего сообщать не надо. Роспатент не ведет такого учета и не уполномочен на это.

Но может по собственной инициативе и в целях контроля за утечкой информации собирать информацию о российских фирмах, имеющих патенты за рубежом и не заявивших эти изобретения в России. В США за такие дела своему заявителю оторвут голову и остальные мелочи, если за рубеж уплывет изобретение, не заявленное в США.

Сообщение отредактировал Джермук: 28 April 2009 - 19:32

  • 0

#6 Platosha

Platosha
  • Старожил
  • 3678 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 29 April 2009 - 14:51

Может кто знает - в США и Европе (понимаю, что может быть по разному в каждой из 27 стран) подлежат ли регистрации договоры уступки и лицензионные договоры на право использования ТЗ?
  • 0

#7 elena7895

elena7895
  • ЮрКлубовец-кандидат
  • 14 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 29 April 2009 - 19:08

Цитата

Патенты, выданные в их странах уступке (отчуждению) в РФ не подлежат.


Уважаемый Джермук, а что вы имели в виду под этим тезисом в первом посте?

Спасибо Вам и Максиму, у меня расставляется все по полкам, вот только не могу понять к чему указанная фраза.
  • 0

#8 Джермук

Джермук

    Крепкий семьянин из бывших бабников

  • Старожил
  • 19159 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 29 April 2009 - 23:33

Цитата

Патенты, выданные в их странах уступке (отчуждению) в РФ не подлежат.

Уважаемый Джермук, а что вы имели в виду под этим тезисом в первом посте?


Да собственно то, что и написано, но видимо -коряво.
Будем понимать следующее (на примере): если патент выдан в США, т.е. это американский, а не российский патент, то этот патент не может быть уступлен в России в порядке юридически значимого действия по регистрации этого договора уступки в Роспатенте.
Длинновато получилось, но может теперь яснее. А если еще короче- имея патент США забудьте про какие либо регистрации его уступки в Роспатенте.
  • 0

#9 Мария Елисеева

Мария Елисеева
  • ЮрКлубовец
  • 364 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 30 April 2009 - 01:58

Джермук сказал(а) 28.04.2009 - 11:43:

Цитата

А возможен ли вариант, когда в США, Китае и Германии заключаются договоры отчуждения патента (т.е. уступка), регистрируются в национальных регуляторах?

Нужно ли в Роспатент сообщать о том, что у российской фирмы есть патенты в иностранных государствах?


В каждом суверенном государстве уступка осуществляется в отношении национальных патентов по своим правилам. Уступка регистрируется везде (насколько я знаю). Лицензионные договора - не везде регистрируются в ведомствах.
В Роспатент ничего сообщать не надо. Роспатент не ведет такого учета и не уполномочен на это.

Но может по собственной инициативе и в целях контроля за утечкой информации собирать информацию о российских фирмах, имеющих патенты за рубежом и не заявивших эти изобретения в России. В США за такие дела своему заявителю оторвут голову и остальные мелочи, если за рубеж уплывет изобретение, не заявленное в США.


По США.

В Штатах нет требования регистрировать в US PTO уступку патента или заявки. Как и лицензионный договор. Ведомство предоставляет такую услугу, и есть причины, по которым сторонам есть резон зарегистрировать сделку в Ведомстве. Но, повторю, требования такого нет и договор между сторонами вступает в силу в момента подписания сторонами этого договора, регистрация в Ведомстве тут непричем. Логика такова, что чем меньше государство вмешивается в коммерческие отношения между сторонами, тем лучше.

Есть ситуации, когда, например, патент является залогом (collateral, если я правильно перевела с английского) в сделке по кредитованию/финансированию, там свои требования по регистрации этого залога. Но эти требования уже вытекают из законодательства по правам кредиторов и как оформлять такой залог (не обязательно патент), а не из того, что все сделки с патентами надо регистрировать в Ведомстве.

По поводу отрыва головы в США. Валерий Юрьевич, кто Вас так напугал, всё


Добавлено немного позже:

Джермук сказал(а) 28.04.2009 - 11:43:

Цитата

А возможен ли вариант, когда в США, Китае и Германии заключаются договоры отчуждения патента (т.е. уступка), регистрируются в национальных регуляторах?

Нужно ли в Роспатент сообщать о том, что у российской фирмы есть патенты в иностранных государствах?


В каждом суверенном государстве уступка осуществляется в отношении национальных патентов по своим правилам. Уступка регистрируется везде (насколько я знаю). Лицензионные договора - не везде регистрируются в ведомствах.
В Роспатент ничего сообщать не надо. Роспатент не ведет такого учета и не уполномочен на это.

Но может по собственной инициативе и в целях контроля за утечкой информации собирать информацию о российских фирмах, имеющих патенты за рубежом и не заявивших эти изобретения в России. В США за такие дела своему заявителю оторвут голову и остальные мелочи, если за рубеж уплывет изобретение, не заявленное в США.


По США.

В Штатах нет требования регистрировать в US PTO уступку патента или заявки. Как и лицензионный договор. Ведомство предоставляет такую услугу, и есть причины, по которым сторонам есть резон зарегистрировать сделку в Ведомстве. Но, повторю, требования такого нет и договор между сторонами вступает в силу в момента подписания сторонами этого договора, регистрация в Ведомстве тут непричем. Логика такова, что чем меньше государство вмешивается в коммерческие отношения между сторонами, тем лучше.

Есть ситуации, когда, например, патент является залогом (collateral, если я правильно перевела с английского) в сделке по кредитованию/финансированию, там свои требования по регистрации этого залога. Но эти требования уже вытекают из законодательства по правам кредиторов и как оформлять такой залог (не обязательно патент), а не из того, что все сделки с патентами надо регистрировать в Ведомстве. В любом случае стоит проконсультироваться со специалистом по поводу конкретной сделки и надо ли ее регистрировать.

По поводу отрыва головы в США. Валерий Юрьевич, кто Вас так напугал? Всё не так драматично. То, что Вы имеете в виду - это требование подачи первой заявки в США в случае, когда изобретение сделано в США. Разрешение на подачу за рубежом называется foreign filing license. Обычно эта лицензия приходит из Ведомства вместе с уведомлением о номере заявки через пару месяцев после подачи. Можно воспользоваться ускоренной процедурой и получить это разрешение за пару дней. Если такая первая заявка вдруг подана за рубежом, то foreign filing license можно получить ретроактивно. Заявитель действительно попададет в сильно-сильно нехорошую ситуацию, если при рассмотрении такого ретроактивного ходатайства выяснится, что изобретение имеет оборонно-национальнобезопасное значение. Вот это реально становится большой проблемой для такого заявителя. За годы моей практики ни с одной такой заявкой я не сталкивалась. Это не значит, что их нет, конечно же.
  • 0

#10 Джермук

Джермук

    Крепкий семьянин из бывших бабников

  • Старожил
  • 19159 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 30 April 2009 - 19:58

Мария Елисеева

Цитата

То, что Вы имеете в виду - это требование подачи первой заявки в США в случае, когда изобретение сделано в США.


Об этом только и речь. :D
  • 0

#11 elena7895

elena7895
  • ЮрКлубовец-кандидат
  • 14 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 14 July 2009 - 12:13

Вопрос знающим людям по Штатам.
В продолжение данной темы.

Есть лицензионный договор, по которому американская компания предоставляет неисключительную лицензию европейской компании. (На передаваемую технологию есть американский и европейский патенты).
При этом в договоре указано, что американская компания может все права и обязанности по договору уступить российской компании.
НО ведь сначала нужно уступить патенты??? А потом уже передавать права и обязанности по договору?
  • 0

#12 pavelser

pavelser

    Ты настоящий Дарт Вейдер (с) Foma

  • Модераторы
  • 13573 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 14 July 2009 - 12:25

Елен, а вы не различаете уступку прав (цессию) и уступку патента ?
  • 0

#13 elena7895

elena7895
  • ЮрКлубовец-кандидат
  • 14 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 14 July 2009 - 13:16

pavelser сказал(а) 14.07.2009 - 10:25:

Елен, а вы не различаете уступку прав (цессию) и уступку патента ?


Различаю. Не поняла к чему вопрос, я разве в своем сообщении их смешала?
  • 0

#14 pavelser

pavelser

    Ты настоящий Дарт Вейдер (с) Foma

  • Модераторы
  • 13573 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 14 July 2009 - 14:17

Цитата

При этом в договоре указано, что американская компания может все права и обязанности по договору уступить российской компании.
НО ведь сначала нужно уступить патенты??? А потом уже передавать права и обязанности по договору?

На мой взгляд да. Ведь существуют права и обязанности не только из Патента, но и из договора.
  • 0

#15 Джермук

Джермук

    Крепкий семьянин из бывших бабников

  • Старожил
  • 19159 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 14 July 2009 - 16:17

Цитата

НО ведь сначала нужно уступить патенты??? А потом уже передавать права и обязанности по договору?


Не обязательно и такая конструкция предусмотрена даже в п.1 ст. 1234 ГКРФ.
  • 0

#16 elena7895

elena7895
  • ЮрКлубовец-кандидат
  • 14 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 15 July 2009 - 01:23

Джермук сказал(а) 14.07.2009 - 14:17:

Цитата

НО ведь сначала нужно уступить патенты??? А потом уже передавать права и обязанности по договору?


Не обязательно и такая конструкция предусмотрена даже в п.1 ст. 1234 ГКРФ.


То есть Вы считаете, что можно уступить права по лицензионному соглашению при этом оставаясь правообладателем технологии ( и патента)?
  • 0

#17 pavelser

pavelser

    Ты настоящий Дарт Вейдер (с) Foma

  • Модераторы
  • 13573 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 15 July 2009 - 02:03

elena7895
по лицензионному соглашению права не уступаются они предоставляются
  • 0

#18 elena7895

elena7895
  • ЮрКлубовец-кандидат
  • 14 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 15 July 2009 - 02:20

pavelser сказал(а) 15.07.2009 - 0:03:

elena7895
по лицензионному соглашению права не уступаются они предоставляются


Вы меня не поняли. Я понимаю, что права предоставляются.
Речь в данном случае о том, что в соответствии с соглашением лицензиар (патентообладатель) вправе уступить свои права и обязанности третьему лицу - своей дочерней компании.
Я собственно и уточняю - можно ли уступить права по соглашению третьему лицу, оставшись патентообладателем.
  • 0

#19 pavelser

pavelser

    Ты настоящий Дарт Вейдер (с) Foma

  • Модераторы
  • 13573 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 15 July 2009 - 02:57

А вы можете объяснить почему нет ?
Я например не могу.
  • 0

#20 elena7895

elena7895
  • ЮрКлубовец-кандидат
  • 14 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 15 July 2009 - 03:05

Я рассуждаю исходя из посыла "Невозможно передать прав больше, чем имеешь".
Ведь получается, что если Лицензиар (в моем случае американская компания) уступит свои патентные права российской дочерней компании и перестанет быть патентообладателем (ИЛИ не перестанет?), то тогда как он может быть стороной лицензионного соглашения о предоставлении права использования разработки?
Как он может предоставлять право, которого уже не имеет?

Но, исходя из моего опыта сфера интеллектуальной собственности соткана из исключений, поэтому и задаюсь вопросами :D
  • 0

#21 Platosha

Platosha
  • Старожил
  • 3678 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 15 July 2009 - 12:46

elena7895
Правильно понял, что:
1. Есть Американская компания (USA) обладатель патента.
2. Есть Лицензионный договор (неисключительная лицензия) о предоставлении права использования патента между USA и европейской компанией (EU).
3. Теперь USA хочет передать права и обязанности по Лицензионному договору российской дочке (RU).

Цитата

Я собственно и уточняю - можно ли уступить права по соглашению третьему лицу, оставшись патентообладателем.

ИМХО, чтобы RU стало стороной по Лицензионному договору ей необходимо получить право на использование патента и выдачу лицензии, а для этого необходимо отчудить исключительное право от USA в пользу RU, то есть не может получиться так, что USA обладатель патента, а RU просто стала стороной по Лицензионному договору, так как в таком случае вопрос на основании чего RU предоставляет право EU. Как вариант, предоставить RU лицензию с правом выдачи сублицензий; договор между USA и EU расторгается и RU заключает договор сублицензии с EU, тогда получается, что USA обладатель патента, но договор с EU заключен RU, то есть дочкой USA.

В этой плоскости вопрос технического характера:

При отчуждении исключительного права от А в пользу Б обязательно ли вносить изменение в лицензионный договор, заключенный ранее А с В в части изменения наименования лицензиара?
  • 0

#22 pavelser

pavelser

    Ты настоящий Дарт Вейдер (с) Foma

  • Модераторы
  • 13573 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 15 July 2009 - 14:10

Цитата

ИМХО, чтобы RU стало стороной по Лицензионному договору ей необходимо получить право на использование патента и выдачу лицензии, а для этого необходимо отчудить исключительное право от USA в пользу RU, то есть не может получиться так, что USA обладатель патента, а RU просто стала стороной по Лицензионному договору

Уступка права требования (перемена лица в обязательстве) и смена лица в договоре это совершено разные вещи, хотя и достигаются часто похожими договорами :D

Цитата

При отчуждении исключительного права от А в пользу Б обязательно ли вносить изменение в лицензионный договор, заключенный ранее А с В в части изменения наименования лицензиара?


Ну если у вас пойдут платежи на Б, то на мой взгляд желательно.
  • 0

#23 Platosha

Platosha
  • Старожил
  • 3678 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 15 July 2009 - 14:27

pavelser

Цитата

Уступка права требования (перемена лица в обязательстве) и смена лица в договоре это совершено разные вещи, хотя и достигаются часто похожими договорами

Это понятно, слава Богу :D
На сколько я понял, топиаскер хотел, чтобы USA остался патентообладателем, а RU полноценной стороной по ранее заключенному лицензионному договору с EU.

Цитата

Ну если у вас пойдут платежи на Б, то на мой взгляд желательно.

Вот и мне так кажется :D
  • 0

#24 pavelser

pavelser

    Ты настоящий Дарт Вейдер (с) Foma

  • Модераторы
  • 13573 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 15 July 2009 - 15:26

Platosha
Вам понятно, а Елена спрашивала:

Цитата

Есть лицензионный договор, по которому американская компания предоставляет неисключительную лицензию европейской компании. (На передаваемую технологию есть американский и европейский патенты).
При этом в договоре указано, что американская компания может все права и обязанности по договору уступить российской компании

:D
  • 0

#25 Platosha

Platosha
  • Старожил
  • 3678 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 15 July 2009 - 15:39

pavelser

Цитата

При этом в договоре указано, что американская компания может все права и обязанности по договору уступить российской компании

Я подумал, что имелось ввиду замена стороны по договору (уступка+перевод долга) :D Только автор сможет объяснить, что имелось ввиду на самом деле!
Да и вообще как то странно звучит "уступка обязанностей"...
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных