9/11 сказал(а) 30 Авг 2020 - 12:32:
Интересный вопрос. Предыдущие правила тоже не содержали ограничений на введение признаков из описания при оспаривании патента. Но Президиум СИПа ясно высказался на эту тему, причем путем толкования норм ГК. Строго говоря, для преодоления этой позиции Президиума СИПа требуется либо внесение изменений в ГК, либо нагоняй от ВС. Простым изменением Правил тут не отделаться.
Вот очередное дело СИП. Опять дано четкое толкование в отношении ограничения возможностей внесения признаков из описания оспариваемого патента. Вряд ли можно сие "перепрыгнуть" иным толкованием новых Правил ППС. Сделал извлечения из судебного решения:
Спор по аннулированию патента РФ N 2400518 "Способ получения коксующей добавки замедленным коксованием», извлечения из Решения от 4 декабря 2020 г. по делу N СИП-676/2019:
«Роспатент указывает на то, что положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 82 (далее - Правила N 82), не следует механически переносить на стадию рассмотрения возражений против выдачи патента, поскольку необходимо различать функции экспертизы, проводимой в процессе рассмотрения заявки, и функции Роспатента при рассмотрении возражения против выданного патента (в первом случае объем правовой охраны изобретения только еще формируется и допустимы любые изменения его формулы, не изменяющие сущности изобретения, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании, во втором случае - оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой изобретения, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны).
В связи с этим Роспатент считает, что в рассматриваемом случае допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.
По мнению Роспатента, замена признаков формулы изобретения признаками из описания, ранее не предусмотренными формулой изобретения, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным объект, в связи с чем внесение подобных изменений в формулу изобретения приводит не к признанию патента недействительным частично, как это вытекает из смысла пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а к предоставлению правовой охраны на новый объект.
Исходя из изложенного, Роспатент считает, что уточнение формулы изобретения путем внесения признаков из описания возможно только до принятия по заявке решения о выдаче патента на изобретение.»
«Суд по интеллектуальным правам также соглашается с изложенным в отзыве на заявление мнением Роспатента о том, что замена признаков формулы изобретения признаками из описания, ранее не предусмотренными формулой изобретения, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным объект.
В соответствии с абзацем первым пункта 4.9 Правил N 56 при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 этих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.
В силу абзаца третьего того же пункта указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.
В рассматриваемом случае допустимыми будут являться только те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.
Изложенное в поданном в суд заявлении общества "ПРОМИНТЕХ" предложение о внесении изменений в формулу не приводит к сужению правовой охраны, а напротив, дополняет формулу новыми признаками, которые расширяют объем правовой охраны.
Таким образом, внесение соответствующих изменений в формулу изобретения приводит не к признанию патента недействительным частично, как это вытекает из смысла пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, а к предоставлению правовой охраны на новый объект.
Аналогичная правовая позиция сформулирована президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 07.12.2015 по делу N СИП-32/2015.»
Сообщение отредактировал Джермук: 12 December 2020 - 23:52