Сообщений в теме: 66

[Лабзин Максим]

Уважаемые коллеги,

Предлагаю обсудить следующую непростую и достаточно типичную ситуацию.

Прежнему правообладателю принадлежал товарный знак. Точнее говоря, знак обслуживания.
Правообладатель, будучи единственным учредителем, создал юридическое лицо, присвоив ему фирменное наименование с включением своего знака обслуживания.
Через некоторое время этот владелец фирмы и знака сначала продает свою долю в фирме, а чуть позже и знак обслуживания.

Новый правообладатель начинает активно использовать знак обслуживания и конкурирует с указанной фирмой, которая тоже активно оказывает такие же услуги и использует свое фирменное наименование.
Конкуренция острая настолько, что и новый правообладатель, и фирма, созданная по решению предыдущего правообладателя, размещают свою рекламу в одних и тех же СМИ, используя при этом свои средства индивидуализации.

Естественно, новому правообладателю это не нравится, и он подает иск о запрете ответчику использовать фирменное наименование со ссылкой на п. 6 ст. 1252 ГК РФ.

Собственно, вопрос: как суд должен разрешить данный спор?

Сразу скажу, что по одному делу в такой ситуации суд запретил использовать фирменное наименование со ссылкой на п. 6 ст. 1252 ГК РФ, а по второму в иске отказал, но при этом не привел никакой правовой нормы, а только написал рассуждения о том, что смена правообладателя не влечет аннулирования согласия использовать товарный знак в фирменном наименовании, которое ранее было дано предыдущим правообладателем.
Третье дело с точно такой же ситуацией пока приостановлено.

[Джермук]

Собственно, вопрос: как суд должен разрешить данный спор?

Может по аналогии с п. 7 ст. 1235 ГКРФ. Все почти подходит за исключением слова - "лицензионного", но и его можно притянуть (при желании) к письму-согласию.

[BABLAW]

Лабзин Максим

Прежнему правообладателю принадлежал товарный знак. Точнее говоря, знак обслуживания.
Правообладатель, будучи единственным учредителем, создал юридическое лицо, присвоив ему фирменное наименование с включением своего знака обслуживания.

А по приоритетам не?

[Лабзин Максим]

Джермук

Может по аналогии с п. 7 ст. 1235 ГКРФ. Все почти подходит за исключением слова - "лицензионного", но и его можно притянуть (при желании) к письму-согласию.

Спасибо за мнение.
Сразу хочу поправить: письма-согласия не было. Было решение прежнего правообладателя об учреждении ООО с его знаком в наименовании, устав и т.д.

Конечно, указанная Вами аналогия приходит в голову. Однако тут же возникает вопрос: а можно ли приравнивать учреждение фирмы с соответствующим наименованием к лицензионному договору?
Допустим даже, что такое учреждение можно считать сделкой (хотя не все юристы с этим согласны). Но присутствуют ли здесь все необходимые условия лицензионного договора? Уж размер вознаграждения точно не определен.
Да и регистрации предоставленяи права на ТЗ тоже не было.

Поэтому возникают очень большие сомнения, что волеизъявление прежнего правообладателя на использование товарного знака созданной им фирмой (в своем наименовании) имеет юридическую силу или, во всяком случае, имеет такую силу в отношении третьих лиц и следует за товарным знаком при его уступке.


BABLAW

А по приоритетам не?

А что Вы имеете в виду?
Как видно из вопроса, товарный знак был зарегистрирован раньше, чем фирма. И это,соответственно, дает истцу возможность ссылаться на п. 6 ст. 1252.

[Platosha]

Коли статьи ГК уже осветили, то может будет полезно немного практики:

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 февраля 2008 г. N 1220/08
Заявление о прекращении незаконного использования товарного знака и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак удовлетворению не подлежит, поскольку использование ответчиком фирменного наименования началось с момента его регистрации в качестве юридического лица и до возникновения у заявителя права на товарный знак со спорным обозначением.

Следуя обратной логике, в Вашем случае нарушает, так как ТЗ зарегистрирован ранее..

Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа
от 15 июня 2009 г. N А28-10184/2008-302/13

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:
председательствующего Кислицына Е.Г.,
судей Апряткиной Г.С., Шишкиной Е.Н.
в отсутствие представителей сторон
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу истца - общества с ограниченной ответственностью "Частное агентство по охране "Аргус" на решение Арбитражного суда Кировской области от 15.01.2009, принятое судьей Славинским А.П., и на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 11.03.2009, принятое судьями Поляковой С.Г., Губиной Л.В., Самуйловым С.В., по делу N А28-10184/2008-302/13 по иску общества с ограниченной ответственностью "Частное агентство по охране "Аргус" к обществу с ограниченной ответственностью "Охранное агентство "АРГУС" о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации и установил:
общество с ограниченной ответственностью "Частное агентство по охране "Аргус" (далее - ООО "ЧАО "Аргус") обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Охранное агентство "АРГУС" (далее - ООО "ОА "АРГУС") об обязании ответчика прекратить использование при предоставлении охранных услуг обозначения "АРГУС", сходного до степени смешения с комбинированным товарным знаком истца "АРГУС"; удалить обозначение и запретить его использование в материалах, документации, рекламе, вывесках; опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газетах "Вятский наблюдатель" и в журнале "Журнал время МБ"; а также взыскать с ответчика за незаконное использование товарного знака истца "АРГУС" компенсацию в размере 400 000 рублей.
Исковые требования основаны на статьях 11, 12, 1252, 1484 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что ответчик незаконно использует в целях предоставления аналогичных услуг словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на пользование которым принадлежит ООО "ЧАО "Аргус".
Сославшись на статьи 1252 (пункт 6), 1474, 1475, 1476 Гражданского кодекса Российской Федерации, статью 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 4322 (далее - Правила), Арбитражный суд Кировской области решением от 15.01.2009, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 11.03.2009, отказал в удовлетворении иска, поскольку счел, что в действиях ООО "ОА "АРГУС" отсутствует факт нарушения исключительных прав ООО "ЧАО "Аргус".

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер приказа Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 следует читать: "N 32"

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО "ЧАО "Аргус" обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение и постановление в связи с неправильным применением норм материального права и несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.
По мнению заявителя, суд неправильно истолковал статьи 1473 и 1476 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем сделал ошибочный вывод о правомерном использовании ответчиком спорного словесного обозначения "АРГУС" как части его фирменного наименования, возникшего ранее регистрации товарного знака истца.
Вывод суда о недоказанности истцом использования ответчиком словесного элемента "АРГУС" на момент рассмотрения настоящего спора является необоснованным и противоречит материалам дела.
Суд неправомерно исследовал в целом используемое ответчиком обозначение (с графическим и словесным элементом) и комбинированный товарный знак истца на предмет их тождественности и сходства до степени смешения, так как истец заявлял лишь о сходстве словесных элементов "АРГУС", которые являются аналогичными по графическому написанию, характеру букв, их расположению и размеру шрифта, и в нарушение пункта 14.4.2.4 Правил разрешил вопрос об отсутствии сходства обозначения до степени их смешения с зарегистрированным товарным знаком истца.
Заявитель также оспаривает вывод суда о том, что осуществление истцом и ответчиком своей деятельности на различной территории предполагает отсутствие вероятности смешения используемых сторонами обозначений.
Ответчик в отзыве на кассационную жалобу оценил судебные акты как законные и обоснованные и отклонил доводы кассационной жалобы в полном объеме.
Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, не направили представителей в судебное заседание. В соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба рассмотрена в их отсутствие.
Законность решения Арбитражного суда Кировской области и постановления Второго арбитражного апелляционного суда проверена Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Изучив материалы дела, окружной суд не нашел оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.
Как установил суд и видно из документов, ООО "ЧАО "Аргус" 05.03.1994 зарегистрировано в качестве юридического лица, основным видом деятельности которого является проведение расследований и обеспечение безопасности.
ООО "ЧАО "Аргус" является правообладателем товарного знака "АРГУС" в отношении товаров (услуг) 09-го, 35-го и 42-го классов МКТУ согласно свидетельству от 03.10.2003 N 256471 с датой приоритета 30.11.2001.
Зарегистрированное за истцом средство индивидуализации является комбинированным товарным знаком и включает в себя графическое изображение щита с каймой по краям и льва с мечом, а также слова "АРГУС", исполненного на русском и английском языках прямыми буквами, расположенными дугообразно, и "частное агентство по охране" и подлежит защите в том виде, который зафиксирован в свидетельстве.
Обратившись с настоящим иском в арбитражный суд, ООО "ЧАО "Аргус" указало, что ООО "ОА "АРГУС" нарушает его исключительное право на средство индивидуализации, незаконно используя в предпринимательской деятельности словесное обозначение "АРГУС" сходное до степени смешения с товарным знаком истца.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.
В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.
Из пункта 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.
Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному потребителю возможности отличить услуги, оказываемые одним лицом, среди аналогичных услуг, предоставляемых другими лицами.
Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми, не противоречащими закону, способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. В пункте 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Фирменное наименование, которому предоставляется правовая охрана, служит средством индивидуализации субъекта прав.
Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (пункты 1 и 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 1252 упомянутого Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Суд установил и материалы дела подтверждают, что право на фирменное наименование "Общество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство "АРГУС" возникло у ответчика с даты государственной регистрации, то есть с 21.02.1991, а следовательно, ранее даты приоритета товарного знака принадлежащего ООО "ЧАО "Аргус".
Ответчик не оспаривал использования слова "АРГУС" как части своего фирменного наименования при оказании охранных услуг в текстах документов, на печатях, служебном автотранспорте, рекламных вывесках без элементов, характерных для охраняемого обозначения ООО "ЧАО "Аргус". При этом окружной суд полагает, что подобное использование части фирменного наименования, имеющего приоритет к товарному знаку по времени его регистрации, не является нарушением исключительных прав истца.
Помимо указанного, суды правильно сочли необходимым исследовать спорное словесное обозначение на предмет его тождественности и сходства до степени смешения с товарным знаком, права на который в отношении товаров (услуг) 09-го, 35-го и 42-го классов МКТУ принадлежат истцу.
Согласно выводам суда, сделанным на основании анализа данного обозначения с применением Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, словесное обозначение "АРГУС", используемое ООО "ОА "АРГУС" совместно с графическим изображением орла, отлично от защищаемого товарного знака ООО "ЧАО "Аргус", что исключает возможность их смешения и введения в заблуждение потребителей.
Вместе с тем, как усматривается из материалов дела и установил суд, на момент рассмотрения настоящего спора ответчик использовал для обозначения оказываемых услуг зарегистрированный им товарный знак в виде изображения орла без словесного обозначения "АРГУС", охрана элементов которого в отношении услуг 37-го, 42-го и 45-го классов МКТУ подтверждается свидетельством от 12.10.2006 N 314900 с датой приоритета 06.09.2005. Доказательств использования ответчиком спорного словесного обозначения при осуществлении охранной деятельности в материалы дела не представлено.
Кроме того, с учетом местонахождения ООО "ЧАО "Аргус" и ООО "ОА "АРГУС" на территории различных субъектов Российской Федерации - в городах Санкт-Петербурге и Кирове соответственно - нельзя признать совпадающей территориальную сферу деятельности данных организаций, поскольку они не являются эксклюзивными представителями услуг, единственными в своем роде, а оказываемые ими услуги предназначены для удовлетворения обычных регулярных потребностей. В связи с этим в более отдаленных от места нахождения осуществляющего услуги лица регионах они могут распространяться по мере наполнения рынка на ближайшей территории, что обуславливает различия в территориальной структуре деятельности юридических лиц.
При таких обстоятельствах суд пришел к правомерному выводу об отсутствии в действиях ответчика нарушения охраняемых законом исключительных прав истца, а потому использование ООО "ОА "АРГУС" произвольной части фирменного наименования, включающего в себя словесное обозначение "АРГУС", входящее также в состав фирменного наименования и товарный знак ООО "ЧАО "Аргус", не является достаточным для применения способов защиты исключительных прав, предусмотренных частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Доводы подателя жалобы относительно оценки доказательств отклоняются, поскольку направлены на переоценку исследованных доказательств, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.
На основании изложенного окружной суд не усмотрел оснований для отмены обжалуемых судебных актов. Нарушений норм процессуального права, в том числе предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при разрешении спора не установлено.
В соответствии со статьями 110 и 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по кассационной жалобе относятся на заявителя.
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287 и статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа постановил:
решение Арбитражного суда Кировской области от 15.01.2009 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 11.03.2009 по делу N А28-10184/2008-302/13 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Частное агентство по охране "Аргус" - без удовлетворения.
Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий                                        Е.Г. Кислицын
Судьи                                                                Г.С. Апряткина

Важным будет еще степень смешения + классы в рамках которых стороны оказывают услуги/продают товар.

[Лабзин Максим]

Platosha

Следуя обратной логике, в Вашем случае нарушает, так как ТЗ зарегистрирован ранее..

Однако нужно учесть, что в моем случае истец получил право позже создания фирмы.
То есть, можно сказать, что "использование ответчиком фирменного наименования началось с момента его регистрации в качестве юридического лица и до возникновения у заявителя права на товарный знак со спорным обозначением".

Что касается другого прецедента, то там фирма возникла ранее, что предопределило исход спора.

[Лабзин Максим]

Поскольку больше мнений нет, то я бы хотел обозначить точку столкновения прав и интересов, предложить вариант решения такого спора.

С одной стороны, для гражданского права свойственно, чтобы согласие на использование следовало за объектом. Так, право аренды следует за вещью, право лицензиата не прекращается при отчуждении исключительного права.
А если учесть, что сам правообладатель (прежний) присвоил фирменное наименование и дал старт деятельности ответчика, то, принимая во внимание только это, неправильно лишать ответчика права на фирменное наименование и заставлять изменить его.

С другой стороны, нельзя не принимать во внимание цель правовой охраны товарного знака - обеспечить индивидуализацию. Причем здесь заключен не только интерес правообладателя, но и интерес потребителей.
В рассматриваемой ситуации, когда лицензионный договор оформлен не был, пользователь (ответчик), с чьими услугами происходит смешение, не связан никакими отношениями с истцом и, в частности, свободен от обязанности обеспечить должный уровень качества своих услуг. А истец не вправе осуществлять контроль.
В результате потребители не просто вводятся в заблуждение. Они смешивают услуги совершенно разных, конкурирующих друг с другом субъектов, не контролирующих друг друга. Как результат, они рискуют ошибиться и в качестве.
Можно добавить и то, что в связи с отсутствием зарегистрированного лицензионного договора контрагенты были лишены возможности установить, что право на товарный знак ограничено правом овтетчика.
Что уж говорить о том, насколько явно нарушаются интересы истца при отсутствии лицензионного договора: он не получает лицензионного вознаграждение, а его товарный знак фактически уничтожается, поскольку больше не способен индивидуализировать услуги истца.

Поэтому, по моим ощущениям, в столь непростой ситуации следовало бы встать на сторону нового правообладателя и признать за ним право запретить использование фирменного наименования со стороны ответчика.
Если такое требование выдвигает именно тот правообладатель, кто учредил ответчика, то следует признать юридическую силу акта учреждения как согласия, и отказать в иске. Но такое согласие, не будучи оформленными как лицензионный договор, не следует за правом на товарный знак при его уступке.

Буду рад хотя бы просто немотивированным мнениям за и против этого взгляда

[Platosha]

Лабзин Максим

Если такое требование выдвигает именно тот правообладатель, кто учредил ответчика, то следует признать юридическую силу акта учреждения как согласия, и отказать в иске.

Форма согласия - это лицензионный договор. Разве предусмотрены в действующем зак-ве иные формы согласия? Однако при подаче такого иска, возможно, можно говорить о злоупотреблении правом.

[Лабзин Максим]

Platosha

Форма согласия - это лицензионный договор. Разве предусмотрены в действующем зак-ве иные формы согласия?

В моем случае суд применил п. 3 ст. 1484 ГК РФ, которая определяет, что нарушение - это использование без согласия. А согласие фактически было дано.
Встречал и другие судебные акты, где на необходимую форму согласия (лиц. договор) закрывались глаза, когда сам правообладатель его выразил.

Хотя, согласен, было бы правильнее тогда уж отказывать согласившемуся на использование правообладателю-истцу по этой причине:

Однако при подаче такого иска, возможно, можно говорить о злоупотреблении правом.

Да и то сомнительно.

А уж если требования выдвигает новый правообладатель, да еще и относительно товарного знака, а не патента, тот тут уж признавать прошлое согласие прошлого правообладателя ошибочно.

[BABLAW]

Platosha

Форма согласия - это лицензионный договор. Разве предусмотрены в действующем зак-ве иные формы согласия?

Действующим законодательством определены иные формы распоряжения исключительным правом, и установлены существенные признаки и конструкция лицензионного договора и договора отчуждения.

Согласие, как основная, базовая форма волеизъявления (статья 1229) не привязана к конкретному виду договора, поскольку договором может и не быть (а, например, односторонней сделкой).

Следовательно, согласие может быть выражено в любой форме, позволяющей установить субъекта (-ов, вплоть до публичной оферты, см. Creative Commons и т.п.) , выражающее согласие, а также объект и действие, относительно которых такое согласие выражается.

Лабзин Максим

В моем случае суд применил п. 3 ст. 1484 ГК РФ, которая определяет, что нарушение - это использование без согласия. А согласие фактически было дано.
Встречал и другие судебные акты, где на необходимую форму согласия (лиц. договор) закрывались глаза, когда сам правообладатель его выразил.

Суд не прав, поскольку фактически создание ФН было осуществлено правообладателем ТЗ и ему не надо было давать согласие самому себе, поскольку он действовал в рамках своего исключительного права на ТЗ (разрешать или запрещать регистрацию сходного до степени смешения средства индивидуализации) и к тому же совпадение титулов дает прекращение обязательства (как в силу нарушения обязательства, так и в силу нарушения права).

Тут ситуация, как с делом РАО vs Deep Purple - авторы они же исполнители, деликта нет, согласие подразумевается в силу конклюдентных действий - авторы, они же исполнители, сами пели на сцене свои песни. И поиск "согласия" тут имеет не больше шансов, чем в этом случае с ТЗ и ФН.

Другой уже вопрос, что в деле Deep Purple этот титул не был в дальнейшем расщеплен, как в рассматриваемой ситуации. Тут по факту должен сработать принцип приоритета, ибо других аргументов не останется, особенно, если классы МКТУ совпадают...

Максим, а что надо - забороть ТЗ, или наоборот, ФН?

А то я как-то не сторонник абстрактной дискуссии...

[Лабзин Максим]

BABLAW

Согласие, как основная, базовая форма волеизъявления (статья 1229) не привязана к конкретному виду договора, поскольку договором может и не быть (а, например, односторонней сделкой).

Вместе с тем, неправильным был бы взгляд, что там, где не выполнены все требования к лицензионному договору, следует признавать юридическую силу какого-то иного согласия. Ведь тогда никто не будет заморачиваться с регистрацией лицензионного договора, обсуждать его существенные условия, выполнять имперративные нормы, которые, между прочим, являются гарантией соблюдения определенных юридически значимых интересов.

То есть, обычное согласие там, где должен был быть оформлен лицензионный договор, не имеет юридической силы, поскольку оно представляет собой недействительный договор, не влекующий никаких последствийю

поскольку он действовал в рамках своего исключительного права на ТЗ (разрешать или запрещать регистрацию сходного до степени смешения средства индивидуализации) и к тому же совпадение титулов дает прекращение обязательства (как в силу нарушения обязательства, так и в силу нарушения права).

Но при этом возникло другое лицо, которое получило право на использование.

Максим, а что надо - забороть ТЗ, или наоборот, ФН?

Очень надо забороть ФН, чтобы ответчик был не вправе его использовать и тем самым смешение на рынке прекратилось бы.

[Джермук]

Максим Лабзин

То есть, обычное согласие там, где должен был быть оформлен лицензионный договор, не имеет юридической силы, поскольку оно представляет собой недействительный договор, не влекующий никаких последствийю

А как это соотносится с договорами НИОКР и т.п. когда стороны оговаривают кто и как без лицензионного договора может в последующем пользоваться результатами работ, на которые одна из сторон получит патент?
Или такую ситуацию Вы рассматриваете как ситуацию, где изначально не должен быть оформлен лицензионный договор?

[Лабзин Максим]

Джермук

А как это соотносится с договорами НИОКР и т.п. когда стороны оговаривают кто и как без лицензионного договора может в последующем пользоваться результатами работ, на которые одна из сторон получит патент?
Или такую ситуацию Вы рассматриваете как ситуацию, где изначально не должен быть оформлен лицензионный договор?

Давайте чуть более конкретно, потому что в ГК есть насчет этих договоров нормы о том, что одна сторона имеет право использовать объект на условиях лицензии.

[Джермук]

Максим Лабзин

Давайте чуть более конкретно, потому что в ГК есть насчет этих договоров нормы о том, что одна сторона имеет право использовать объект на условиях лицензии

Ст.1372 п.2
"В случае, когда право на получение патента и исключительное право на промышленный образец в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи принадлежат заказчику, подрядчик (исполнитель) вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, использовать такой промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента".

Как понимать - поскольку договором не предусмотрено иное?
Иное как "не вправе", или иное - как некие иные условия в договоре, предуматривающие безлицензионное использование. Например, право изготовить одно изделие как ПО, которое остается у стороны как демонстрационный макет. Кому нужен в таких ситуациях лицензионный договор даже безвозмездный?
Это же касается и других, подобных ситуаций в ст. 1370-1373.

[Лабзин Максим]

Джермук
Только недавно ко мне обратилась патентовед с вопросом насчет этого положения закона.
Прежде всего, мне кажется, нужно понять, имеет ли здесь законодатель в виду, что в отсутствии других договоренностей стороны должны подписать и зарегистрировать договор безвозмездной неисключительной лицензии. Или он имеет в виду, что право исполнителя возникает в силу закона и никакого договора не нужно.
У меня нет пока уверенного ответа на этот вопрос. Здесь много зависит от того, какое вообще значение на современном этапе придается регистрации лицензионных договоров.

Если в данной ситуации договор простой безвозмездной лицензии подписывать и регистрировать обязательно, то тогда и любые другие условия использования Исполнителем объекта должны быть включены в лицензионный договор. То есть, здесь невозможно согласие на использование оформления лицензионного договора.

Если же законодатель в п. 2 ст. 1372 говорит о том, что по умолчанию сторон у исполнителя автоматически, в силу закона возникает право безвозмездного использования, то вопрос о необходимости подписывать договор при иных договоренностях сторон обостряется.

Не могу пока предложить ответ. А как практик скажу, что нужно регистрировать договор.

Как понимать - поскольку договором не предусмотрено иное?

И как возможность сторон договориться, что исполнитель вообще не вправе использовать, и как возможность договориться об использовании исполнителем объекта на платной основе и даже на исключительной.

[Джермук]

Максим Лабзин

Не могу пока предложить ответ. А как практик скажу, что нужно регистрировать договор.

Благодарю за пояснения, в которых также выражены сомнения в однозначности ответа на сегодня.
И я такого же мнения по большинству (подавляющему) ситуаций, за исключением того примера и ему подобных, которые привел в своем посте.
Бесспорно нужно регистрировать лицензионный договор в отношении, скажем так - "длящегося" использования патентных прав, особенно, если использование, даже первичное (изготовление изделия), начнется только после заключения лицензионного договора.
Если использование (как изготовление) запатентованного объекта состоялось ранее и далее использование заключается только в эксплуатации ранее изготовленного изделия, полагаю, что стороны вправе договориться об этом и без заключения лицензионного соглашения, тем более, если оно безвозмездное.
Подождем судебную практику в таких ситуациях, если она будет, но кто его знает .

[Лабзин Максим]

Расскажу, как рассматривалось дело в кассации.
Напомню, суд первой инстанции частично удовлетоврил иск, присудил компенсацию, но в части изменения фирменного наименования отказал. Причем сделал это без всякого обоснования.
Суд апелялционной инстанции отказал в удовлетворении апелялционной жалобы в этой части, указав на то, что предыдущий правообладатель дал свое согласие на использование товарного знака в фирменном наименовании, учредив ответчика, и это согласие сохранило свою силу при уступке товарного знака истцу.

Суть доводов кассационной жалобы сводились к тому, что при таком согласии возникает смешение в глазах потребителей, но поскольку лицензионный договор отсутствует, то не выполняются следующие имперративно установленные для лицензионных отношений условия:
1) пользователь (ответчик) не платит вознаграждение, которое стороны должны были согласовать; в отличие, кстати, от других лицензиатов, которые совершают те же самые действия и тоже имеют сходное фирменное наименование;
Тем более это выглядит несправедливо, что ответчик когда-то был лицензиатом, пока договор с ним не был расторгнут.
2) не установлен срок использования и нет никакого ограничения по этому сроку;
3) пользователь (ответчик) не обязан соблюдать надлежащий уровень качества своих услуг, а истец не вправе их контролировать, что создает еще большую опасность для потребителей;
4) обременение права на товарный знак истца не зарегистрировано, третьи лица лишены возможности узнать о нем.
В итоге вывод: согласие в форме учреждения фирмы не может иметь полную юридическую силу согласия на использование товарного знака, о котором говорится в п. 3 ст. 1484 ГК РФ и не может следовать за товарным знаком, как это происходит в случае с лицензионным договором.

Не знаю, насколько суд кассационной инстанции проникся этими доводами, но когда судьи вышли после совещательной комнаты, то, к моему удивлению, предложили всем сесть и объявили перерыв на пять дней.
А на следующе заседании уже быстро вынесли Постановление об отазе в удовлетворении жалобы.
Текст самого Постановления позволяет констатировать, что указанные аргументы имели успех, но привели к другой ошибке. Вот что теперь написано:
"Отказывая в удовлетоврении заявленных требований суды первой и апелляционной инстанций обоснованно исходили из того, что права истца не нарушены действиями ответчика, поскольку последний был зарегистрирован в качестве юридического лица с фирменным наименованием - ООО "Русский проект - Технология" 07.02.2007, в то время, как истец приобрел исключительные права на товарный знак 14.02.2008, на основании договора об отчуждении исключительного права".

Буду готовить надзорную жалобу.

Если кто-то знает прецеденты, где ссылка на дату приобретения исключительного права по договору отклонялась бы как не имеющая юридического значения, то буду очень-очень благодарен.

Вообще, кошмар, конечно. Получается, лицо приобретатет право не в полном объеме со всей репутацией, известностью и гудвилом, а усеченное, имеющее силу только с даты регистрации договора и не действующее против тех, кто начал использование до этой даты.

Сообщение отредактировал Лабзин Максим: 25 December 2009 - 15:49

[Джермук]

Максим Лабзин

Если кто-то знает прецеденты, где ссылка на дату приобретения исключительного права по договору отклонялась бы как не имеющая юридического значения, то буду очень-очень благодарен.

Если найду интересное, дам знать.

[BABLAW]

Тут вон ситуация с регистрацией ФН по имени СМИ:

15-ая налоговая отказалась регистрировать фирму с названием, идентичным уже существующему СМИ Прянишникова — ООО «СексВидеоГид», так как, по мнению госслужащих, это наименование «негуманно и аморально». Бизнесмен с таким решением не согласился и пошел в арбитражный суд.

17 декабря состоялось предварительное заседание арбитражного суда по заявлению Прянишникова. Как сообщил адвокат бизнесмена Алексей Начинкин, налоговая отказала в регистрации его ООО, так как название «СексВидеоГид» противоречит пункту 5 статьи 1473 Гражданского кодекса РФ как «обозначение, противоречащее общественным интересам, а также принципам гуманности и морали».

«Представитель налоговой в суде сообщил, что у нас в стране секса нет, и наш президент против секса. Мы тут же подали устное ходатайство о вызове в суд по этому вопросу президента, чтобы выяснить, действительно ли он так считает. Нам, естественно, отказали, но мы от таких заявлений были в шоке», — рассказал защитник «Фонтанке».

Сторонники Прянишникова сообщили, что в Петербурге есть две компании, в названии которых присутствует слово «секс». Еще одна фирма, которая так и называется, есть в Москве.

От секса дети не родятся, так что вполне в духе современной демографической политики.

Пятницо, да...

[Лабзин Максим]

BABLAW
Пожалуйста, не флудите. Поставленный в теме вопрос очень серьезный и сложный. Тут судьи голову уже сломали. Судья первой инстанции даже сказала, что он тянет на диссертацию.
Но вообще, это, конечно, полный идиотизм, что публичное и официальное употребление слова "секс" негуманно, аморально и противоречит общественным интересам.

[BABLAW]

Лабзин Максим

Судья первой инстанции даже сказала, что он тянет на диссертацию.

И вы ей поверили?

Подкину в вашу копилку аргументов, хоть вы меня тут и во флуде уличили:

Дело № А44-109/2008 Арбитражного суда Новгородской области. Общество «Дирол Кэдбери» против Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 08.10.2009 N 11175/09

Между тем, признавая расходы производителя по продвижению товара экономически оправданными, а вычеты – правомерными, арбитражные суды округов при рассмотрении ряда аналогичных дел исходят из того, что производитель продукции не теряет своего коммерческого интереса к реализованной им продукции и после заключения договора купли-продажи, преследуя цель увеличения объема продаж.

Для этого производитель прибегает к мерчандайзинговым услугам (услугам по раскладке продукции согласно разработанным схемам и своевременному пополнению запаса продукции на полках в организациях розничной торговли), способствующим тому, что в розничном магазине в максимальном объеме будет реализована именно поставленная им продукция, а розничный продавец в дальнейшем приобретал товар данного производителя.

Полистайте, там есть ссылки на практику. При некотором уровне абстрагирования я уверен, что диссертация выйдет куда интереснее...

[Лабзин Максим]

BABLAW
Вот за это спасибо!

[BABLAW]

Лабзин Максим

Вот за это спасибо!

Да не за что...

Поскольку это именно ВАСя сказал, то для надзора - самое оно.

Однако имейте в виду, что по этому вопросу они отправили дело на новое рассмотрение.

И это не удивительно, ибо если эту логику продолжить, то можно опять прийти к нашему любимому исчерпанию и статье 1487.

Но если вы дозированно попользуете этот аргумент, не доводя до противопоставления частных и общественных интересов, и ограничитесь спором хозяйствующих субъектов (частное право против частного права), то полагаю, всё получится.

Вот комментарий из зала суда:

Налог на прибыль при расходах по оплате персонала торговой сети

Говоря об исчислении налога на прибыль, необходимо было решить: признавать ли экономически обоснованными расходами затраты поставщика на оплату персонала розничной сети, который продвигает продукцию. Довольно часто (почти повсеместно) торговые сети обязывают производителя оплачивать дополнительные услуги по продвижению товара. И вины самих товаропроизводителей в этом нет — это лишь очередной  способ выуживания денег из их карманов торговыми сетями.

Налоговая инспекция утверждала: "Расходы, по нашему мнению, необоснованные. Поскольку товар реализован, интерес к нему может возникать только у его нового собственника".

Представитель ООО "Дирол Кэдбери"  возразил: компания заинтересована в дальнейшей реализации продукции даже после того, как право собственности на нее перешло  к торговой сети. Он сказал: "Конечно, нам интересна дальнейшая судьба товаров, которые выходят под нашим брендом".

Практика нижестоящих судебных инстанций по этому вопросу весьма неоднозначна: признавалась правота как  одной точки зрения, так и другой. В частности, на  защиту производителя стали  ФАС ПО (№А-49-395/08) и  ФАС ЗСО (№Ф04-4721/2008), которые исходили из того, что производитель не теряет коммерческого интереса к своей продукции и после ее реализации торговым сетям, поскольку  основная цель производителя - увеличение объема его конечных продаж.

В этой части (по вопросу исчисления налога на прибыль) дело было отправлено на новое рассмотрение. Принципиального  решения не было принято:  и решение "за", и тем более, "против" имело бы далеко идущие последствия.

[Джермук]

Налоговая инспекция утверждала: "Расходы, по нашему мнению, необоснованные. Поскольку товар реализован, интерес к нему может возникать только у его нового собственника".

Представитель ООО "Дирол Кэдбери"  возразил: компания заинтересована в дальнейшей реализации продукции даже после того, как право собственности на нее перешло  к торговой сети. Он сказал: "Конечно, нам интересна дальнейшая судьба товаров, которые выходят под нашим брендом".

И это подтверждается, например, такими товарами как иностранные авто, после продажи которых оптовым покупателям завод-изготовитель создает целую сеть сервисов для их обслуживания, а не кладет на проданный товар- авто (что делали в СССР).

Сообщение отредактировал Джермук: 26 December 2009 - 02:45

[pavelser]

Джермук
Валер иностранные тоже кладут )