Сообщений в теме: 37

[Мария Елисеева]

Коллеги, мучаюсь вопросом...

в ГК написано, что любая третья сторона может получить копию материалов делопроизводства по выданному патенту РФ. Я лично когда-то сидела на семинаре в Роспатенте, где именно об этом говорилось в докладе по поводу вступления в действие 4 части ГК разлива 2008 года.

Недавно мы заказали для клиента копию материалов делопроизводства (то, что называется file history на английском), получили лишь копию поданной заявки и заявление. Вменяемых объяснений, почему то так, а не иначе, я не получила. Это как-то совсем странно.

Поясните мне, как работает эта статья ГК и в каком "направлении" добиваться того, что нужно. Мы попросили наших российских агентов в этом разобраться, но мне также хочется воспользоваться помощью зала в качестве собственного ликбеза.

Заранее спасибо!

[Джермук]

Недавно мы заказали для клиента копию материалов делопроизводства (то, что называется file history на английском), получили лишь копию поданной заявки и заявление. Вменяемых объяснений, почему то так, а не иначе, я не получила. Это как-то совсем странно. Поясните мне, как работает эта статья ГК и в каком "направлении" добиваться того, что нужно. Мы попросили наших российских агентов в этом разобраться, но мне также хочется воспользоваться помощью зала в качестве собственного ликбеза.

По этому поводу очень очень много и подробно написано в моем талмуде, который выложен на нашем форуме в директории "Статьи" под именем "Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ", второе издание, коммент и т.д.
Посмотрите коммент к статье 1394.

Сообщение отредактировал Джермук: 21 February 2014 - 22:09

[Мария Елисеева]

Недавно мы заказали для клиента копию материалов делопроизводства (то, что называется file history на английском), получили лишь копию поданной заявки и заявление. Вменяемых объяснений, почему то так, а не иначе, я не получила. Это как-то совсем странно. Поясните мне, как работает эта статья ГК и в каком "направлении" добиваться того, что нужно. Мы попросили наших российских агентов в этом разобраться, но мне также хочется воспользоваться помощью зала в качестве собственного ликбеза.

По этому поводу очень очень много и подробно написано в моем талмуде, который выложен на нашем форуме в директории "Статьи" под именем "Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ", второе издание, коммент и т.д.
Посмотрите коммент к статье 1394.

ВЮ - можно ли попросить ваш комментарий по сути дела в студию?

Я не знаю, как это дело работает в Ведомствах СНГ (Украина, Казахстан, например), никогда не сталкивалась там с таким вопросом, но я не знаю ни одного известного мне Ведомства, где нельзя было бы получить копию делопроизводства по *выданному* патенту. Я, честно говоря, не представляла себе, что такое бывает. Ученье свет, неученых тьма...

[tarabarsky]

Недавно мы заказали для клиента копию материалов делопроизводства (то, что называется file history на английском), получили лишь копию поданной заявки и заявление. Вменяемых объяснений, почему то так, а не иначе, я не получила. Это как-то совсем странно.

Странно. Нужно добиваться. В пункте 27.3 Административного регламента, вроде бы, довольно конкретно прописано, что должны предоставлять и переписку, и матреиалы экспертизы, если они есть. Может там патент выдали без экспертизы? (:

[tsil]

Мария Елисеева, посмотрите это Инф. письмо:

http://www1.fips.ru/...property_access

[tarabarsky]

По-моему, ведомство само себя запутало. Согласно ГК, ведомство может определять только порядок ознакомления, а не объем того, с чем можно ознакомиться. Объем, по идее, должен определяться ГК. Если мы исходим из того, что объем определен ГК, то Регламент никак не может его ограничивать, в том числе, этот объем не может определяться датой введения Регламента. Поэтому указанное выше разъяснение ведомства о том, что "расширенный" объем ознакомления применяется только к заявкам, поданным после Регламента, мягко говоря, ошибочно.

Сообщение отредактировал tarabarsky: 22 February 2014 - 01:03

[Мария Елисеева]

По-моему, ведомство само себя запутало. Согласно ГК, ведомство может определять только порядок ознакомления, а не объем того, с чем можно ознакомиться. Объем, по идее, должен определяться ГК. Если мы исходим из того, что объем определен ГК, то Регламент никак не может его ограничивать, в том числе, этот объем не может определяться датой введения Регламента. Поэтому указанное выше разъяснение ведомства о том, что "расширенный" объем ознакомления применяется только к заявкам, поданным после Регламента, мягко говоря, ошибочно.

По поводу информационного сообщения с "поясниловкой" (ошибочной, как мне кажется) - она датирована августом 2010 года. Это 3.5 года назад. Мне любопытно - эти тезисы ФИПСа кто-то оспаривал? Есть ли какая-то история этого вопроса после августа 2010 г? Чтобы мне не ломиться в уже открытую дверь...

[Джермук]

ВЮ - можно ли попросить ваш комментарий по сути дела в студию?

Да он (коммент к статье 1394) собственно там и дан. Могу его просто процитировать:

1. Досье заявки и возможности ознакомления с ним.
После публикации сведений о выдаче патента любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске.
С какими документами заявки можно ознакомиться любым лицам согласно п. 2 ст. 1385 Кодекса? При неизменности нормы в сравнении с ранее действовавшим Патентным законом РФ, вопрос кажется не уместным, тем не менее, необходимо дать некоторые пояснения по существу вопроса.
Роспатент исходит из посылки, что после публикации сведений о выдаче патента на основании статьи 1394 ГК РФ, он может предоставлять материалы заявки для ознакомления любых лиц путем выкладки собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы. При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе, если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора.
Процитируем положения Конвенции о выдаче европейских патентов по статья 128. «Ознакомление с материалами заявок».
Пункт (4). «После публикации заявки на европейский патент ее материалы и полученный по этой заявке европейский патент могут быть представлены для всеобщего ознакомления по соответствующему ходатайству с учетом ограничений, изложенных в Инструкции к Конвенции».
Откроем Инструкцию к Конвенции о выдаче европейских патентов:
«Правило 93. Материалы заявки, исключенные из сферы публичного ознакомления.
В силу ст. 128 (4) материалами заявки, исключенными из сферы публичного ознакомления, являются:
а) материалы, относящиеся к увольнению или отводу членов палат жалоб или Большой палаты жалоб;
b) проекты решений и уведомлений, как и любые другие материалы, которые служат для подготовки решений и уведомлений и не передаются сторонам;
c) материалы относительно указания автора, если он отказался от права быть указанным в этом качестве в соответствии с правилом 18 (1);
d) любой другой документ, изъятый из сферы публичного ознакомления президентом Европейского патентного ведомства по той причине, что ознакомление с ним не отвечает целям информации общественности о том, что касается заявки на европейский патент и европейского патента, выданного на основании заявки на европейский патент».
В ЕПВ право на исключение сведений из досье заявки (патента) предусмотрено законом (Конвенцией о выдаче европейских патентов), и только потом в подзаконном акте (Инструкции к Конвенции) перечислены ситуации и условия исключения конкретных материалов заявки из сферы публичного ознакомления, основанные на таком праве из Конвенции.
В цивилизованной Европе, примеру которой мы хотим следовать, не все, что поступает по заявке, доступно неопределенному кругу лиц. Смею уверить, что не только в ЕПВ так поступают, но и в других патентных ведомствах, в т.ч. в Евразийском патентном ведомстве, по правилам которого третьи лица могут ознакомиться только с «первичными» документами заявки, а со всеми остальными – только в порядке судебного рассмотрения спора, в котором фигурирует дело заявки.
Будем об этом помнить, так как при возникновении коллизии патентообладатель в суде может предъявить претензии Роспатенту, если из досье заявки любым лицам будет передана информация, которую он предоставил только в адрес экспертизы, и которая не затрагивала непосредственной сущности запатентованного изобретения и не могла повлиять на оценку патентоспособности.
Приведем простой пример.
Изобретение касается способа лечения, и в процессе переписки экспертиза запросила достоверные данные, подтверждающие достижение технического результата при лечении. Заявитель в ответ на запрос представил не только разъяснения по примерам реализации, которые содержались в описании заявки, но и копии лечебных карт больных, проходивших лечение в клинике с указанием диагноза и персональных данных больного (вся эта информация есть в карте больного).
Предоставлять открытый доступ к такой информации нельзя, хотя бы потому, что это нарушает «Закон о персональных данных» и/или «Закон о коммерческой тайне». Поэтому, хотим мы или нет, но «фильтровать» досье заявки придется, если решено публиковать не только ее первичные документы.
При дальнейшем обсуждении в 2008 г. проектов Административных регламентов Роспатент частично учел изложенные выше соображения относительно необходимости создания механизма, ограничивающего в разумных пределах доступ третьих лиц к документам (материалам) заявки, но принял и реализовал концепцию, в основу которой положен запрет на предоставление заявителем дополнительных материалов, содержащих информацию, к которой свободный доступ третьих лиц должен быть ограничен.
Роспатент формально возложил ответственность за содержание дополнительных материалов непосредственно на заявителя, что, конечно, разумно, но, тем не менее, такой шаг не снимает ответственности с Роспатента за ознакомление третьих лиц с документами заявки во всех случаях.
В принятом в 2009 г. Административном регламенте по изобретениям (п. 27.3.) включено правило следующего содержания:
«27.3. Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента.
После публикации сведений о выдаче патента Роспатент, на основании статьи 1394 Кодекса, предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы.
При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе(ах), если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора(ов).
К дополнительным материалам, представляющим собой информацию, полученную при проведении доклинических или клинических исследований, оформленным в виде отдельного документа, доступ при ознакомлении с материалами заявки не предоставляется.
Копии выложенных материалов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты».
Принятые Административные регламенты по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам содержат ограничения в содержании дополнительных материалов:
«Не допускается представление дополнительных материалов, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну или персональные данные. В случае указания заявителем на наличие в дополнительных материалах сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну или персональные данные, эти материалы возвращаются заявителю без рассмотрения».
Можно полагать, что принятый Административный регламент позволит избежать включения в досье заявки той информации, к которой доступ любых лиц должен быть ограничен. В подавляющем большинстве случаев так оно и будет происходить, т.к. заявитель, изучив и осознав требования регламента, должен их соблюдать. Однако нельзя исключить ситуацию, когда дополнительные материалы, ранее представленные заявителем, уже были учтены при проведении экспертизы и вынесении решения о выдаче патента, а квалификация некоторой части представленной в дополнительных материалах информации[1] как содержащей коммерческую тайну, осуществлена заявителем позже, после получения решения о выдаче патента. Каким образом можно изъять из досье такой заявки и вернуть заявителю дополнительные материалы или их соответствующую часть - понять невозможно. Дать доступ любым лицам к данным материалам также представляется не только некорректным, но и нарушающим законодательство о коммерческой тайне. Так что придется Роспатенту как государственному органу в таких редких ситуациях брать ответственность на себя и руководствоваться принципом – «не навреди»[2], предотвращая доступ к еще не разглашенной коммерческой тайне.
После вступления в силу Административных регламентов по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам в адрес Роспатента стали поступать обращения граждан и юридических лиц, содержащих просьбу о предоставлении документов заявки для ознакомления после публикации сведений о выдаче патента, и в этой связи Роспатент в 2009 г. Разместил на своем сайте «Информационное сообщение о предоставлении доступа к материалам заявки в рамках действующих административных регламентов по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам», суть которого приведена ниже.
«В соответствии с положениями административных регламентов доступ к материалам заявки, включая переписку, может быть предоставлен третьим лицам только в отношении заявки, по которой было принято решение о выдаче патента и состоялась публикация сведений о его выдаче. Упомянутые положения корреспондируются с предусмотренными административными регламентами требованиями об уведомлении заявителя о том, что предоставленная им информация может быть доступна для ознакомления третьих лиц.
В этой связи возможность доступа к материалам заявки, включая переписку, третьим лицам может быть предоставлена только по заявке, поданной в соответствии с положениями соответствующего административного регламента, т.е. после введения его в действие. Ознакомление с материалами заявки, поданной до введения в действие соответствующего административного регламента, допустимо только в объёме опубликованных сведений о заявке или выдаче патента, поскольку не выполнено упомянутое выше требование уведомления заявителя.
Материалы, касающиеся информационного поиска по заявке, могут быть предоставлены третьим лицам не ранее публикации сведений о заявке, в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), или сведений о выдаче патента, в соответствии со статьей 1394 Кодекса.
В отношении объёма сведений, предоставляемых заявителю, патентообладателю или его представителю из дела заявки, следует отметить, что законодательство в области правовой охраны объектов патентного права (в том числе действовавшее ранее), не содержит каких-либо ограничений в зависимости от состояния делопроизводства по заявке и её правового статуса.
Возможность доступа к указанным материалам заявки может быть предоставлена также и автору изобретения, которому первоначально принадлежит право на получение патента, в целях защиты его интересов как создателя соответствующего результата интеллектуальной деятельности.
При наличии спора дело заявки или его заверенная в установленном порядке копия могут быть предоставлены по запросу суда».
2. Взвешенность подхода ЕАПВ к ознакомлению с досье заявки. Обратим внимание на иной, взвешенный подход доступа к досье евразийской заявки. В соответствии с пунктом 6 Порядка доступа к материалам евразийских заявок, хранящимся в архиве Евразийского патентного ведомства, утвержденным приказом Евразийского патентного ведомства от 30 апреля 2009 г. № 17: «доступ третьих лиц допускается только к материалам опубликованных евразийских заявок, содержащимся в архиве, в объеме опубликованных сведений».
Объем опубликованных сведений евразийской заявки определен согласно правилу 45 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции и включает: титульный лист, на котором публикуются библиографические данные, реферат, текст описания изобретения, формулу изобретения, чертежи и иные материалы, отчет о патентном поиске. Текст описания изобретения, формулы изобретения, чертежи и иные материалы воспроизводятся по материалам евразийской заявки.
Таким образом, евразийская заявка публикуется в объеме материалов первоначальной заявки, и документы переписки заявителя с экспертизой к данным материалам не относятся, что исключает доступ к ним третьих лиц (за исключением случаев запроса судебных органов). При отсутствии у президента ЕАПВ прав, аналогичных правам президента ЕПВ на изъятие из сферы публичного ознакомления определенных сведений из досье заявки, такой подход[3] ЕАПВ следует признать основанным на действующих нормах евразийской Конвенции и более корректным в сравнении с тем, что предпринял Роспатент.



[1] Имеется ввиду информация, не влияющая на оценку патентоспособности заявленного изобретения, например, детально описан не заявленный оригинальный метод испытаний характеристик заявленного композиционного материала.

[2] Согласно Инструкции (правило 93) к Конвенции о выдаче европейских патентов, президент Европейского патентного ведомства наделен правом осуществлять изъятие из сферы публичного ознакомления тех документов заявки, ознакомление с которыми не отвечает целям информации общественности о том, что касается заявки на европейский патент и европейского патента, выданного на основании заявки на европейский патент.

[3] Очевидно, что специалисты ЕАПВ, подготавливая свои Правила в 2009 г., учли высказанные в 2008 г. критические замечания в отношении концепции, принятой Роспатентом.


А в более раннем издании того же коммента (2009 год) можно прочитать и про некие "исторические" события по этой части:

Досье заявки и возможности ознакомления с ним. С какими документами заявки можно ознакомиться любым лицам согласно п. 2 ст. 1385 Кодекса? При неизменности нормы в сравнении с ранее действовавшим Патентным законом Российской Федерации, вопрос кажется неуместным, тем не менее необходимо дать некоторые пояснения по существу вопроса.
На прошедшей в октябре 2007 г. научно-практической конференции «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в условиях проведения административной реформы и вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» обсуждалось предложение Роспатента о внесении в проект Административного регламента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам исполнения государственной функции по организации приема заявок на выдачу патента на изобретение, их регистрации, экспертизы и выдаче в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретения правила, по-новому регулирующего возможность ознакомления любых лиц с документами заявки после публикации сведений о выдаче патента.
Предложение Роспатента сформулировано в п. 26.3 проекта следующим образом:
«26.3. Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента.
После публикации сведений о выдаче патента Роспатент на основании статьи 1394 ГК РФ предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы.
При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе (авторах), если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора (авторов).
Копии выложенных материалов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты».
Первое, на что следует обратить внимание, — несоответствие терминологии в проекте Административного регламента терминологии п. 2 ст. 1394 части четвертой ГК РФ, согласно которому любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, а не с материалами заявки как это указано в проекте.
Как следует понимать такое разночтение: как ошибку или как умысел?
Нет сомнений, что Роспатент изменил терминологию умышленно, так как термин «документ» мешает корректно внести в Административный регламент предлагаемое новшество. Суть в том, что п. 2 ст. 1394 ГК РФ в этой части идентичен содержанию второго абзаца ст. 25 Патентного закона Российской Федерации, а такая формулировка допускает ознакомление любых лиц только с документами, а не материалами заявки.
Лица, не сталкивавшиеся с разработкой данной нормы для российского Патентного закона, не могут знать, что в то время такое ограничение доступа к полному досье заявки было заложено осознано. Страна только переходила от авторских свидетельств СССР к патентной охране изобретений и отсроченной экспертизе с выкладкой заявок. Тогда, не имея опыта, не рискнули раскрывать содержание заявок и заложили в закон доступ только к тому, что подано в первичных документах заявки. Соблюдалось равенство: что подано, то и опубликовано и доступно. Ничего другого. При этом исходили из того, что когда закон заработает, все огрехи вылезут и можно будет вносить изменения, соответствующие реалиям.
Внести изменения в часть четвертую ГК РФ не удалось, и не потому, что предложений не было, а потому, что ее разработчики близко никого не подпускали к своему детищу.
Казалось бы, какая разница, как назвать: документы или материалы. А разница большая, так как часть четвертая ГК РФ, равно как и Патентный закон Российской Федерации, под документами заявки (на примере с изобретениями) понимает только следующее:
— заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения;
— описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
— формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;
— чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
— реферат.
Документ об уплате пошлины не является документом заявки, хотя и прикладывается к ней.
На конференции разработчики регламента высказали мнение, что поскольку в части четвертой ГК РФ не раскрыто, что понимать под документами заявки, то под ними можно понимать любые материалы, попадающие в досье (дело) заявки, в том числе дополнительные материалы, представленные заявителем в процессе переписки, и документы экспертизы.
К сожалению, с такими утверждениями невозможно согласиться, так как в п. 2 ст. 16 Патентного закона и п. 3 ст. 1375 ГК РФ после перечня того, что должна содержать заявка, сказано: «Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, — дата поступления последнего из документов».
Поэтому под документами заявки нельзя понимать что-либо иное, кроме заявления, описания, формулы, чертежей (иных иллюстрирующих материалов, например рисунков или фотографий) и реферата. Как бы ни хотелось в их число включить дополнительные материалы, представляемые заявителем, и документы экспертизы, законного основания для этого нет, и довод о том, что законодательство не раскрывает, что следует понимать под документами заявки, не выдерживает критики.
На конференции многие патентные поверенные в своих выступлениях требовали предоставить доступ к полному досье заявки (назовем его так) и при этом клялись своей практикой и опытом, что и в ЕПВ, и в других ведомствах именно так и поступают, что, как оказалось, не соответствует действительности.
Процитируем положения Конвенции о выдаче европейских патентов. В пункте 4 ст. 128 «Ознакомление с материалами заявок» сказано: «После публикации заявки на европейский патент ее материалы и полученный по этой заявке европейский патент могут быть представлены для всеобщего ознакомления по соответствующему ходатайству с учетом ограничений, изложенных в Инструкции к Конвенции».
Откроем Инструкцию к Конвенции о выдаче европейских патентов:
«Правило 93. Материалы заявки, исключенные из сферы публичного ознакомления
В силу ст. 128 (4) материалами заявки, исключенными из сферы публичного ознакомления, являются:
а) материалы, относящиеся к увольнению или отводу членов палат жалоб или Большой палаты жалоб;
проекты решений и уведомлений, как и любые другие материалы, которые служат для подготовки решений и уведомлений и не передаются сторонам;
c) материалы относительно указания автора, если он отказался от права быть указанным в этом качестве в соответствии с правилом 18 (1);
d) любой другой документ, изъятый из сферы публичного ознакомления президентом Европейского патентного ведомства по той причине, что ознакомление с ним не отвечает целям информирования общественности о том, что касается заявки на европейский патент и европейского патента, выданного на основании заявки на европейский патент».
Читаем вышеизложенное, особенно п. «d», и становится за державу обидно. Неужели не видно, что в ЕПВ право на исключение сведений из досье заявки (патента) предусмотрено законом (Конвенцией о выдаче европейских патентов), и только потом в подзаконном акте (Инструкции к Конвенции) перечислены ситуации и условия исключения конкретных материалов заявки из сферы публичного ознакомления, основанные на этом праве из Конвенции.
А что было предложено Роспатентом в данной части?
В кулуарах конференции было образно сказано, что Роспатент предлагает «снять штаны» со всех досье заявок. А как иначе можно понять предписание в проекте административного регламента: «Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы».
Удивительно нежелание понять, что в цивилизованной Европе, примеру которой мы хотим следовать, не все, что поступает по заявке, доступно неопределенному кругу лиц. Смею уверить, что не только в ЕПВ так поступают, но и в других патентных ведомствах.
Что же делать? Закроем глаза на то, что российское законодательство открытым текстом пока не допускает к полному досье заявки любых лиц. Но будем об этом помнить, так как при возникновении коллизии патентообладатель в суде может «на рога поднять» Роспатент, если из досье заявки любым лицам будет передана информация, которую он предоставил только в адрес экспертизы и которая не затрагивала непосредственной сущности запатентованного изобретения.
Приведу простой пример. Изобретение касается способа лечения, и в процессе переписки экспертиза запросила достоверные данные, подтверждающие достижение технического результата при лечении. Заявитель в ответ на запрос представил не только разъяснения по примерам реализации, которые содержались в описании заявки, но и копии лечебных карт больных, проходивших лечение в клинике с указанием диагноза и персональных данных больного (вся эта информация есть в карте больного).
Кто из лиц, имеющих отношение к экспертизе, скажет что такого не бывало?
Заявителя можно за предоставление таких материалов клеймить как угодно, но предоставлять открытый доступ к такой информации нельзя хотя бы потому, что это нарушает закон «О персональных данных» и (или) закон «О коммерческой тайне». Поэтому, хотим мы или нет, но фильтровать досье заявки придется, если решено публиковать не только ее первичные документы.
В этой связи было бы уместным п. 26.3 Административного регламента изложить следующим образом:
«26.3. Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента
После публикации сведений о выдаче патента Роспатент на основании статьи 1394 ГК РФ предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы.
Если дополнительные материалы (их часть), представленные заявителем в процессе переписки, не относятся к технической сущности запатентованного изобретения и не являются необходимыми для доказательств его соответствия условиям патентоспособности, они могут не выкладываться для ознакомления любых лиц.
Исключение из выкладки заявки части информации должно быть обосновано заявителем непосредственно в дополнительных материалах. ­В иных случаях выкладка заявки осуществляется в полном объеме.
Руководитель Роспатента вправе принимать решение об изъятии иных сведений при выкладке заявки.
При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе (авторах), если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора (авторов).
Копии выложенных материалов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты».
Практика покажет, что будет принято и какие формулировки окажутся более действенными.
Ознакомление с решениями Палаты по патентным спорам. С си­туацией по поводу ознакомления с досье заявки перекликается вопрос правомерности публикации на открытом сайте Роспатента решений Палаты по патентным спорам, впервые рассмотренный Ю. А. Пыльневым в статье, опубликованной в журнале «Патентный поверенный»1. Автор совершенно правильно обратил внимание на то, что публикация заявок на полезные модели и промышленные образцы, равно как и публикация решений Палаты по патент­ным спорам, не предусмотрены Патентным законом Российской Федерации. Ничего в этом отношении не изменено и в части четвертой ГК РФ. Открытая публикация решений Палаты по патентным спорам вводит информацию из указанных решений в уровень техники, общедоступный для любых лиц. Если публикация решений Палаты по патентным спорам по заявкам на изобретения может быть объяснена предусмотренной публикацией сведений о поданной заявке на изобретение через 18 месяцев с даты ее подачи, то в отношении полезных моделей и промышленных образцов такие обоснования невозможны.
Публикация решений по промышленным образцам вряд ли может рассматриваться как информация, в которой раскрыт промышленный образец, так как в решениях Палаты по патентным спорам не приводятся изображения промышленного образца, а без последних такая информация в целях противопоставления по уровню техники бессмысленна, поскольку приводимый в решениях перечень существенных признаков без изображений промышленного образца не имеет самостоятельного правового значения и не может подменить собой внешний вид.
Иное дело, когда решение Палаты по патентным спорам касается полезной модели, формула которой, определяющая объем испрашиваемых исключительных прав, полностью приводится в решении. Во многих случаях публикация формулы полезной модели без чертежей уже позволяет установить сущность заявленной полезной модели. Таким образом, публикуя свои решения по полезным моделям, Палата по патентным спорам лишает заявителя его права исключить из уровня техники сведения о сущности его полезных моделей, когда вынесено решение об отказе в выдаче патента на полезную модель или подтверждено решение о признании заявки отозванной.
Роспатент в лице Палаты по патентным спорам не должен автоматически публиковать все свои решения, а в названных ситуациях необходимо получать согласие заявителя на публикацию решений по полезным моделям, что маловероятно. Кроме того, по тем же соображениям заседания коллегии Палаты по патентным спорам, на которых рассматриваются заявки на полезные модели и промышленные образцы, не должны проводиться в режиме «открытых дверей», т. е. свободного доступа неограниченного круга лиц в зал заседания коллегии.
Конечно, всегда любопытно читать и знакомиться со всеми решениями Палаты по патентным спорам, но нужно понимать и ответственность, а точнее — безответственность, которую взял на себя Роспатент, публикуя на своем сайте те сведения об отказных и отозванных заявках (как минимум — на полезные модели), которые не предусмотрены законом.
Публикация решений Палаты по патентным спорам делает ущербной норму по ст. 1380 ГК РФ, согласно которой заявитель вправе отозвать поданную заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем реестре, так как отзывая таким путем заявку, заявитель имел возможность исключить включение сведений о сущности соответствующего объекта в уровень техники, а публикация решения на открытом и общедоступном сайте сводит на нет такую возможность.
Обратим внимание на содержание п. 6 действующего и по сей день указа Президента Российской Федерации1, в соответствии с которым к сведениям конфиденциального характера отнесены «сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них».
Решения Палаты по патентным спорам не относятся к сведениям, представляющим собой официальную публикацию о заявках. Изменит ли свою практику Роспатент или ее исправит суд, покажет время.
Не предусмотрены функции по публикации решений и Уставом федерального государственного учреждения «Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам», утвержденным приказом Роспатента от 3 февраля 2005 г. № 21.

Сообщение отредактировал Джермук: 23 February 2014 - 00:34

[tarabarsky]

Мария Елисеева, так совпало, что сам на днях буду обращаться в ведомство с аналогичным запросом. Потом расскажу, что вышло. Правда, в моем случае заявка была подана уже после принятия Регламента...

[Мария Елисеева]

ВЮ - можно ли попросить ваш комментарий по сути дела в студию?

Да он (коммент к статье 1394) собственно там и дан. Могу его просто процитировать:

1. Досье заявки и возможности ознакомления с ним.
После публикации сведений о выдаче патента любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске.
С какими документами заявки можно ознакомиться любым лицам согласно п. 2 ст. 1385 Кодекса? При неизменности нормы в сравнении с ранее действовавшим Патентным законом РФ, вопрос кажется не уместным, тем не менее, необходимо дать некоторые пояснения по существу вопроса.
Роспатент исходит из посылки, что после публикации сведений о выдаче патента на основании статьи 1394 ГК РФ, он может предоставлять материалы заявки для ознакомления любых лиц путем выкладки собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы. При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе, если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора.
Процитируем положения Конвенции о выдаче европейских патентов по статья 128. «Ознакомление с материалами заявок».
Пункт (4). «После публикации заявки на европейский патент ее материалы и полученный по этой заявке европейский патент могут быть представлены для всеобщего ознакомления по соответствующему ходатайству с учетом ограничений, изложенных в Инструкции к Конвенции».
Откроем Инструкцию к Конвенции о выдаче европейских патентов:
«Правило 93. Материалы заявки, исключенные из сферы публичного ознакомления.
В силу ст. 128 (4) материалами заявки, исключенными из сферы публичного ознакомления, являются:
а) материалы, относящиеся к увольнению или отводу членов палат жалоб или Большой палаты жалоб;
b) проекты решений и уведомлений, как и любые другие материалы, которые служат для подготовки решений и уведомлений и не передаются сторонам;
c) материалы относительно указания автора, если он отказался от права быть указанным в этом качестве в соответствии с правилом 18 (1);
d) любой другой документ, изъятый из сферы публичного ознакомления президентом Европейского патентного ведомства по той причине, что ознакомление с ним не отвечает целям информации общественности о том, что касается заявки на европейский патент и европейского патента, выданного на основании заявки на европейский патент».
В ЕПВ право на исключение сведений из досье заявки (патента) предусмотрено законом (Конвенцией о выдаче европейских патентов), и только потом в подзаконном акте (Инструкции к Конвенции) перечислены ситуации и условия исключения конкретных материалов заявки из сферы публичного ознакомления, основанные на таком праве из Конвенции.
В цивилизованной Европе, примеру которой мы хотим следовать, не все, что поступает по заявке, доступно неопределенному кругу лиц. Смею уверить, что не только в ЕПВ так поступают, но и в других патентных ведомствах, в т.ч. в Евразийском патентном ведомстве, по правилам которого третьи лица могут ознакомиться только с «первичными» документами заявки, а со всеми остальными – только в порядке судебного рассмотрения спора, в котором фигурирует дело заявки.
Будем об этом помнить, так как при возникновении коллизии патентообладатель в суде может предъявить претензии Роспатенту, если из досье заявки любым лицам будет передана информация, которую он предоставил только в адрес экспертизы, и которая не затрагивала непосредственной сущности запатентованного изобретения и не могла повлиять на оценку патентоспособности.
Приведем простой пример.
Изобретение касается способа лечения, и в процессе переписки экспертиза запросила достоверные данные, подтверждающие достижение технического результата при лечении. Заявитель в ответ на запрос представил не только разъяснения по примерам реализации, которые содержались в описании заявки, но и копии лечебных карт больных, проходивших лечение в клинике с указанием диагноза и персональных данных больного (вся эта информация есть в карте больного).
Предоставлять открытый доступ к такой информации нельзя, хотя бы потому, что это нарушает «Закон о персональных данных» и/или «Закон о коммерческой тайне». Поэтому, хотим мы или нет, но «фильтровать» досье заявки придется, если решено публиковать не только ее первичные документы.
При дальнейшем обсуждении в 2008 г. проектов Административных регламентов Роспатент частично учел изложенные выше соображения относительно необходимости создания механизма, ограничивающего в разумных пределах доступ третьих лиц к документам (материалам) заявки, но принял и реализовал концепцию, в основу которой положен запрет на предоставление заявителем дополнительных материалов, содержащих информацию, к которой свободный доступ третьих лиц должен быть ограничен.
Роспатент формально возложил ответственность за содержание дополнительных материалов непосредственно на заявителя, что, конечно, разумно, но, тем не менее, такой шаг не снимает ответственности с Роспатента за ознакомление третьих лиц с документами заявки во всех случаях.
В принятом в 2009 г. Административном регламенте по изобретениям (п. 27.3.) включено правило следующего содержания:
«27.3. Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента.
После публикации сведений о выдаче патента Роспатент, на основании статьи 1394 Кодекса, предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы.
При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе(ах), если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора(ов).
К дополнительным материалам, представляющим собой информацию, полученную при проведении доклинических или клинических исследований, оформленным в виде отдельного документа, доступ при ознакомлении с материалами заявки не предоставляется.
Копии выложенных материалов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты».
Принятые Административные регламенты по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам содержат ограничения в содержании дополнительных материалов:
«Не допускается представление дополнительных материалов, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну или персональные данные. В случае указания заявителем на наличие в дополнительных материалах сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну или персональные данные, эти материалы возвращаются заявителю без рассмотрения».
Можно полагать, что принятый Административный регламент позволит избежать включения в досье заявки той информации, к которой доступ любых лиц должен быть ограничен. В подавляющем большинстве случаев так оно и будет происходить, т.к. заявитель, изучив и осознав требования регламента, должен их соблюдать. Однако нельзя исключить ситуацию, когда дополнительные материалы, ранее представленные заявителем, уже были учтены при проведении экспертизы и вынесении решения о выдаче патента, а квалификация некоторой части представленной в дополнительных материалах информации[1] как содержащей коммерческую тайну, осуществлена заявителем позже, после получения решения о выдаче патента. Каким образом можно изъять из досье такой заявки и вернуть заявителю дополнительные материалы или их соответствующую часть - понять невозможно. Дать доступ любым лицам к данным материалам также представляется не только некорректным, но и нарушающим законодательство о коммерческой тайне. Так что придется Роспатенту как государственному органу в таких редких ситуациях брать ответственность на себя и руководствоваться принципом – «не навреди»[2], предотвращая доступ к еще не разглашенной коммерческой тайне.
После вступления в силу Административных регламентов по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам в адрес Роспатента стали поступать обращения граждан и юридических лиц, содержащих просьбу о предоставлении документов заявки для ознакомления после публикации сведений о выдаче патента, и в этой связи Роспатент в 2009 г. Разместил на своем сайте «Информационное сообщение о предоставлении доступа к материалам заявки в рамках действующих административных регламентов по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам», суть которого приведена ниже.
«В соответствии с положениями административных регламентов доступ к материалам заявки, включая переписку, может быть предоставлен третьим лицам только в отношении заявки, по которой было принято решение о выдаче патента и состоялась публикация сведений о его выдаче. Упомянутые положения корреспондируются с предусмотренными административными регламентами требованиями об уведомлении заявителя о том, что предоставленная им информация может быть доступна для ознакомления третьих лиц.
В этой связи возможность доступа к материалам заявки, включая переписку, третьим лицам может быть предоставлена только по заявке, поданной в соответствии с положениями соответствующего административного регламента, т.е. после введения его в действие. Ознакомление с материалами заявки, поданной до введения в действие соответствующего административного регламента, допустимо только в объёме опубликованных сведений о заявке или выдаче патента, поскольку не выполнено упомянутое выше требование уведомления заявителя.
Материалы, касающиеся информационного поиска по заявке, могут быть предоставлены третьим лицам не ранее публикации сведений о заявке, в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), или сведений о выдаче патента, в соответствии со статьей 1394 Кодекса.
В отношении объёма сведений, предоставляемых заявителю, патентообладателю или его представителю из дела заявки, следует отметить, что законодательство в области правовой охраны объектов патентного права (в том числе действовавшее ранее), не содержит каких-либо ограничений в зависимости от состояния делопроизводства по заявке и её правового статуса.
Возможность доступа к указанным материалам заявки может быть предоставлена также и автору изобретения, которому первоначально принадлежит право на получение патента, в целях защиты его интересов как создателя соответствующего результата интеллектуальной деятельности.
При наличии спора дело заявки или его заверенная в установленном порядке копия могут быть предоставлены по запросу суда».
2. Взвешенность подхода ЕАПВ к ознакомлению с досье заявки. Обратим внимание на иной, взвешенный подход доступа к досье евразийской заявки. В соответствии с пунктом 6 Порядка доступа к материалам евразийских заявок, хранящимся в архиве Евразийского патентного ведомства, утвержденным приказом Евразийского патентного ведомства от 30 апреля 2009 г. № 17: «доступ третьих лиц допускается только к материалам опубликованных евразийских заявок, содержащимся в архиве, в объеме опубликованных сведений».
Объем опубликованных сведений евразийской заявки определен согласно правилу 45 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции и включает: титульный лист, на котором публикуются библиографические данные, реферат, текст описания изобретения, формулу изобретения, чертежи и иные материалы, отчет о патентном поиске. Текст описания изобретения, формулы изобретения, чертежи и иные материалы воспроизводятся по материалам евразийской заявки.
Таким образом, евразийская заявка публикуется в объеме материалов первоначальной заявки, и документы переписки заявителя с экспертизой к данным материалам не относятся, что исключает доступ к ним третьих лиц (за исключением случаев запроса судебных органов). При отсутствии у президента ЕАПВ прав, аналогичных правам президента ЕПВ на изъятие из сферы публичного ознакомления определенных сведений из досье заявки, такой подход[3] ЕАПВ следует признать основанным на действующих нормах евразийской Конвенции и более корректным в сравнении с тем, что предпринял Роспатент.



[1] Имеется ввиду информация, не влияющая на оценку патентоспособности заявленного изобретения, например, детально описан не заявленный оригинальный метод испытаний характеристик заявленного композиционного материала.

[2] Согласно Инструкции (правило 93) к Конвенции о выдаче европейских патентов, президент Европейского патентного ведомства наделен правом осуществлять изъятие из сферы публичного ознакомления тех документов заявки, ознакомление с которыми не отвечает целям информации общественности о том, что касается заявки на европейский патент и европейского патента, выданного на основании заявки на европейский патент.

[3] Очевидно, что специалисты ЕАПВ, подготавливая свои Правила в 2009 г., учли высказанные в 2008 г. критические замечания в отношении концепции, принятой Роспатентом.


А в более раннем издании того же коммента (2009 год) можно прочитать и про некие "исторические" события по этой части:

Досье заявки и возможности ознакомления с ним. С какими документами заявки можно ознакомиться любым лицам согласно п. 2 ст. 1385 Кодекса? При неизменности нормы в сравнении с ранее действовавшим Патентным законом Российской Федерации, вопрос кажется неуместным, тем не менее необходимо дать некоторые пояснения по существу вопроса.
На прошедшей в октябре 2007 г. научно-практической конференции «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в условиях проведения административной реформы и вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» обсуждалось предложение Роспатента о внесении в проект Административного регламента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам исполнения государственной функции по организации приема заявок на выдачу патента на изобретение, их регистрации, экспертизы и выдаче в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретения правила, по-новому регулирующего возможность ознакомления любых лиц с документами заявки после публикации сведений о выдаче патента.
Предложение Роспатента сформулировано в п. 26.3 проекта следующим образом:
«26.3. Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента.
После публикации сведений о выдаче патента Роспатент на основании статьи 1394 ГК РФ предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы.
При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе (авторах), если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора (авторов).
Копии выложенных материалов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты».
Первое, на что следует обратить внимание, — несоответствие терминологии в проекте Административного регламента терминологии п. 2 ст. 1394 части четвертой ГК РФ, согласно которому любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, а не с материалами заявки как это указано в проекте.
Как следует понимать такое разночтение: как ошибку или как умысел?
Нет сомнений, что Роспатент изменил терминологию умышленно, так как термин «документ» мешает корректно внести в Административный регламент предлагаемое новшество. Суть в том, что п. 2 ст. 1394 ГК РФ в этой части идентичен содержанию второго абзаца ст. 25 Патентного закона Российской Федерации, а такая формулировка допускает ознакомление любых лиц только с документами, а не материалами заявки.
Лица, не сталкивавшиеся с разработкой данной нормы для российского Патентного закона, не могут знать, что в то время такое ограничение доступа к полному досье заявки было заложено осознано. Страна только переходила от авторских свидетельств СССР к патентной охране изобретений и отсроченной экспертизе с выкладкой заявок. Тогда, не имея опыта, не рискнули раскрывать содержание заявок и заложили в закон доступ только к тому, что подано в первичных документах заявки. Соблюдалось равенство: что подано, то и опубликовано и доступно. Ничего другого. При этом исходили из того, что когда закон заработает, все огрехи вылезут и можно будет вносить изменения, соответствующие реалиям.
Внести изменения в часть четвертую ГК РФ не удалось, и не потому, что предложений не было, а потому, что ее разработчики близко никого не подпускали к своему детищу.
Казалось бы, какая разница, как назвать: документы или материалы. А разница большая, так как часть четвертая ГК РФ, равно как и Патентный закон Российской Федерации, под документами заявки (на примере с изобретениями) понимает только следующее:
— заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения;
— описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
— формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;
— чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
— реферат.
Документ об уплате пошлины не является документом заявки, хотя и прикладывается к ней.
На конференции разработчики регламента высказали мнение, что поскольку в части четвертой ГК РФ не раскрыто, что понимать под документами заявки, то под ними можно понимать любые материалы, попадающие в досье (дело) заявки, в том числе дополнительные материалы, представленные заявителем в процессе переписки, и документы экспертизы.
К сожалению, с такими утверждениями невозможно согласиться, так как в п. 2 ст. 16 Патентного закона и п. 3 ст. 1375 ГК РФ после перечня того, что должна содержать заявка, сказано: «Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, — дата поступления последнего из документов».
Поэтому под документами заявки нельзя понимать что-либо иное, кроме заявления, описания, формулы, чертежей (иных иллюстрирующих материалов, например рисунков или фотографий) и реферата. Как бы ни хотелось в их число включить дополнительные материалы, представляемые заявителем, и документы экспертизы, законного основания для этого нет, и довод о том, что законодательство не раскрывает, что следует понимать под документами заявки, не выдерживает критики.
На конференции многие патентные поверенные в своих выступлениях требовали предоставить доступ к полному досье заявки (назовем его так) и при этом клялись своей практикой и опытом, что и в ЕПВ, и в других ведомствах именно так и поступают, что, как оказалось, не соответствует действительности.
Процитируем положения Конвенции о выдаче европейских патентов. В пункте 4 ст. 128 «Ознакомление с материалами заявок» сказано: «После публикации заявки на европейский патент ее материалы и полученный по этой заявке европейский патент могут быть представлены для всеобщего ознакомления по соответствующему ходатайству с учетом ограничений, изложенных в Инструкции к Конвенции».
Откроем Инструкцию к Конвенции о выдаче европейских патентов:
«Правило 93. Материалы заявки, исключенные из сферы публичного ознакомления
В силу ст. 128 (4) материалами заявки, исключенными из сферы публичного ознакомления, являются:
а) материалы, относящиеся к увольнению или отводу членов палат жалоб или Большой палаты жалоб;
проекты решений и уведомлений, как и любые другие материалы, которые служат для подготовки решений и уведомлений и не передаются сторонам;
c) материалы относительно указания автора, если он отказался от права быть указанным в этом качестве в соответствии с правилом 18 (1);
d) любой другой документ, изъятый из сферы публичного ознакомления президентом Европейского патентного ведомства по той причине, что ознакомление с ним не отвечает целям информирования общественности о том, что касается заявки на европейский патент и европейского патента, выданного на основании заявки на европейский патент».
Читаем вышеизложенное, особенно п. «d», и становится за державу обидно. Неужели не видно, что в ЕПВ право на исключение сведений из досье заявки (патента) предусмотрено законом (Конвенцией о выдаче европейских патентов), и только потом в подзаконном акте (Инструкции к Конвенции) перечислены ситуации и условия исключения конкретных материалов заявки из сферы публичного ознакомления, основанные на этом праве из Конвенции.
А что было предложено Роспатентом в данной части?
В кулуарах конференции было образно сказано, что Роспатент предлагает «снять штаны» со всех досье заявок. А как иначе можно понять предписание в проекте административного регламента: «Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы».
Удивительно нежелание понять, что в цивилизованной Европе, примеру которой мы хотим следовать, не все, что поступает по заявке, доступно неопределенному кругу лиц. Смею уверить, что не только в ЕПВ так поступают, но и в других патентных ведомствах.
Что же делать? Закроем глаза на то, что российское законодательство открытым текстом пока не допускает к полному досье заявки любых лиц. Но будем об этом помнить, так как при возникновении коллизии патентообладатель в суде может «на рога поднять» Роспатент, если из досье заявки любым лицам будет передана информация, которую он предоставил только в адрес экспертизы и которая не затрагивала непосредственной сущности запатентованного изобретения.
Приведу простой пример. Изобретение касается способа лечения, и в процессе переписки экспертиза запросила достоверные данные, подтверждающие достижение технического результата при лечении. Заявитель в ответ на запрос представил не только разъяснения по примерам реализации, которые содержались в описании заявки, но и копии лечебных карт больных, проходивших лечение в клинике с указанием диагноза и персональных данных больного (вся эта информация есть в карте больного).
Кто из лиц, имеющих отношение к экспертизе, скажет что такого не бывало?
Заявителя можно за предоставление таких материалов клеймить как угодно, но предоставлять открытый доступ к такой информации нельзя хотя бы потому, что это нарушает закон «О персональных данных» и (или) закон «О коммерческой тайне». Поэтому, хотим мы или нет, но фильтровать досье заявки придется, если решено публиковать не только ее первичные документы.
В этой связи было бы уместным п. 26.3 Административного регламента изложить следующим образом:
«26.3. Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента
После публикации сведений о выдаче патента Роспатент на основании статьи 1394 ГК РФ предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы.
Если дополнительные материалы (их часть), представленные заявителем в процессе переписки, не относятся к технической сущности запатентованного изобретения и не являются необходимыми для доказательств его соответствия условиям патентоспособности, они могут не выкладываться для ознакомления любых лиц.
Исключение из выкладки заявки части информации должно быть обосновано заявителем непосредственно в дополнительных материалах. ­В иных случаях выкладка заявки осуществляется в полном объеме.
Руководитель Роспатента вправе принимать решение об изъятии иных сведений при выкладке заявки.
При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе (авторах), если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора (авторов).
Копии выложенных материалов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты».
Практика покажет, что будет принято и какие формулировки окажутся более действенными.
Ознакомление с решениями Палаты по патентным спорам. С си­туацией по поводу ознакомления с досье заявки перекликается вопрос правомерности публикации на открытом сайте Роспатента решений Палаты по патентным спорам, впервые рассмотренный Ю. А. Пыльневым в статье, опубликованной в журнале «Патентный поверенный»1. Автор совершенно правильно обратил внимание на то, что публикация заявок на полезные модели и промышленные образцы, равно как и публикация решений Палаты по патент­ным спорам, не предусмотрены Патентным законом Российской Федерации. Ничего в этом отношении не изменено и в части четвертой ГК РФ. Открытая публикация решений Палаты по патентным спорам вводит информацию из указанных решений в уровень техники, общедоступный для любых лиц. Если публикация решений Палаты по патентным спорам по заявкам на изобретения может быть объяснена предусмотренной публикацией сведений о поданной заявке на изобретение через 18 месяцев с даты ее подачи, то в отношении полезных моделей и промышленных образцов такие обоснования невозможны.
Публикация решений по промышленным образцам вряд ли может рассматриваться как информация, в которой раскрыт промышленный образец, так как в решениях Палаты по патентным спорам не приводятся изображения промышленного образца, а без последних такая информация в целях противопоставления по уровню техники бессмысленна, поскольку приводимый в решениях перечень существенных признаков без изображений промышленного образца не имеет самостоятельного правового значения и не может подменить собой внешний вид.
Иное дело, когда решение Палаты по патентным спорам касается полезной модели, формула которой, определяющая объем испрашиваемых исключительных прав, полностью приводится в решении. Во многих случаях публикация формулы полезной модели без чертежей уже позволяет установить сущность заявленной полезной модели. Таким образом, публикуя свои решения по полезным моделям, Палата по патентным спорам лишает заявителя его права исключить из уровня техники сведения о сущности его полезных моделей, когда вынесено решение об отказе в выдаче патента на полезную модель или подтверждено решение о признании заявки отозванной.
Роспатент в лице Палаты по патентным спорам не должен автоматически публиковать все свои решения, а в названных ситуациях необходимо получать согласие заявителя на публикацию решений по полезным моделям, что маловероятно. Кроме того, по тем же соображениям заседания коллегии Палаты по патентным спорам, на которых рассматриваются заявки на полезные модели и промышленные образцы, не должны проводиться в режиме «открытых дверей», т. е. свободного доступа неограниченного круга лиц в зал заседания коллегии.
Конечно, всегда любопытно читать и знакомиться со всеми решениями Палаты по патентным спорам, но нужно понимать и ответственность, а точнее — безответственность, которую взял на себя Роспатент, публикуя на своем сайте те сведения об отказных и отозванных заявках (как минимум — на полезные модели), которые не предусмотрены законом.
Публикация решений Палаты по патентным спорам делает ущербной норму по ст. 1380 ГК РФ, согласно которой заявитель вправе отозвать поданную заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем реестре, так как отзывая таким путем заявку, заявитель имел возможность исключить включение сведений о сущности соответствующего объекта в уровень техники, а публикация решения на открытом и общедоступном сайте сводит на нет такую возможность.
Обратим внимание на содержание п. 6 действующего и по сей день указа Президента Российской Федерации1, в соответствии с которым к сведениям конфиденциального характера отнесены «сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них».
Решения Палаты по патентным спорам не относятся к сведениям, представляющим собой официальную публикацию о заявках. Изменит ли свою практику Роспатент или ее исправит суд, покажет время.
Не предусмотрены функции по публикации решений и Уставом федерального государственного учреждения «Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам», утвержденным приказом Роспатента от 3 февраля 2005 г. № 21.

ВЮ - не осилила, честно...А можно телеграфно-конспективно, основные тезисы Вашего писания? Извините за занудство, правда, занята очень...

[Джермук]

ВЮ - не осилила, честно...А можно телеграфно-конспективно, основные тезисы Вашего писания? Извините за занудство, правда, занята очень...

С Праздником 8 Марта

Если очень очень коротко, то с документами переписки с экспертизой по заявкам, поданным в Роспатент до принятия соответствующего Админрегламента Роспатента, Вас не ознакомят.
А если все таки любопытно, почему именно так, то, увы, надо осилить мое писание.

[Мария Елисеева]

ВЮ - не осилила, честно...А можно телеграфно-конспективно, основные тезисы Вашего писания? Извините за занудство, правда, занята очень...

С Праздником 8 Марта

Если очень очень коротко, то с документами переписки с экспертизой по заявкам, поданным в Роспатент до принятия соответствующего Админрегламента Роспатента, Вас не ознакомят.
А если все таки любопытно, почему именно так, то, увы, надо осилить мое писание.

Да, интересно именно почему. Это я и просила телеграфно-конспективно, на полный опус, как говорят спортсмены, "прухи не хватает".

Сообщение отредактировал Мария Елисеева: 10 March 2014 - 08:20

[Джермук]

Да, интересно именно почему. Это я и просила телеграфно-конспективно, на полный опус, как говорят спортсмены, "прухи не хватает".

Потому что только с принятием Административного регламента в правилах появилось выделенное полужирным текстом:
Правило 27.3.Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента.

"После публикации сведений о выдаче патента Роспатент, на основании статьи 1394 Кодекса, предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы."

"К дополнительным материалам, представляющим собой информацию, полученную при проведении доклинических или клинических исследований, оформленным в виде отдельного документа, доступ при ознакомлении с материалами заявки не предоставляется."

Соответственно, если дата подачи заявки более ранняя, чем дата вступления в силу Админрегламента, то на такие "старые" заявки эти правила не распространяются, а в старых правилах не предусматривалось ознакомление третьих лиц с именно этими материалами вне судебных процедур.

Сообщение отредактировал Джермук: 10 March 2014 - 12:18

[Despaviladera]

Добрый день, уважаемые форумчане!

Пока не имею возможности создавать новую тему, поэтому пишу здесь. 

Моя проблема такова. По нашей заявке на товарный знак эксперт вынес решение об отказе в регистрации. По почте он идет уже почти два месяца. Надежда на то, что он до нас-таки дойдет, тает с каждым днем. Позвонила в Роспатент, в отделе отправки корреспонденции сказали - пишите письмо с просьбой о повторной отправке. Вчера отправили, в т. ч. факсом. Но боимся, что решение может и второй раз не дойти. В связи с чем возникла мысль ознакомиться с решением лично в Роспатенте (через представителя, который у нас есть в Москве) согласно п. 7 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака:

 

"После подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктом 7 статьи 8 Закона любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, содержащимися в ней на дату ее подачи.

Заявитель (его патентный поверенный) может знакомиться с поданной им заявкой и документами, относящимися к ней, как непосредственно в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копии заявки, относящихся к ней документов или их частей."

 

Разговор с экспертом (II категории) по поводу такой возможности закончился тем, что она меня отправила читать ГК и Комментарии к нему, по сути ничего не сказала (с куратором соединить отказалась). В консультационном пункте посоветывали обратиться к заведующей отдела, сказав, что такое в практике бывает очень редко, когда эксперт "вступает в непосредственный контакт" с заявителем. 

Перед тем, как звонить заведующей, хотела бы спросить у вас, уважаемые форумчане, был ли у кого-то такой опыт ознакомления с материалами? Как вы добились такой возможности и какова сама процедура ознакомления?

Заранее большое спасибо!

Сообщение отредактировал Despaviladera: 23 July 2014 - 09:19

[Рейчел]

а я допишу в тему - возвращаясь к доступу третьих лиц.

 

Мария, удалось что-либо получить из ФИПСА?

 

а мы вот недавно требовали материалы по ЕА патенту.

Нам было отказано, полностью.

Ответ был дан такой: ведомство выдает копии дела только по решению суда.

 

т.е. запросы и ответы на запросы посмотреть нельзя, только заявку и уже выданный патент, которые выложены на сайте.

 

хотя в ЕАПК есть статья об ознакомлении третьих лиц.

и если делать запрос на свои заявки, то они высылают все (заявку, запросы, ответы и тд).

 

я не стала настаивать, но вот оооочень интересно...

[Джермук]

а мы вот недавно требовали материалы по ЕА патенту. Нам было отказано, полностью. Ответ был дан такой: ведомство выдает копии дела только по решению суда.

Так у них прописано в правилах

т.е. запросы и ответы на запросы посмотреть нельзя, только заявку и уже выданный патент, которые выложены на сайте.

Это следует из их правил

хотя в ЕАПК есть статья об ознакомлении третьих лиц. и если делать запрос на свои заявки, то они высылают все (заявку, запросы, ответы и тд).

СВОИ заявки это не ЧУЖИЕ заявки

[Cyclops]

Получается аналогично материалам делопроизводств по другим объектам, смотреть можно свое, а чужое только по запросу суда.

В принципе всегда так было, разве нет   Ведь в материалах конфиденциальщина может быть...

[Рейчел]

Получается аналогично материалам делопроизводств по другим объектам, смотреть можно свое, а чужое только по запросу суда.

В принципе всегда так было, разве нет   Ведь в материалах конфиденциальщина может быть...

все правильно.

 

только в правилах, особенно ЕАПК, оговорок насчет своих-чужих и суда нет.

[Джермук]

только в правилах, особенно ЕАПК, оговорок насчет своих-чужих и суда нет.

Посмотрите:

http://www.eapo.org/...d_dost_arh.html

ПОРЯДОК ДОСТУПА К МАТЕРИАЛАМ ЕВРАЗИЙСКИХ ЗАЯВОК, ХРАНЯЩИМСЯ В АРХИВЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТНОГО ВЕДОМСТВА

 

УТВЕРЖДЕН
приказом Евразийского патентного ведомства
от 30 апреля 2009 г. № 17

Сообщение отредактировал Джермук: 23 July 2014 - 17:47

[Мария Елисеева]

а я допишу в тему - возвращаясь к доступу третьих лиц.

 

Мария, удалось что-либо получить из ФИПСА?

 

а мы вот недавно требовали материалы по ЕА патенту.

Нам было отказано, полностью.

Ответ был дан такой: ведомство выдает копии дела только по решению суда.

 

т.е. запросы и ответы на запросы посмотреть нельзя, только заявку и уже выданный патент, которые выложены на сайте.

 

хотя в ЕАПК есть статья об ознакомлении третьих лиц.

и если делать запрос на свои заявки, то они высылают все (заявку, запросы, ответы и тд).

 

я не стала настаивать, но вот оооочень интересно...

Нет, мы просто не стали "дожимать". Я давно работаю в патентной области, уже лет 18 по совокупности, но удивляться каким-то совершенно пещерным аспектам практики, типа невыдачи копии делопроизводства ВЫДАННОГО патента, я не перестаю. К сожалению, совершенно невозможно объяснить клиенту, почему нельзя получить копию всего файла, мне просто никто не верит. Про ЕАПВ вообще нет слов. Аргументы про конфиденциальность вообще не выдерживают никакой критики, у меня просто нет сейчас времени про это расписывать...

Сообщение отредактировал Мария Елисеева: 23 July 2014 - 23:40

[tarabarsky]

Обратил внимание на то, что чуть выше обещал поделиться собственным опытом. И так, делюсь. С тех пор обращались в Роспатент за копией материалов чужих заявок трижды. Дважды просьбы были полностью удовлетворены, мы получили всю переписку между заявителем и ведомством, по крайней мере, я не заметил пробелов. В одном случае это было изобретение, в другом - промышленный образец. А вот по третей заявке получили отказ со ссылкой, как раз, на осуждавшуюся здесь особенность "дорегламентных" заявок.

Despaviladera, попробуйте по другому сделать: оформите себе "Личный кабинет", дождитесь, когда туда подключат вашу заявку, а потом запросите копию решения об отказе. Вам ее сразу загрузят в кабинет.

 

http://www1.fips.ru/..._zayav/pers_kab

 

Правда, первоначальное создание кабинета тоже займет пару недель.

[Despaviladera]

Обратил внимание на то, что чуть выше обещал поделиться собственным опытом. И так, делюсь. С тех пор обращались в Роспатент за копией материалов чужих заявок трижды. Дважды просьбы были полностью удовлетворены, мы получили всю переписку между заявителем и ведомством, по крайней мере, я не заметил пробелов. В одном случае это было изобретение, в другом - промышленный образец. А вот по третей заявке получили отказ со ссылкой, как раз, на осуждавшуюся здесь особенность "дорегламентных" заявок.

Despaviladera, попробуйте по другому сделать: оформите себе "Личный кабинет", дождитесь, когда туда подключат вашу заявку, а потом запросите копию решения об отказе. Вам ее сразу загрузят в кабинет.

 

http://www1.fips.ru/..._zayav/pers_kab

 

Правда, первоначальное создание кабинета тоже займет пару недель.

 

Спасибо за совет. Однако возможно ли "подключить" заявку к Личному кабинету, если делопроизводство по ней в общем-то завершилось? И насколько я помню (могу ошибаться), даже если бы делопроизводство еще шло, то после "подключения" заявки  к ЛК туда начали бы размещаться только последующие после подключения документы.

[Джермук]

Нет, мы просто не стали "дожимать". Я давно работаю в патентной области, уже лет 18 по совокупности, но удивляться каким-то совершенно пещерным аспектам практики, типа невыдачи копии делопроизводства ВЫДАННОГО патента, я не перестаю. К сожалению, совершенно невозможно объяснить клиенту, почему нельзя получить копию всего файла, мне просто никто не верит. Про ЕАПВ вообще нет слов. Аргументы про конфиденциальность вообще не выдерживают никакой критики, у меня просто нет сейчас времени про это расписывать...

Про Россию и ЕАПВ мы уже все перемыли, а как Вы смотрите на следующее:

Процитируем положения Конвенции о выдаче европейских патентов по статья 128. «Ознакомление с материалами заявок».

Пункт (4). «После публикации заявки на европейский патент ее материалы и полученный по этой заявке европейский патент могут быть представлены для всеобщего ознакомления по соответствующему ходатайству с учетом ограничений, изложенных в Инструкции к Конвенции».

Откроем Инструкцию к Конвенции о выдаче европейских патентов:

«Правило 93. Материалы заявки, исключенные из сферы публичного ознакомления.

В силу ст. 128 (4) материалами заявки, исключенными из сферы публичного ознакомления, являются:

а) материалы, относящиеся к увольнению или отводу членов палат жалоб или Большой палаты жалоб;

b) проекты решений и уведомлений, как и любые другие материалы, которые служат для подготовки решений и уведомлений и не передаются сторонам;

c) материалы относительно указания автора, если он отказался от права быть указанным в этом качестве в соответствии с правилом 18 (1);

d) любой другой документ, изъятый из сферы публичного ознакомления президентом Европейского патентного ведомства по той причине, что ознакомление с ним не отвечает целям информации общественности о том, что касается заявки на европейский патент и европейского патента, выданного на основании заявки на европейский патент».

[Рейчел]

ну, у нас как обычно:

можно, но нельзя...

Обратил внимание на то, что чуть выше обещал поделиться собственным опытом. И так, делюсь. С тех пор обращались в Роспатент за копией материалов чужих заявок трижды. Дважды просьбы были полностью удовлетворены, мы получили всю переписку между заявителем и ведомством, по крайней мере, я не заметил пробелов. В одном случае это было изобретение, в другом - промышленный образец.

прошу прощения за уточнение, но вы хотите сказать, что если сейчас запросить копии материалов на патенты, заявки на которые были поданы при уже введенном Регламенте, то Роспатент все выдаст, правильно?

 

надо будет попробовать...

[Рейчел]

надо будет попробовать...

подскажите, пожалуйста, размер пошлины за сие удовольствие.