Сообщений в теме: 25

[tarabarsky]

Коллеги, как вы думаете, почему в подпункте 3 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ (признание патента недействительным по причине отсутствия признаков формулы в описании) на соответствие описанию подлежит проверке решение о выдаче, а не сам патент или публикация в реестре?

Что-то не понятна мне логика законодателя. Ведь публикуется не та формула, которая была в решении о выдаче, а та формула, которая есть в выданном патенте. И патент действует с опубликованной формулой, а не с "выдачной". Почему же для оспаривания патента по этому основанию нужно сверяться именно с решением о выдаче?

Сообщение отредактировал tarabarsky: 07 June 2016 - 22:41

[Джермук]

Почему же для оспаривания патента по этому основанию нужно сверяться именно с решением о выдаче?

 

Потому что в части достоверности, оно первично, а при переносе инфы в текст патента могут быть ошибки, которые и будут исправлены считывая текст из решения. Таких ситуаций раньше было много. Теперь, конечно, с использованием ЭВМ, таких ошибок значительно меньше и вероятность их появления минимизирована, но не исключена.

[tsil]

Потому что в части достоверности, оно первично, а при переносе инфы в текст патента могут быть ошибки, которые и будут исправлены считывая текст из решения

 

А почему тогда в ст. 1358 речь идет о содержащейся в патенте формуле?

[tarabarsky]

Получается: если в патенте формула с "левым" признаком, а в решении о выдаче все в порядке, такой патент по данному основанию не оспорить?

И, соответственно, наоборот: если формула в патенте в порядке, а в решении о выдаче - левый признак, то такой патент можно признать недействительным, не смотря на то как изложена формула в патенте/реестре/публикации?

Честно говоря, я надеялся, что Джермук знает какие-то тайные причины такой формулировки в законе Достоверность формулы в решении о выдаче - сомнительный фактор для выбора такой формулировки.

У меня другое предположение: не устанавливает ли означает ли пп.3 п.1 ст.1398 правило о том, что патент с левым признаком можно оспорить вне зависимости от дальнейшей судьбы этого признака, т.е. патент с таким дефектом нельзя исправить путем внесения изменений, его можно только аннулировать и выдать новый патент с исправленной формулой?

[Никитин]

Я бы не стал всерьез обсуждать очередной косяк законодательства, только лишний раз подтверждающий, что законы о патентах у нас пишут люди весьма от них далекие. Хотели подчеркнуть, что формула должна быть самой последней, "формула патента" как-то не звучало, поскольку правильнее "формула изобретения", а до "формулы, содержащейся в патенте" додуматься было, видно, уже не судьба

[tsil]

У меня другое предположение: не устанавливает ли означает ли пп.3 п.1 ст.1398 правило о том, что патент с левым признаком можно оспорить вне зависимости от дальнейшей судьбы этого признака, т.е. патент с таким дефектом нельзя исправить путем внесения изменений, его можно только аннулировать и выдать новый патент с исправленной формулой?

 

П. 1 ст. 1398 не предусматривает никаких исправлений. Во всех случаях, оговоренных в п. 1 ст. 1398, патент признается недействительным.

С другой стороны, если в решении о выдаче приведена правильная формула, а в патенте появился левый признак (например, был интервал "10-12", а в патенте появилось "1-12"), то по сути возражение должно быть не против выдачи патента (он правильный), а против решения о выдаче патента. Но последнее может подать только заявитель. А он не будет подавать такого возражения. Он подаст ходатайство об исправлении технической ошибки, допущенной не по его вине.

 

 

И, соответственно, наоборот: если формула в патенте в порядке, а в решении о выдаче - левый признак, то такой патент можно признать недействительным, не смотря на то как изложена формула в патенте/реестре/публикации?

 

Вряд ли подобные патенты встречаются. Вероятность того, что при публикации допущена такая ошибка (а это безусловно ошибка - несоответствие формулы в решении о выдаче формуле в патенте), которая в точности исправляет ошибку экспертизы - ничтожна.

 

Так что, кмк, это очередной косяк тех, кто составлял текст ГК.

Либо имеется какая-то совершенно секретная причина, о неразглашении которой Джермук дал подписку

Сообщение отредактировал tsil: 08 June 2016 - 15:28

[tarabarsky]

Никитин, ну, это, как бы, закон. Приходится обсуждать то, что в нем написано, со всей серьезностью

 

И, кстати, обсуждаемая формулировка попала в ГК из Патентного закона, где она существовала, как минимум, с 2003 года (более ранней версии закона нет под рукой). "Косяки" в законах так долго не живут. Значит это не совсем "косяк", а глубокая мысль законодателя.

[Никитин]

Никитин, ну, это, как бы, закон. Приходится обсуждать то, что в нем написано, со всей серьезностью

По закону должна быть использована формула из решения о выдаче, а не из патента. Что здесь еще обсуждать?

Значит это не совсем "косяк", а глубокая мысль законодателя.

Формула из решения о выдаче - это вообще ничто! Это, по сути, некий проект формулы, который отправляется заявителю на окончательное согласование, чтобы он мог исправить технические и очевидные ошибки. А если экспертиза по ошибке внесет в формулу в решении левый признак, который заявитель потом резонно попросит исправить, так что в патенте его в итоге опять не окажется, то что, патент все равно можно будет угробить? В этом заключается "глубокая мысль"?  

Сообщение отредактировал Никитин: 08 June 2016 - 15:38

[tarabarsky]

П. 1 ст. 1398 не предусматривает никаких исправлений. Во всех случаях, оговоренных в п. 1 ст. 1398, патент признается недействительным.

 

Я имел ввиду обязанность Роспатента предложить патентообладателю внести изменения в формулу в случае оспаривания патента, если такое изменение позволяет признать патент недействительным частично, а не полностью. Я сейчас изучаю практику ППС, и нашел, как минимум, два решения, из которых следует, что Роспатент считает принципиально возможным спасать такие патенты на стадии оспаривания путем внесения изменений в формулу (см. http://www.fips.ru/c...-2011.03.12.htm и http://www.fips.ru/c...-2008.06.24.htm - в обоих случаях в изменении формулы было отказано не потому, что это в принципе нельзя делать, а по другим причинам, связанным с конкретными обстоятельствами дела).

[tsil]

Я имел ввиду обязанность Роспатента предложить патентообладателю внести изменения в формулу в случае оспаривания патента, если такое изменение позволяет признать патент недействительным частично, а не полностью.

 

Понятно.

 

 

Роспатент считает принципиально возможным спасать такие патенты на стадии оспаривания путем внесения изменений в формулу (см. http://www.fips.ru/c...-2011.03.12.htm и http://www.fips.ru/c...-2008.06.24.htm

Спасибо за ссылки.

Заметили, что в тексте заключений ППС все время повторяется

 "формула изобретения по оспариваемому патенту",

а не формула, приведенная в решении о выдаче?

[tarabarsky]

tsil, в дополнение к вышеприведенной практике: http://kad.arbitr.ru...95-9ee2386bbe3f - в этом деле ППС предложила патентообладателю изменить формулу при оспаривании патента по отсутствию в описании признака из формулы. Меня эта практика наталкивает на мысль, что такие ошибки в формуле можно исправить только через частичное аннулирование патента, и нельзя - путем исправления "технической ошибки" в публикации патента.

Заметили, что в тексте заключений ППС все время повторяется "формула изобретения по оспариваемому патенту", а не формула, приведенная в решении о выдаче?

 

Заметил) Похоже на страусиную позицию: не будем полностью цитировать норму, никто ничего и не заметит)

[tsil]

Похоже на страусиную позицию

Ага. Вместо того, чтобы исправить в очередной редакции ГК.

 

За ссылку спасибо. Интересно.

Сообщение отредактировал tsil: 08 June 2016 - 17:46

[Никитин]

Ага. Вместо того, чтобы исправить в очередной редакции ГК.

Что вы, как можно! Это же

не совсем "косяк", а глубокая мысль законодателя

[Джермук]

Формула из решения о выдаче - это вообще ничто! Это, по сути, некий проект формулы, который отправляется заявителю на окончательное согласование, чтобы он мог исправить технические и очевидные ошибки.

Какая ересь, ну просто емое. И это пишет   "московский потомственный патентовед")))

Комментировать не имеет смысла. С таким "проектами" закончили давным давно после того, как в законе прописали о том, что патент выдается с формулой заявителя, а не с формулой эксперта.

Заметили, что в тексте заключений ППС все время повторяется "формула изобретения по оспариваемому патенту", а не формула, приведенная в решении о выдаче?

Заметил) Похоже на страусиную позицию: не будем полностью цитировать норму, никто ничего и не заметит)

 

А Вы заметили, что по закону патент может быть признан недействительным, а не формула.

При оспаривании возражение действительно касается формулы по патенту, и возражающая сторона может и не видеть текста решения и приведенной в решении формулы, но патент признается недействительным не лицом, подавшим возражение, а Роспатентом, и это ему дано право рассматривать при поступлении возражения формулу именно из решения, а не из описания патента. Если Роспатент установит, что эти редакции формул идентичны, то и говорить никто ничего не будет, а если вдруг будет установлено, в том числе патентообладателем, что редакции формул не совпадают по сути (не орфографические или технические ошибки), то и рассмотрение будет иным, о чем будут информированы стороны, а далее возможны разные варианты, в том числе может быть подано ходатайство о внесении исправлений, если от этого зависит оценка патентоспособности, или иные шаги.

Нет никаких ошибок в этой части в норме закона, и не имеет смысла искать очередного черного кота....)

[tsil]

При оспаривании возражение действительно касается формулы по патенту, и возражающая сторона может и не видеть текста решения и приведенной в решении формулы

 

Не видя решения о выдаче, оспаривать по п.п. 3 п. 1 ст. 1398? Так и писать в возражении: мы, мол, сами не местные, решения о выдаче не видели, но утверждаем, что в содержащейся в нем формуле имеются  признаки, не раскрытые на дату подачи заявки, а если не верите, то докажите обратное?

 

Я все-таки ничуть не сомневаюсь в том, что при оспаривании по п.п. 3 п. 1 ст. 1398, раз уж он так изложен, надо ссылаться на формулу в решении о выдаче, ознакомиться с которым следует  до подачи возражения.

 

Но зачем понадобилась эта чехарда в ПЗ, а потом и в ГК с формулами в патенте и в решении, понять так и не могу.

 

А вообще-то это форменное безобразие. Ведь патентообладатели наезжают, размахивая патентом, а не решением о выдаче. Плохо ли, если в патенте допущена удачная ошибка: вместо указанного в решении о выдаче интервала 10-12, который и обеспечил новизну, в патенте указали интервал 1-12, который позволил наехать на тех, кто использует 8? Что будет в суде, где рассматривают нарушение этого патента? Сомневаюсь, что суд будет корректировать объем притязаний на основании материалов заявки.

Сообщение отредактировал tsil: 09 June 2016 - 02:25

[Никитин]

И это пишет   "московский потомственный патентовед")))

ПатентовОд, в этом-то все и дело 

С таким "проектами" закончили давным давно после того, как в законе прописали о том, что патент выдается с формулой заявителя, а не с формулой эксперта.

И это пишет "крепкий семьянин"   Я и не говорил, что это формула эксперта. Но эксперт может внести свои исправления в формулу и направить ее заявителю в решении о выдаче. Формулой эксперта от этого она не становится. И если заявителя все устраивает, значит, такая формула в патенте и будет - и это будет формула, конечно, заявителя, самого что ни на есть настоящего!   

[tarabarsky]

Соглашусь с tsil: оспаривать патент по данному основанию, не ознакомившись предварительно с материалами заявки - несколько странно. И дело не только в том, что закон предлагает изучать решете о выдаче. Даже если патент и решение идентичны в части формулы, нужно знать содержание первоначального описания, которое может отличаться от опубликованного (чаще всего - дополнительными примерами). Поэтому, "хошь, не хошь", а знакомиться с заявкой надо.

В скором времени, если клиент даст добро, смогу рассказать кто сильнее: кит (решение о выдаче) или слон (публикация сведений о патенте).

[tsil]

Но эксперт может внести свои исправления в формулу и направить ее заявителю в решении о выдаче.

 

Нет, не может. Побоится исправить даже очевидные ошибки. Напишет запрос или свяжется по телефону и попросит приехать, чтобы оформить соответствующий протокол э/с, если заявитель близко от Москвы ..., но не рискнет сам внести исправления. Не имеет такого права.

[Никитин]

 

Но эксперт может внести свои исправления в формулу и направить ее заявителю в решении о выдаче.

 

Нет, не может. Побоится исправить даже очевидные ошибки. Напишет запрос или свяжется по телефону и попросит приехать, чтобы оформить соответствующий протокол э/с, если заявитель близко от Москвы ..., но не рискнет сам внести исправления. Не имеет такого права.

 

Не боятся, представьте себе. Передо мной лежит, например, решение, где в формуле вместо АВИ написано АБИ, что неверно; а про запятые, которые тоже могут иметь принципиальное значение, и говорить нечего. И никто не разберется, недосмотр ли это эксперта или его сознательное исправление, как технической ошибки. Но тебе надо все проверить и, если все устраивает, подтвердить.

(3) При подготовке решения о выдаче патента из текста описания исключаются указанные в подпункте (2) настоящего пункта недопустимые элементы, если это не сделано заявителем в соответствии с подпунктом (2) настоящего пункта. В том случае, когда предложенная заявителем формула изобретения содержит ошибки в орфографии, пунктуации и т.п., в формулу вносятся соответствующие исправления.

Не будет никто запрос писать, да и не пишет по факту. Формула в решении - это предложение, не более того, и никакой юридической силы она не может иметь по определению (хотя и получается, что имеет).

Соглашусь с tsil: оспаривать патент по данному основанию, не ознакомившись предварительно с материалами заявки - несколько странно. И дело не только в том, что закон предлагает изучать решете о выдаче. Даже если патент и решение идентичны в части формулы, нужно знать содержание первоначального описания, которое может отличаться от опубликованного (чаще всего - дополнительными примерами). Поэтому, "хошь, не хошь", а знакомиться с заявкой надо.

Надо, да. А что, были сомнения? Это же ясно и прописано в статье. Да и вы, кажется, спрашивали "почему", а не "надо ли" 

Сообщение отредактировал Никитин: 09 June 2016 - 15:27

[tsil]

а про запятые, которые тоже могут иметь принципиальное значение, и говорить нечего. И никто не разберется, недосмотр ли это эксперта или его сознательное исправление, как технической ошибки.

 

Вот именно. Одно дело, если действительно ошибка в пунктуации, а другое дело, если эксперт "исправил", как ему казалось, ошибку и получил совсем иное смысловое содержание признака. Мне известно одно с. дело, по которому назначалась лингвистическая экспертиза текста формулы. Там как раз весь сыр-бор разгорелся из-за лишней запятой, которая так поменяла содержание признака, что вопрос о нарушении патента завис. С одной стороны была лингвистическая экспертиза, а с другой - разрешенное ГК толкование формулы с использованием текста описания.

[Никитин]

tsil, неважно, главное, что эксперт вправе вносить изменения в формулу в решении, и такое происходит сплошь и рядом; поэтому формула в решении превращается, по сути, в проект, а точнее - опять же, в ничто. Бояться эксперту в этом плане нечего; он имеет право считать лишнюю запятую невинной ошибкой - даже если это в итоге окажется вообще не ошибкой.

[tsil]

эксперт вправе вносить изменения в формулу

Не произносите этого страшного слова "изменения"! Только исправления и только в смысли процитированного Вами пункта.

[Никитин]

Не произносите этого страшного слова "изменения"! Только исправления и только в смысли процитированного Вами пункта.

Хорошо, исправления. Но эти исправления в итоге могут оказаться изменениями

[Джермук]

Формула в решении - это предложение, не более того, и никакой юридической силы она не может иметь по определению (хотя и получается, что имеет).

А то, что решение влечет за собой совершение оплаты за выдачу самого патента, это воще не в счет, так штоль)))

Юридической силы не имеет, т.е. это ничто, так себе, баловство, но почему то оплата пошлины и дальнейшие процедуры привязаны в законе именно к этому решению.)))

В скором времени, если клиент даст добро, смогу рассказать кто сильнее: кит (решение о выдаче) или слон (публикация сведений о патенте).

Будет любопытно.

[Никитин]

Юридической силы не имеет, т.е. это ничто, так себе, баловство, но почему то оплата пошлины и дальнейшие процедуры привязаны в законе именно к этому решению.)))

Ну я же говорю не о юридической силе решения, как решения, а о юридической силе содержащейся в ней формулы, как формулы.