Сообщений в теме: 40

[anna vasilieva]

День добрый.

ООО хочет заказать сотрудникам Университета разработку катализатора. Наверно, договор будет заключен между ООО и Университетом (видимо, там коммерческий отдел есть). В договоре, конечно же, будет указано, что право на изобретение, в случае его создания, переходит к ООО.

Вопрос. Что нужно сделать, чтобы в далеком будущем у ООО не возникло проблем с доказательством наличия неоспоримых прав у себя на это изобретение?

Смущает вот что.

 

1. Авторы являются сотрудниками Университета. Следовательно, изобретение является служебным. Какие документы должны храниться в досье, чтобы подтвердить факт того, что право на изобретение, созданное Ивановым И.И., принадлежит Университету? (который потом передаст это право ООО по договору).

Мы, например, как-то можем проверить, что у Университета написано в локальных нормативных актах? Трудовой договор, видимо, с Ивановым И.И. у Университета имеется. Его читать на предмет включения условий о переходе прав на изобретение? Пытаться выяснить, если ли еще локальные акты, имеющие отношение к интеллектуальной собственности?

 

2. Как должна быть оформлена выплата вознаграждения за создание изобретения? Уже где-то перетирали, что не в рамках зарплаты, а в рамках именно вознаграждения. Но мы как-то можем обязать Университет это сделать именно так, а не иначе?

 

Нужно ли нам (как консультантам) пытаться убедить ООО прописать в договоре с Университетом, что ООО будет выплачивать авторам вознаграждение за использование (типа хватит уже жмотиться)? Эта тема тоже здесь поднималась, но давно. И если ООО патент уступит еще кому-то, то вроде этот хвост выплат авторам не должен тянуться, но как-то жалко авторов (мне лично), и если представить, что потом на этом катализаторе кто-то будет зарабатывать бешеные деньги, риск, что авторы обратятся в суд из-за отсутствия выплат за использование тоже, наверно, есть.

Короче, суть проблемы сводится к тому, что нужно заключить договор на разработку таким образом, чтобы в случае, если ООО захочет продать патент кому-то крутому, юристы этого крутого ну никак не могли бы докопаться. И сделка бы по этой части прошла гладко.

Буду очень благодарна за все комментарии, печальный опыт и ссылки на судебные решения.

Сообщение отредактировал anna vasilieva: 17 July 2022 - 16:26

[korn]

Восемь вопросов за один раз, по моему, это рекорд.

 

Авторы являются сотрудниками Университета. Следовательно, изобретение является служебным.

Вы уверены? Надо смотреть их (сотрудников) трудовые обязанности.

 

Мы, например, как-то можем проверить, что у Университета написано в локальных нормативных актах? Трудовой договор, видимо, с Ивановым И.И. у Университета имеется. Его читать на предмет включения условий о переходе прав на изобретение? Пытаться выяснить, если ли еще локальные акты, имеющие отношение к интеллектуальной собственности?

Как-то проверить наверное можете, а можете поверить в честное пионерское университета.

 

А заключить прямой договор между ООО и учеными нельзя?

 

Нужно ли нам (как консультантам) пытаться убедить ООО прописать в договоре с Университетом, что ООО будет выплачивать авторам вознаграждение за использование (типа хватит уже жмотиться)?

Кто же за вас (консультантов) может решить нужно или нет?

 

Короче, суть проблемы сводится к тому, что нужно заключить договор на разработку таким образом, чтобы в случае, если ООО захочет продать патент кому-то крутому, юристы этого крутого ну никак не могли бы докопаться. И сделка бы по этой части прошла гладко.

А вот тут непонятно - Вы с чьей стороны? Давайте начнем с этого. А то и так, ни одной конкретной вводной, что бы можно было что-то конкретно же комментировать.

[Джермук]

1. Авторы являются сотрудниками Университета. Следовательно, изобретение является служебным.

Оно является служебным, если Университет выполняет работу по Договору силами своих сотрудников.

Если же авторы как физические лица, свободные от служебных обязанностей в Университете, выполняют работу по Договору с ООО без привлечения в качестве стороны Договора и Университета, то в отношении Университета сие ИЗ не является служебным. Тем самым в качестве патентообладателя будет только ООО, для которого сие ИЗ является служебным.

В Договоре между ООО и авторами можно прописать условие о том, что если ООО решит отчудить ИЗ третьему лицу, то оно обязано в первую очередь письменно предложить именно ВСЕМ авторам приобрести права на патент, а при недостижении приемлемых условий приобретения патента, решить этот вопрос в суде.

Примерно как то так.  

[anna vasilieva]

Большое спасибо за ответы!
 

А заключить прямой договор между ООО и учеными нельзя?

 

Можно. Но ученые будут проводить свои исследования на оборудовании университета. И подпадут под "Изобретение, созданное работником с использованием технических или иных материальных средств работодателя" (п.5 ст.1370ГК). И в этом случае "работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения".  И неохота в этот вариант.

 

А вот тут непонятно - Вы с чьей стороны? Давайте начнем с этого. А то и так, ни одной конкретной вводной, что бы можно было что-то конкретно же комментировать.

Пардон! Мы на стороне ООО. Забыла, что это не очевидно...
 

 

Оно является служебным, если Университет выполняет работу по Договору силами своих сотрудников.

Да. Таков был первоначальный план.
 

Если же авторы как физические лица, свободные от служебных обязанностей в Университете, выполняют работу по Договору с ООО без привлечения в качестве стороны Договора и Университета, то в отношении Университета сие ИЗ не является служебным. Тем самым в качестве патентообладателя будет только ООО, для которого сие ИЗ является служебным.

Да. Но смущает упомянутый выше п.5 ст.1370.
 

В Договоре между ООО и авторами можно прописать условие о том, что если ООО решит отчудить ИЗ третьему лицу, то оно обязано в первую очередь письменно предложить именно ВСЕМ авторам приобрести права на патент, а при недостижении приемлемых условий приобретения патента, решить этот вопрос в суде.

Вот совершенно не хочется доводить что-либо до суда. Хочется расстелить соломы заранее.

[Джермук]

Да. Но смущает упомянутый выше п.5 ст.1370.

Но если ученые при выполнении своих работ попадают под п. 5 ст.1370, то тогда и для  Университета ИЗ будет служебным как не ходи, тем более, если речь при выполнении работ они будут пользоваться университетским оборудованием.

Тогда в вводной будем иметь двух патентообладателей: ООО и Университет.

Речь пойдет уже о совместно созданном ИЗ, со всеми, вытекающими последствиями, в т.ч. совместно решать будут о возможном отчуждении патента. 
 

 

Но ученые будут проводить свои исследования на оборудовании университета. И подпадут под "Изобретение, созданное работником с использованием технических или иных материальных средств работодателя" (п.5 ст.1370ГК). И в этом случае "работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения".  И неохота в этот вариант.

А чего тогда хочется? 

Чтобы изначально рулили авторы? Не получится. 

[korn]

Тем самым в качестве патентообладателя будет только ООО, для которого сие ИЗ является служебным.

Не будет оно служебным!!!

[Джермук]

Не будет оно служебным!!!

Смотря какое участие ООО примет в разработке. Обычно от ООО то же свои соавторы появляются.

А так, если без оных, то конечно.

Сообщение отредактировал Джермук: 18 July 2022 - 12:13

[Asgard]

Насколько мы работали со всякими Университетами, то проверяли трудовые договора/должностные инструкции работников, там должно быть четко указано, что при создании изобретения оно должно передаться Университету.

Аналогично в договоре между ООО и Университетом должно быть четко указано, что все права на созданные в рамках договора изобретения являются собственностью ООО (ну кроме права авторства), можно прям прописать перечень этих прав.

Дополнительно в договоре между ООО и Университетом можно прописать, что права на все данные, полученные в ходе разработки, являются собственностью ООО.

Чтобы не было вообще проблем, то нужно между Университетом и авторами заключить соглашение о передаче прав (единственная тут проблема - авторы могут не согласиться)), как сделать это заранее - до всякой разработки - я не совсем понимаю). Мы это делали с сотрудниками нашей компании, но они были штатными и за свое место держались/были лояльными, поэтому никаких проблем с подписанием не было.

Если вы хотите выплачивать какие-то роялти авторам, то это, конечно, затрудняет ситуацию. Вам нужно будет в каждом договоре прописать эти роялти,  а первоначально это сделать в соглашении между авторами и университетом, потом между университетом и ООО, и потом между ООО и третьей стороной...

 

Примерно так. 

[tsil]

ООО хочет заказать сотрудникам Университета разработку катализатора. Наверно, договор будет заключен между ООО и Университетом (видимо, там коммерческий отдел есть). В договоре, конечно же, будет указано, что право на изобретение, в случае его создания, переходит к ООО. Вопрос. Что нужно сделать, чтобы в далеком будущем у ООО не возникло проблем с доказательством наличия неоспоримых прав у себя на это изобретение?

Вот на все Ваши вопросы есть ответы в ст. 1371. 

[korn]

Чтобы не было вообще проблем, то нужно между Университетом и авторами заключить соглашение о передаче прав (единственная тут проблема - авторы могут не согласиться)), как сделать это заранее - до всякой разработки - я не совсем понимаю).

А зачем, если права и так принадлежат университету, как работодателем? По моему, достаточно оформить акт выполнения задания работодателя.

 

а первоначально это сделать в соглашении между авторами и университетом, потом между университетом и ООО

Я бы подумал в сторону трехстороннего соглашения: коллектив авторов - университет - ООО.

Сообщение отредактировал korn: 18 July 2022 - 20:28

[tsil]

Коллеги, ну в ст.1371 абсолютно все есть. Не 1370, а 1371!

[korn]

Коллеги, ну в ст.1371 абсолютно все есть. Не 1370, а 1371!

Вот только про то, как конкретно урегулировать отношения с авторами-работниками в 1371 ни слова. Ссылка на вознаграждение по 1370 изрядно общая. А ТС волнует именно конкретика.

[Джермук]

Вот только про то, как конкретно урегулировать отношения с авторами-работниками в 1371 ни слова. Ссылка на вознаграждение по 1370 изрядно общая. А ТС волнует именно конкретика.

Конкретика упирается в % вознаграждения. От чего его устанавливать?

От прибыли как экономической категории? Так ее могут и не показывать или ее реально может не быть, что и бывает в первые годы использования если затраты были относительно большими.

Тогда можно % от цены единицы товара, изначально понимая, что затраты все равно пока не окуплены, но на это должна пойти сторона, выплачивающая вознаграждение, а она может на это не пойти, особенно если товар экспериментальный.

В общем от вида товара (изделия), в котором реализовано ИЗ (одно или несколько), во многом должны определяться условия выплаты вознаграждения.

О паушальном платеже мы не говорим. Там все относительно просто.

Опять же от динамики планируемого развития производства и спроса/сбыта товара можно оговаривать условия выплаты, т.е. дифференцированно во времени.

Но это все "ночные бдения". Авторы обычно хотят все и сразу, и им наплевать на учет затрат заказчика как на разработку, так и на производство и сбыт.    

Сообщение отредактировал Джермук: 18 July 2022 - 23:17

[tsil]

Ну есть же Правила, которые тоже применяются, если договором не установлено иное.
ТС писала о другом: она не хотела, чтобы авторы оставались совсем без вознаграждения типа все входит в зарплату. Ну это уж точно противозаконно. Пусть авторы сами поборются. А размер вознаграждения и условия его выплаты могут быть либо по Правилам, либо по договору с РАБОТОДАТЕЛЕМ. А, как я понимаю, ТС со стороны ООО. Так что это не ее забота.

[Джермук]

 Президиум СИП 2022 Патент Спор о патентообладателях на служебное ИЗ.rtf   454.72К   55 скачиваний

 

 

ООО хочет заказать сотрудникам Университета разработку катализатора.

И все таки вопрос:

ООО не может заказать персонально сотрудникам Университета разработку; ООО может заказать разработку непосредственно Университету, а он сам определяет сотрудников для исполнения договора. Понятно, что сие обычно оговаривается заранее в части исполнителей договора.

"Обойти" Университет можно, но тогда исполнители должны выступать не как сотрудники Университета, а как обычные физические лица, пусть и работающие в Университете. Как на такие финты своих сотрудников посмотрит Университет и пойдут ли они в обход Университета, вопрос. Скорее не должны, если им там еще работать. 

Так с кем будет заключаться Договор на разработку?

Как представляется, между ООО и Университетом, и тогда рулит как уже отмечалось коллегами,  ст. 1371. 

 

Вот какие могут быть споры (из свежих судебных)

Сообщение отредактировал Джермук: 19 July 2022 - 22:09

[Asgard]

 

Чтобы не было вообще проблем, то нужно между Университетом и авторами заключить соглашение о передаче прав (единственная тут проблема - авторы могут не согласиться)), как сделать это заранее - до всякой разработки - я не совсем понимаю).

А зачем, если права и так принадлежат университету, как работодателем? По моему, достаточно оформить акт выполнения задания работодателя.

 

а первоначально это сделать в соглашении между авторами и университетом, потом между университетом и ООО

Я бы подумал в сторону трехстороннего соглашения: коллектив авторов - университет - ООО.

 

То, что права принадлежат Университету как работодателю, это еще нужно доказать, в том числе с анализом различных бумаг университета, ДИ и всего такого. Соглашение о передаче прав дает гораздо более сильную защиту от возможных исков со стороны недовольных/передумавших авторов.

 

Думается мне, что проще-таки разными договорами сделать, чем заморачиваться с трехсторонним. Тем более, что именно ООО заключает договор с Университетом, и, как указали выше, ООО совершенно не интересует, какие там дела у Университета с авторами, и как Университет собирается с ними расплачиваться, а если состав авторов поменяется и тд и тп...  

[tsil]

, и, как указали выше, ООО совершенно не интересует, какие там дела у Университета с авторами, и как Университет собирается с ними расплачиваться

 

Вернее, ООО не должно интересовать. А вот ТС интересуется.

 

Если ТС будет действовать, как и полагается, в интересах своего доверителя, т.е. ООО, то лучше вообще  вопрос выплаты вознаграждения не затрагивать, т.к. нельзя забывать, что по ГК любые "авторские" вознаграждения выплачивает только работодатель и никто больше вне зависимости от того, кого сделают патентообладателем. Разумеется, если договором между заказчиком и исполнителем не установлено иное. Так вот не надо даже заикаться в договоре между ООО и Университетом на тему выплаты вознаграждения. Если конечно действовать в интересах своего доверителя.

 

Хорошо пообсуждали, но где же  ТС? )))

Сообщение отредактировал tsil: 20 July 2022 - 16:28

[Джермук]

т.к. нельзя забывать, что по ГК любые "авторские" вознаграждения выплачивает только работодатель и никто больше вне зависимости от того, кого сделают патентообладателем.

Ну это как сказать.

Работодатель, конечно, должен выплачивать вознаграждение, но только из тех сумм, которые получает сам.

Если патентообладателем становится иное лицо и именно оно осуществляет производство и сбыт продукции, а "работодатель" остается уже вне этих процессов и любых сумм, получаемых иным лицом ВНЕ договора с "работодателем", то ни хрена авторы с этих сумм не получат, от слова, совсем не получат.

Вот если при отчуждении патента "работодатель" оговаривает условия о продолжающихся выплат ему от производства и сбыта продукции иным лицом (новым патентообладателем), то тогда конечно авторы могут иметь и свой бакшиш от такой деятельности.

Невозможно обязать "работодателя" платить вечно авторам за использование ИЗ, которое уже уплыло в иные руки и работодатель уже НИЧЕГО не получает.  От нуля процент также равен нулю)))

 

Добавлено из Пост Пр-ва от 16 ноября 2020 г. № 1848:

 

"В случае, когда договором о передаче права на получение патента или договором об отчуждении исключительного права предусмотрена выплата работодателю вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических платежей либо в иной форме, работодатель выплачивает вознаграждение работнику в течение месяца со дня получения соответствующей части вознаграждения в размере 15 процентов этой части вознаграждения."

 

А если работодатель получает уши от... то и автору причитается .... 

Сообщение отредактировал Джермук: 20 July 2022 - 18:08

[1871]

Вопрос. Что нужно сделать, чтобы в далеком будущем у ООО не возникло проблем с доказательством наличия неоспоримых прав у себя на это изобретение?

 

 

 

Короче, суть проблемы

 

Вот вам практический совет. Возьмите с подрядчика заверение с твердым штрафом о том, что на дату перехода прав от него к заказчику он этими правами владеет в полной мере, без каких-либо ограничений и обременений. Подрядчик, как правило, в таком случае сам все документы в порядок приводит)))

[Asgard]

Вот вам практический совет. Возьмите с подрядчика заверение с твердым штрафом о том, что на дату перехода прав от него к заказчику он этими правами владеет в полной мере, без каких-либо ограничений и обременений. Подрядчик, как правило, в таком случае сам все документы в порядок приводит)))

 

Подрядчик (а тем более если это Университет какой-нибудь) может просто не знать, как это всё правильно оформить)))

[korn]

Подрядчик (а тем более если это Университет какой-нибудь) может просто не знать, как это всё правильно оформить)))

Проблемы индейцевУниверситета шерифазаказчика не интересуют. 

Будет повод задуматься.

[Рейчел]

 

, и, как указали выше, ООО совершенно не интересует, какие там дела у Университета с авторами, и как Университет собирается с ними расплачиваться

 

Вернее, ООО не должно интересовать. А вот ТС интересуется.

 

Если ТС будет действовать, как и полагается, в интересах своего доверителя, т.е. ООО, то лучше вообще  вопрос выплаты вознаграждения не затрагивать, т.к. нельзя забывать, что по ГК любые "авторские" вознаграждения выплачивает только работодатель и никто больше вне зависимости от того, кого сделают патентообладателем. Разумеется, если договором между заказчиком и исполнителем не установлено иное. Так вот не надо даже заикаться в договоре между ООО и Университетом на тему выплаты вознаграждения. Если конечно действовать в интересах своего доверителя.

 

Хорошо пообсуждали, но где же  ТС? )))

 

абсолютно так. Будет выплата вознаграждения или нет, Заказчика не должно интересовать.

Максимум, что может быть - включить авторов как физлиц в авторы по изобретению.

 

 

 

Чтобы не было вообще проблем, то нужно между Университетом и авторами заключить соглашение о передаче прав (единственная тут проблема - авторы могут не согласиться)), как сделать это заранее - до всякой разработки - я не совсем понимаю).

А зачем, если права и так принадлежат университету, как работодателем? По моему, достаточно оформить акт выполнения задания работодателя.

 

а первоначально это сделать в соглашении между авторами и университетом, потом между университетом и ООО

Я бы подумал в сторону трехстороннего соглашения: коллектив авторов - университет - ООО.

 

То, что права принадлежат Университету как работодателю, это еще нужно доказать, в том числе с анализом различных бумаг университета, ДИ и всего такого. Соглашение о передаче прав дает гораздо более сильную защиту от возможных исков со стороны недовольных/передумавших авторов.

 

Думается мне, что проще-таки разными договорами сделать, чем заморачиваться с трехсторонним. Тем более, что именно ООО заключает договор с Университетом, и, как указали выше, ООО совершенно не интересует, какие там дела у Университета с авторами, и как Университет собирается с ними расплачиваться, а если состав авторов поменяется и тд и тп...  

 

 

1. Почему это именно служебное изобретение?

возможна работа по договору подряда, заказ, и Университет просто сдает свое оборудование и людей через "себя" в аренду.

Поэтому, даже если задействовано оборудование и средства Университета, вовсе не следует, что изобретение - служебное. 

Извините за такое, но на деле оно может быть так.

 

Служебное изобретение будет в случае, если директор или еще кто-то в самом Университете, без заказчика, выдает задание, причем четкое, и создает рабочую группу и они потом его пилят и отчитываются.

На это будут свои, внутренние документы.

И тогда ООО после разработки просто получает уже готовое изобретение, но оно уже  - служебное, оно сделано без ООО.

Тут ситуация не такая. 

 

 

2. Если говорить о работе по заказу, то возможны 2 случая:

- НИОКР, НИР и тд

- работа по заказу, но не НИОКР, НИР и тд. 

 

И в каждом случае, свой договор, и...свои оплаты, и даже - свои налоги. 

[anna vasilieva]

Хорошо пообсуждали, но где же  ТС? )))

Да здесь я. Это же еще все обдумать надо... Я все еще читаю Постановление от 11.07.22. Прямо специально для меня. Джермук, спасибо большое.

В указанном постановлении, кажется, спор идет как раз о том, состоял ли автор в фактических трудовых отношениях с "этим обществом" (в моем случае будет Университетом) в период создания технических решений. И вот это именно тот спор, которого мне хотелось бы избежать.

 

Насколько мы работали со всякими Университетами, то проверяли трудовые договора/должностные инструкции работников, там должно быть четко указано, что при создании изобретения оно должно передаться Университету.

То есть прямо реально Универы показывали вам эти документы? Как вы это организовали? Я бы этого хотела. Но боюсь, ООО не имеет того веса, как российская бигфарма, если вы выступали в ее лице.

Я повторю, что наши клиенты - ООО, и об авторах мы заботимся постольку поскольку. Просто чтобы у ООО потом от этих авторов проблем не возникло.

Я очень не люблю слово "due diligence" из-за отсутствия такого же красивого слова на русском. Но именно оно здесь уместно. Если когда-либо кто-то захочет купить полученный патент у ООО, и этот кто-то будет серьезным, то с высокой долей вероятности будет заказана оценка рисков. И вот "взаимоотношения" авторов и Университета я рассматриваю как слабое звено. И судя по цитируемому спору не напрасно.

Я очень благодарна всем, кто отвечал. Я реально все еще читаю все ответы... И пока не буду комментировать комментарии, чтобы не было каши.   
 

[anna vasilieva]

Тогда в вводной будем иметь двух патентообладателей: ООО и Университет. Речь пойдет уже о совместно созданном ИЗ, со всеми, вытекающими последствиями, в т.ч. совместно решать будут о возможном отчуждении патента. 

Вот это нам совсем не надо!
 

 

Обычно от ООО то же свои соавторы появляются.

Нет, это ООО не нужно. Да и это опять же подрывает чистоту происходящего.


 

Вот вам практический совет. Возьмите с подрядчика заверение с твердым штрафом о том, что на дату перехода прав от него к заказчику он этими правами владеет в полной мере, без каких-либо ограничений и обременений. Подрядчик, как правило, в таком случае сам все документы в порядок приводит)))

Да. Спасибо. Такой вариант имею в виду.

Но, во-первых:

 

Подрядчик (а тем более если это Университет какой-нибудь) может просто не знать, как это всё правильно оформить)))

 

А, во-вторых, это не очень-то улучшит ситуацию ООО в случае due diligence.

[korn]

То есть прямо реально Универы показывали вам эти документы? Как вы это организовали? Я бы этого хотела. Но боюсь, ООО не имеет того веса, как российская бигфарма, если вы выступали в ее лице.

Тут вопрос упирается в переговоры сторон. В конце концов, именно ООО платит университету, и что-то мне подсказывает, что речь идет не о паре - тройке тысяч и даже не о десятках. Соответственно, интерес ООО по поводу чистоты прав абсолютно обоснован. Простых мамой клянусь и/или зуб даю явно недостаточно. Что не исключает указание в договоре всех гарантий со стороны университета и жесточайших санкций за их нарушение. Любой авторский договор, в обязательном порядке, содержит подобные пункты.