tarabarsky

В том-то у меня и вопрос: почему ведомство решило идти по самому неудобному для заявителей пути. Международный договор не заставляет их это делать.

Собственно, и ГК не заставляет эксперта направлять в таких случаях запрос, т.к. в ГК сказано, что эксперт "может" (но не обязан) направить запрос, а может и не направлять, и сразу принять решение об отказе. Но при рассмотрении нац. заявок такого не происходит (конкретно, в случаях обнаружения на ПО какого-то ТЗ), поскольку есть п. 47 Правил:

"В случае если заявителем не представлены документы, предусмотренные подпунктами 6-8 пункта 2 Правил, а также в случаях, если установлено, что промышленный образец идентичен объектам, указанным в пунктах 5-8, 10 статьи 1483 Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, заявителю направляется запрос, предусмотренный пунктом 86 Правил." 

То есть Правила прямо указывают эксперту, что в таком случае он должен направить запрос. Более, того, коллегия Роспатента, когда рассматривает такие дела по МПО (а первые дела уже до них дошли), сама цитирует эту норму правил как подлежавшую применению, но никак не комментирует тот факт, что экспертиза эту норму не применила (см., например: https://www.fips.ru/pps/27_04_21/2020%D0%9203967.pdf)

Относительно того, что Договор не предусматривает направление "запросов" или "предварительных отказов", то это тоже никак не ограничивает Роспатент в выборе адекватной процедуры. Так, у Роспатента не вызывает никаких затруднений в направлении Notification of Refusal (уведомление об отказе) по МПО, в котором, по мнению Роспатента, нарушен принцип единства, при этом в этом "отказе" Роспатент предлагает заявителю в течение 3 месяцев сообщить о выборе промобразца для дальнейшей экспертизы, т.е. это отказ-запрос, назовем его так. Отказ по иным основаниями (в т.ч. по наличию ТЗ) оформляется Роспатентом точно таким же образом - тоже как Notification of Refusal, но в самом тексте сразу направляет заявителя подавать возражение, а не предоставлять ответ.

Гайд по Гаагской системе тоже не видит препятствий для "отказа-запроса": 

Notion of refusal

Under the Hague Agreement, the word “refusal” does not mean a final decision of refusal, that is to say, a decision that is no longer subject to review or appeal. All that is required is that, within the applicable refusal period (refer to “Time limits for refusal”), a designated Office indicates the grounds which may be liable to lead to a refusal of protection. In other words, what must be notified within the applicable refusal period is simply a provisional objection.

https://www.wipo.int/hague/en/guide/refusal.html 

Коллеги, обращаю ваше внимание на то, в п. 45 говорит не о "новых" основаниях, которых не было в оспариваемом решении или в возражении, а в принципе об основаниях для вывода либо о недействительности зарегистрированного права, либо об отказе в регистрации заявленного права. Т.е. этот пункт касается любых оснований, в том числе и тех, которые были с самого начала в возражении/оспариваемом решении. Поэтому коллегия должна будет их протоколировать и рассылать до оглашения вывода ("до оглашения" - это моя интерпретация) в любом случае, даже если основания "старые", и потом собирать новое заседание (хотя, возможно, они придумают какой-нибудь костыль, типа раздадут протокол присутствующим, и, с их согласия, тут же откроют новое заседание).

Я, кстати, не нахожу в Правилах оснований для коллегии выйти за пределы возражения против зарегистрированного права. Выйти за пределы возражения может только лицо, его подавшее (п.38, п.44). Коллегия ограничена двумя решениями: удовлетворить возражение, отказать в удовлетворении. Соотвественно, если в возражении нет основания, по которому можно его удовлетворить, то и коллегия не может это сделать (хотя, понятно, что профессионалы будут формулировать теперь возражения так, чтобы там были все возможные основания, на всякий случай).

А на каких пп. основаны эти выводы? Почему не сможет? Поподробнее бы. Во всяком случае, из п.45 этого всего вроде бы не следует.

Вывод (б) я пояснил сообщением выше.

Вывод (а) основан на этой норме:

45. Выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.

Можно, конечно, занять позицию, что второй абзац не препятствует формированию вывода коллегии и его оглашению (т.е. завершению рассмотрения) в том же заседании, в котором были протокольно зафиксированы основания для аннулирования/отказа в регистрации. Однако тогда не понятно, в чем смысл для сторон спора после этого предоставлять свое мнение? Нигде в правилах не написано о том, что мнение сторон, представленное после оглашения вывода, должно кем-то приниматься во внимание, т.е. особое мнение больше не предусмотрено.

Ну, не успеют они всегда перечислять все остающиеся/убираемые товары и услуги за то время, которое проводят в совещательной комнате, я так думаю. Огласить, еще  могут, читая оставшиеся после "вычеркивания" других товаров, а вот прописать в протоколе, нет. По крайней мере, не всегда. Потому и дается еще 5 дней, чтобы письменно это же изложить. Я так думаю.

 

В том то и дело, что до сих пор они не только не утруждали себя устным перечислением, они даже вставали в позу, когда их просили пояснить суть решения (например, оспариваешь решение об отказе по двум основаниям, оглашают "удовлетворить частично", просишь пояснить, а они с видом людей, стерегущих великую тайну, оскорбленные твоим вопросом отвечают, что мол, они не обязаны (или даже не вправе) пояснять, все будет в решении.

б) нет, все по-прежнему, но в течение 5 дней основания сообщат ). См. посты 15 и далее

Я предварительно прочитал всю ветку, разумеется, ибо знаю, что тут бывает с теми, кто этого не делает перед тем как задать вопрос)

Мое предположение строится на следующей норме:

51. Заключение коллегии оформляется в письменной форме и состоит из трех частей: <...>

Я правильно понял, что теперь:

(а) коллегия не сможет огласить решение об аннулировании/отказе в регистрации по основаниям, с которыми стороны не были до этого ознакомлены в письменно виде, через протокол предыдущего заседания?

(б) коллегия не сможет ограничиться при оглашении вывода фразой "удовлетворить частично" или "признать недействительным в части", а должна будет огласить конкретно, в какой части?

PS: Принимать в 2020 году такие ущербные правила... ну такое себе.

PPS: Здравствуйте!