Сообщений в теме: 26

[status_KVO]

Уважаемые коллеги, у меня возник такой вопрос:
Мы заключаем договор НИОКР, по которому предполагается создание охраноспособных РИД. Например, научного отчёта. В договоре пишется условие: исключительное право на научный отчёт принадлежит заказчику. Все вроде бы хорошо, но тут возникает проблема, не следует ли квалифицировать такой договор как смешанный, содержащий в себе элементы договора об отчуждении исключительного права на научный отчёт? Ведь изначально в силу создания отчёта (как служебного РИД) права на него принадлежат исполнителю и он в силу ст. 1233 ГК РФ осуществляет распоряжение посредством договора НИОКР.
Если это так (договор является смешанным), то тогда возникает необходимость отражения в договоре НИОКР существенных условий договора об отчуждении исключительного права на научный отчет, в том числе и цены (безвозмездность не рассматривается в силу налоговых последствий). Из этого возникают куча других проблем: как разделить общую цену НИОКР на стоимость работ и стоимость прав на научный отчёт, сколько последняя стоимость должна составлять рублей, налоговые риски, риски признания цены не рыночной и др. Но эти проблемы пока второстепенны.
Сейчас хотелось бы понять, договор НИОКР, содержащий условия о распределении исключительного права является смешанным или нет?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Какие мысли есть?
Заранее благодарю за помощь.

[Server]

status_KVO,

эта тема здесь уже немного обсуждалась...Если обратите внимание на юридическую технику формулировок ст.ст. 1371-1373, 1471 ГК и др., там заложена несколько иная схема перехода прав на результаты работ, нежели в договоре отчуждения: основания перехода прав как бы изначально фиксируются не договором, а законом (ст. 1241 ГК), хоть и могут быть изменены в определенных пределах по договору сторон в силу диспозитивности данных норм. Если чего-то опасаетесь, имхо, с учетом п. 3 ст. 772 ГК можете выбрать и другую конструкцию, "смешанного" договора - НИОКР+отчуждение. При этом в последнем случае могут возникнуть указанные вами дополнительные вопросы...Также отмечу, что по такой модели ("исключительное право принадлежит Заказчику/Исполнителю/Сторонам совместно") очень многие компании, в т.ч. с государственным участием, "живут" уже несколько лет и модель "отчуждения" для них непривычна. Могу отметить это по своему опыту работы в "окологосударственных" компаниях (извиняюсь за хвастовство, но через меня проходили сотни, если не тысячи договоров НИОКР )...Практики признания договора НИОКР недействительным судами в части отчуждения/перехода прав на результаты работ из-за подобной формулировки - пока не встречал. Риски, полагаю, минимальны...А Вы встречали? Если нет, думаю, не стоит драматизировать или усложнять ситуацию - пишите: "принадлежит...". Надеюсь, что новая редакция ГК устранит некоторую неуклюжесть конструкции и заполнит пробелы, в т.ч. в части принадлежности прав на объекты авторских прав (научные отчеты и пр.)

Сообщение отредактировал Server: 27 May 2013 - 18:31

[Ermakova]

Мне кажется, что топик-стартера интересует больше вопрос не о том, можно ли писать "принадлежит", а о том, есть ли необходимость выделять стоимость прав из общей цены договора НИОКР. Ведь если признавать договор НИОКР смешанным, то нужно применять статьи ГК о договоре отчуждения/лицензионном договоре и, соответственно, указывать цену прав. Если не признавать смешанным, то цена договора может быть одна (общая для работ и для прав). В принципе, лично для меня "смешанность" договора НИОКР не является очевидной, поскольку данный договор (в отличие от договора отчуждения/лицензионного) заключается в отношении будущих, а не существующих, результатов. Однако сразу же вспоминаются пункты 3, 4 статьи 1288 ГК РФ, и уверенность в том, что договор НИОКР не является смешанным, несколько меркнет.

[status_KVO]

Спасибо за поддержание дискуссии!
Действительно, меня прежде всего интересует необходимость указания цены исключительного права (права использования) в договорах НИОКР конкретной суммой или указания способа её определения. Интересует с точки зрения правовых рисков признания положений договора НИОКР о распоряжении интеллектуальными правами договором отчуждения (лицензионным договором) и ввиду отсутствия конкретно указанной цены отчуждения/передачи – признание последнего незаключенным, а права распроеделенными согласно ст.ст. 1296-1298 и другим им подобным.

[niuniu]

Хм. А ведь это действительно хороший вопрос


Подписываюсь на обсуждение, очень интересно услышать иные мнения!

[Джермук]

В договоре пишется условие: исключительное право на научный отчёт принадлежит заказчику. Все вроде бы хорошо, но тут возникает проблема, не следует ли квалифицировать такой договор как смешанный, содержащий в себе элементы договора об отчуждении исключительного права на научный отчёт? Ведь изначально в силу создания отчёта (как служебного РИД) права на него принадлежат исполнителю и он в силу ст. 1233 ГК РФ осуществляет распоряжение посредством договора НИОКР.

Вы уверены, что именно научный отчет обременен исключительным правом, которое может быть отчуждено?
Я такого объекта исключительного права как "научный отчет", не знаю.
В научном отчете всяких объектов исключительного права, причем разных разных, может быть до бениной мамы.

Сообщение отредактировал Джермук: 02 June 2013 - 01:18

[status_KVO]

Думается верным рассматривать научный отчёт в качестве произведения науки. Конечно, в основном заказчику важно содержание отчёта, а не его форма. Но всё же условие о том, что права на научный отчёт принадлежат заказчику включается. Мало ли он захочет опубликовать его на сайте, распространять и др.
Бывает и другая ситуация, когда в договоре пишется «все права на созданные в рамках договора результаты интеллектуальной деятельности принадлежат заказчику». При этом в ТЗ указано, что должно быть создано. И как правило многое из того, что там указано является произведением.

[fanilyatut]

мне кажется может быть уместной аналогия с авторским заказом (в отношении будущего произведения), и тогда да, можно сделать такой договор смешанным с выделением всех необходимых сущ.условий (в том числе: цены или порядка ее определения)

[status_KVO]

мне кажется может быть уместной аналогия с авторским заказом

Да, я тоже думал об аналогии договора НИОКР с авторским заказом (именно договора НИОКР с авторским заказом!). Но судебной практики, подтверждающей такую аналогию, я не нашёл. Да и вообще практики по квалификации НИОКР в качестве смешанного не обнаружил. Но полагаю, что отсутствие практики не свидетельствует о его несмешанном характере. Это означает только то, что нет прецедентов.
А было бы хорошо найти какое-нибудь постановление, где отражена указанная выше аналогия. Или наоборот, акт, который бы говорил, о её отсутствии.

[Server]

Да и вообще практики по квалификации НИОКР в качестве смешанного не обнаружил

вообще квалификация любого договора НИОКР в качестве смешанного казалось бы странной - он либо НИОКР, либо "смешанный"...если уж так хотите подстраховаться в плане передаче прав Заказчику - делайте смешанный с отчуждением...хотя если у Вас условие передать только исключительное право на научный отчет - я бы не парился, моя практика работы по госконтрактам показывает, что на 99% эти "научные отчеты" в России - мусор и никому не нужны, как и права на них Вот если бы там о праве на изобретение/ноу-хау говорилось, это уже серьезнее, да и то, считаю, формулировка "принадлежит Заказчику" - нормальная...

[status_KVO]

Да этот вопрос стал уже принципиальным)). Хотелось бы ответить на него не применительно к конкретному случаю, а в целом понять ситуацию.
Вот, например, норма статьи 1296 ГК говорит: «В случае, когда программа для ЭВМ или база данных создана по договору, предметом которого было ее создание (по заказу), исключительное право на такую программу или такую базу данных принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное». Допустим, наши взаимоотношения с контрагентом как раз предусматривают «иное»: исключительное право принадлежит исполнителю. Требует ли это обстоятельство включение в договор «заказа» существенных условий договора отчуждения? Или достаточно указать, как распределяются права, без выделения цены?
Я допускаю в этом случае ситуацию, когда придет в суд заказчик и скажет: «Господа, какие права? Смотрите внимательнее статью 1233. У нас в договоре нет существенного условия. О какой передаче идет речь? Без выделении цены все права в соответствии со статьей 1296, перешли нам, а вы теперь нарушители».

[niuniu]

Ни к чему-таки и не пришли?
Странно, что так мало высказавшихся...

Сообщение отредактировал niuniu: 11 June 2013 - 15:37

[labrate_ru]

по теме ветки в ЦЭМИ РАН состоится 20 июня круглый стол
Новые правила управления правами РФ на РИД: победа здравого смысла или раздача 'бесплатного сыра'?


приглашаем принять участие. Регистрация здесь - http://ipcouncilras.....ru/event/70140

[bextew]

Коллеги, здравствуйте!
У меня вопрос практически в тему: есть РНТД как результат выполнения договора ОКР, который выражен в конструкторской документации, и есть РИД, права на которые передаются заказчику ОКР. Передавая права на результат работ (РНТД) и имея в тексте договора на ОКР фразу, что "все права на результаты работ принадлежат заказчику", могу ли я поставить знак равенства между конструкторской документацией (РНТД) и РИД (как объектом исключительных прав)?
например, ФАПРИД при использовании КД для производства продукции в рамках ВТС рассчитывает лицензионный платеж от суммы изделия, произведенного по КД Заказчика, а не от стоимости прав на патенты, которые включены (и не всегда включены) в такой РНТД.
Вопрос всплыл в рамках рассмотрения возможности получения прав на РИД от госзаказчика по Постановлению Правительства от 30 мая 2013 года №458 «О внесении изменений в Правила осуществления государственными заказчиками управления правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения».
Бьюсь над ответом уже неделю - только еще больше запутался...

Заранее благодарю за ответы.

[Джермук]

и имея в тексте договора на ОКР фразу, что "все права на результаты работ принадлежат заказчику", могу ли я поставить знак равенства между конструкторской документацией (РНТД) и РИД (как объектом исключительных прав)?

Вряд ли это возможно.
Обратите внимание, как минимум, на форму документов и их объем.
В конструкторской документации, а особенно, на комплексную разработку, этих объектов исключительных прав может быть сколь угодно, а может и не быть воще.
Знак равенства тут не катит.

[status_KVO]

Джермук, а Вы полагаете, что конструкторская документация сама по себе не является объектом авторского права? Ведь критериям охраноспособности (творческий характер и объективная форма выражения) она вроде как же соответствует.
По-моему, фраза "все права на результаты работ принадлежат заказчику" охватывает, в том числе, права на КД как произведение.

[Джермук]

Джермук, а Вы полагаете, что конструкторская документация сама по себе не является объектом авторского права? Ведь критериям охраноспособности (творческий характер и объективная форма выражения) она вроде как же соответствует. По-моему, фраза "все права на результаты работ принадлежат заказчику" охватывает, в том числе, права на КД как произведение.

Я не говорил, что конструкторская документация сама по себе не является объектом авторского права. Вопрос в другом- объектом какого "объекта" авторского права она является. Если это некое "произведение", то оно и охраняется как произведение. Вам такая охрана нужна? У Вас кто то спер техническую документацию и именно тик в тик ее копирует и продает?
Может и так, но я не уверен.
Что касается "все права на результаты работ принадлежат заказчику" охватывает, в том числе, права на КД как произведение, это бОльшой вопрос. Если РЕЗУЛЬТАТЫ не оговорены и не вытекают, как минимум, из условий договора, то я бы не дал однозначного ответа.
Для начала я бы своим клиентам рекомендовал проверить бухдокументы, чтобы четко знать за ЧТО платил заказчик. Если он не платил по калькуляции за изготовление "конструкторской документации" в том виде как ее получил, то могут быть проблемы. Я говорю- могут быть, а может их и нет. Ситуации, они ведь разные бывают. Просто в таких ситуациях не бывает однотипных ответов.

Сообщение отредактировал Джермук: 14 June 2013 - 21:52

[status_KVO]

В продолжение темы, хочу обратить внимание на недавно обнаруженный мною судебный акт (Постановление Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 N 13096/12 по делу N А40-104805/10-29-907).
Вырезка:
«Предприятие было заинтересовано в получении от общества "Туполев" прав на использование технической документации и охраняемых объектов промышленной собственности для серийного производства в рамках целевой программы самолета Ту-334 и запасных частей к нему. В связи с этим предприятие по инвестиционному соглашению согласилось проинвестировать получение обществом "Туполев" сертификата типа самолета Ту-334, а общество "Туполев" - выполнить работы, которые по своей сути являются опытно-конструкторскими и технологическими. Результаты работ общество "Туполев" обязалось передать предприятию в виде предоставления технической документации и прав на использование охраняемых объектов интеллектуальной собственности.
При этом согласно подпункту 2.3.3 инвестиционного соглашения и пункту 7.5 лицензионного договора названные денежные средства подлежали возврату инвестору путем предоставления скидки при осуществлении платежей за техническую документацию и иные права (роялти) по лицензионному договору.
Общество "Туполев", в свою очередь, получало вознаграждение за предоставленные предприятию права на использование технической документации и на использование охраняемых объектов промышленной собственности.
Пунктом 1 статьи 769 Гражданского кодекса установлено, что по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ исполнитель обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о смешанном характере договорных отношений сторон, сочетающих в себе элементы договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ по получению сертификата типа самолета (статья 769 Гражданского кодекса) и лицензионного договора (статья 1235 Гражданского кодекса) в части передачи инвестору прав на использование технической документации, сертификата типа самолета и охраняемых объектов промышленной собственности, а также применения, предложения к продаже, продажи, сдачи в аренду, лизинг, права на иное возмездное отчуждение или использование самолетов ТУ-334 и их комплектующих».


Какие у Вас есть мысли по этому поводу? Судя по постановлению ВАС РФ, допускает смешанный характер договора НИОКРиОКР (смешанность с договорами о распоряжении интеллектуальными правами).

[Джермук]

Какие у Вас есть мысли по этому поводу? Судя по постановлению ВАС РФ, допускает смешанный характер договора НИОКРиОКР (смешанность с договорами о распоряжении интеллектуальными правами).

Было бы весьма удивительно, если ВАС РФ это отрицал.

[status_KVO]

Джермук, то есть Вы согласны с тем, что НИОКР в части распределения прав на созданные охраноспособные РИД иным, нежели установленным законом образом (1296, 1297, 1372, 1471 и др.) регулируется нормами о лицензионном договоре или договоре об отчуждении исключительного права?

[Server]

stastus_KVO похоже на то

Статья 772 ГК РФ. Права сторон на результаты работ

......3. Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами

раздела VII настоящего Кодекса.

(п. 3 введен Федеральным

законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ)

значит, и нормами об отчуждении и лиц. д-ре, в частности

Сообщение отредактировал Server: 01 August 2013 - 16:07

[status_KVO]

Ок! Тогда и нормы о вознаграждении тоже применяются, так вознаграждение является существенным для указанных договоров? То есть, если мы не хотим, чтобы в договоре звучала безвозмездность, нам придется делить общую цену по НИОКР на цену работ и цену отчуждения (передачи) прав? Иначе в части распоряжения такими правами договор будет считаться не заключенным и, как следствие, распределение прав будет осуществляться по закону (1296, 1297, 1372, 1471 и др.), а не по договору? Верная логика? Но Вы часто встречали договоры НИОКР с выделенным размером указанного вознаграждения (в том числе госконтракты)?

[pingvinoid]

Какие у Вас есть мысли по этому поводу? Судя по постановлению ВАС РФ, допускает смешанный характер договора НИОКРиОКР (смешанность с договорами о распоряжении интеллектуальными правами).

Насколько я понял из приведенного Вами примера, там сторонами были заключены отдельный договор НИОКР/ОКР и отдельный лицензионный договор. Поэтому суд и указал на смешанный характер договорных отношений сторон, сочетающий в себе элементы договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ по получению сертификата типа самолета (статья 769 Гражданского кодекса) и лицензионного договора (статья 1235 Гражданского кодекса).
Имхо, из этого не следует, что (например) если в Договоре на создание программы для ЭВМ (ст. 1296 ГК РФ) предусмотрено, что исключительное право пренадлежит исполнителю, то к такому договору должны применяться соответствующие нормы ГК, относящиеся к договору отчуждения исключительного права

[status_KVO]

были заключены отдельный договор НИОКР/ОКР и отдельный лицензионный договор.

Мне почему-то кажется, что в Постановлении Президиума ВАС РФ все-таки речь идет о смешанности в смысле пункта 3 статьи 421 ГК РФ. Кажется так потому, что формулировка «о смешанном характере договорных отношений сторон, сочетающих в себе элементы договора…» встречается в судебной практике именно в таком значении.

[Джермук]

Джермук, то есть Вы согласны с тем, что НИОКР в части распределения прав на созданные охраноспособные РИД иным, нежели установленным законом образом (1296, 1297, 1372, 1471 и др.) регулируется нормами о лицензионном договоре или договоре об отчуждении исключительного права?

Ответ уже был дан:

значит, и нормами об отчуждении и лиц. д-ре, в частности

От себя лишь добавлю, что я согласен с тем, что НИОКР в части распределения прав на созданные охраноспособные РИД регулируются ЛЮБЫМИ нормами, которые имеют отношение к КОНКРЕТНЫМ условиям в НИОКР, если эти условия регулируются отдельными нормами ГКРФ, в т.ч. установленными законом нормами о лицензионном договоре или договоре об отчуждении исключительного права, точно так, как регулируются нормами уголовного права те условия в данном договоре НИОКР, которые подчиняются уголовному праву.