Сообщений в теме: 30

[b_m_a]

Добрый день,
помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе:
Между компанией А - Заказчиком и компанией Б - Исполнителем заключен договор на выполнение НИОКР.

В договоре есть следующее условие:
"Настоящим Стороны понимают и соглашаются, что все права на результаты НИОКР, полученные Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, принадлежат Заказчику, и Исполнитель не вправе передавать права на результаты НИОКР третьим лицам.
Исполнитель не вправе использовать полученные им результаты НИОКР для собственных нужд.
В случае если при выполнении настоящего Договора будут получены результаты НИОКР, способные к правовой охране в качестве результата интеллектуальной деятельности, то право на подачу заявок для получения правовой охраны таких результатов интеллектуальной деятельности принадлежат Заказчику".

Сейчас стало понятно, что по договору будет получено изобретение и Заказчик будет подавать заявку на патент.

Возник вопрос, придется ли Заказчику оплачивать какое-то вознаграждение авторам этого изобретения, при условии, что авторы - работники Исполнителя. Будет ли это являться для Исполнителя и его работников-авторов служебным изобретением?

Статья 12 ФЗ о введении IV части ГК РФ гласит, что:

Положения пунктов 1, 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР от 31 мая 1991 года N 2213-1 "Об изобретениях в СССР" (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, N 25, ст. 703), пункта 3 статьи 21, пунктов 1 и 3 статьи 22 и статьи 23 Закона СССР от 10 июля 1991 года N 2328-1 "О промышленных образцах" (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, N 32, ст. 908) о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.

В ст. 32 Закона "Об изобретениях в СССР" установлены размеры вознаграждения в виде % от прибыли ежегодно получаемой патентообладателем от использования изобретения.

Есть ли у Заказчика риск того, что авторы этого изобретения (сотрудники Исполнителя) будут ежегодно предъявлять свои права на получение вознаграждения патентообладателю (Заказчику по договору) или все вопросы по оплате вознаграждения с авторами-работниками должен урегулировать Исполнитель?

[tsil]

Ст. 1371 ГК

[b_m_a]

Я правильно поняла, что по вопросам выплаты вознаграждения авторы изобретения к Заказчику ничего не предъявляют, а решают это со своим работодателем (Исполнителем по договору)?

[tsil]

Я правильно поняла, что по вопросам выплаты вознаграждения авторы изобретения к Заказчику ничего не предъявляют, а решают это со своим работодателем (Исполнителем по договору)?

По вопросам выплаты авторы обращаются к работодателю-патентообладателю.

[ИНЮТА]

Я правильно поняла, что по вопросам выплаты вознаграждения авторы изобретения к Заказчику ничего не предъявляют, а решают это со своим работодателем (Исполнителем по договору)?

Да, Вы совершенно правы. Подтверждением этому является ст. 1370 ГК РФ и п.51 Постановления Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего АС РФ № 5/29 от 26.03.2013. В данном случае авторам положена компенсация. Размер этой компенсации прописывается в локальном Положении об изобретательской деятельности в организации, или определяется договором между авторами и работодателем.

[Джермук]

Да, Вы совершенно правы. Подтверждением этому является ст. 1370 ГК РФ и п.51 Постановления Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего АС РФ № 5/29 от 26.03.2013. В данном случае авторам положена компенсация

Читаем Постановление 5/29:
56. Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ суды рассматривают, в частности, споры о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных Кодексом. При этом данная норма не предполагает возможности патентообладателя защищать свои нарушенные права путем заявления требования о взыскании компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 1252 Кодекса. Такого рода способ защиты прав не предусмотрен положениями главы 72 ГК РФ.
Указанную норму суды применяют, рассматривая споры о компенсациях как виде вознаграждения, уплачиваемых на основании подпункта 3 статьи 1359, статьи 1360, абзаца второго пункта 4 статьи 1370, пункта 3 статьи 1392 Кодекса.

Пункт 4 ст. 1370 (извлечение):
В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.

И где тут вознаграждение автору изобретения?
Если читать 1370 п.4, то там речь идет о выплате компенсации правообладателю, что вовсе не означает, что это вознаграждение автору изобретения.
Вы уверены, что ситуации тождественны?

[b_m_a]

Я правильно поняла, что по вопросам выплаты вознаграждения авторы изобретения к Заказчику ничего не предъявляют, а решают это со своим работодателем (Исполнителем по договору)?

По вопросам выплаты авторы обращаются к работодателю-патентообладателю.

Правообладателем по патенту не будет являться работодатель. Правообладателем будет являться Заказчик по договору, а работодатель - Исполнитель по договору.

Я так полагаю, что в нашем случае из п.4 ст. 1370 к нам будет относиться ситуация по третьему абзацу данного пункта:
"Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом".

Мы как раз и есть третье лицо, которе будет получать патент на изобретение.

Сообщение отредактировал b_m_a: 20 June 2013 - 13:16

[tsil]

Мы как раз и есть третье лицо, которе будет получать патент на изобретение.[/font][/size]

Почему третье лицо?

В договоре есть следующее условие:
"Настоящим Стороны понимают и соглашаются, что все права на результаты НИОКР, полученные Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, принадлежат Заказчику, и Исполнитель не вправе передавать права на результаты НИОКР третьим лицам.

[Джермук]

Почему третье лицо?

Напоминает из советского прошлого: "Третьим будешь?".
А ведь не каждый молодой эту достойную "оферту" и поймет.

[ИНЮТА]

И где тут вознаграждение автору изобретения?
Если читать 1370 п.4, то там речь идет о выплате компенсации правообладателю, что вовсе не означает, что это вознаграждение автору изобретения.
Вы уверены, что ситуации тождественны?

Извините, допустила неточность и речь в данном случае должна идти о вознаграждении автору-работнику за РИД, переданный работодателем-Исполнителем Заказчику. Подтверждением этому является не только первый, но и второй абзац п.51 Постановления 5/29 "Судам необходимо иметь в виду, что законодатель императивно определяет лицо, выплачивающее соответственно компенсацию или вознаграждение. Таковым лицом является работодатель. Следовательно, даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на РИД переданы (предоставлены) по договору отчуждения права ..., лицом, обязанным платить ..вознаграждение работнику, остается работодатель.

[b_m_a]

Мы как раз и есть третье лицо, которе будет получать патент на изобретение.[/font][/size]

Почему третье лицо?

В договоре есть следующее условие:
"Настоящим Стороны понимают и соглашаются, что все права на результаты НИОКР, полученные Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, принадлежат Заказчику, и Исполнитель не вправе передавать права на результаты НИОКР третьим лицам.

Прошу прощения, в контексте того сообщения, третье лицо я имела ввиду в отношениях между работодателем и работником, а не по договору.

[Джермук]

Извините, допустила неточность и речь в данном случае должна идти о вознаграждении автору-работнику за РИД, переданный работодателем-Исполнителем Заказчику.

Это меняет суть дела в отношении "компенсации", и тогда и вопроса нет.

Следовательно, даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на РИД переданы (предоставлены) по договору отчуждения права ..., лицом, обязанным платить ..вознаграждение работнику, остается работодатель.

Знаем знаем об этом. Только и тут, несмотря на разъяснение, выплата вознаграждения работодателем будет осуществляться тогда, когда работодатель сам будет получать бабки от уступки или лицензии (разовые или с роялти). Как только работодатель уже не будет получать бабки от нового правообладателя патента, он платить НЕ будет, т.к. не из чего платить, хотя тот, кто патент получил, может и продолжает в золоте купаться. Это тот вопрос, который я уже освещал, а судебные споры именно и конкретно по данной ситуации еще впереди будут. Когда Президиумами давалось разъяснение имелась ввиду ситуация с вопросом, кто должен платить при уступке (за уступку) или за лицензионный договор, но не рассматривался вопрос о том, что работодатель будет вечно платить и тогда, когда сам изобретение не использует и ничего на свой счет уже не получает от других лиц. Нонсенс платить некий % из получаемого на счет нуля.

Сообщение отредактировал Джермук: 21 June 2013 - 13:07

[tsil]

третье лицо я имела ввиду в отношениях между работодателем и работником, а не по договору.

Тогда "другое лицо" - п. 4 ст. 1370

[FRaptor]

Есть ли у Заказчика риск того, что авторы этого изобретения (сотрудники Исполнителя) будут ежегодно предъявлять свои права на получение вознаграждения патентообладателю (Заказчику по договору) или все вопросы по оплате вознаграждения с авторами-работниками должен урегулировать Исполнитель?

Хочется вставить реплику от себя. У нас по общему правилу, которое выводится из закона о введении ч. 4 ГК РФ, самой ч. 4 ГК РФ, закона СССР об изобретениях и Постановления 5/29, все виды вознаграждений авторам изобретений выплачиваются только работодателем и только своим работникам. При этом как Вы считаете, происходит ли в соответствии с указанным Вами договором передача права на получение патента?

[ИНЮТА]

Знаем знаем об этом. Только и тут, несмотря на разъяснение, выплата вознаграждения работодателем будет осуществляться тогда, когда работодатель сам будет получать бабки от уступки или лицензии (разовые или с роялти). Как только работодатель уже не будет получать бабки от нового правообладателя патента, он платить НЕ будет, т.к. не из чего платить, хотя тот, кто патент получил, может и продолжает в золоте купаться. Это тот вопрос, который я уже освещал, а судебные споры именно и конкретно по данной ситуации еще впереди будут. Когда Президиумами давалось разъяснение имелась ввиду ситуация с вопросом, кто должен платить при уступке (за уступку) или за лицензионный договор, но не рассматривался вопрос о том, что работодатель будет вечно платить и тогда, когда сам изобретение не использует и ничего на свой счет уже не получает от других лиц. Нонсенс платить некий % из получаемого на счет нуля.

Хотелось бы пояснить, как этот вопрос решен в нашей организации. В смете договора на НИОКР (а договор является типовым для всего холдинга) Заказчик закладывает средства за передачу прав на ИС, если в техзадании имеется пункт о создании Исполнителем патентоспособного РИД и о передаче прав на него Заказчику. У Исполнителя имеется локальное Положение об изобретательской деятельности, где прописана эта ситуация и предусмотрен порядок выплаты при этом ЕДИНОВРЕМЕННОГО вознаграждения авторам - работникам Исполнителя, патентоспособного РИД, исходя из суммы, заложенной в смете указанного договора (за вычетом сборов и налогов, предусмотренных НК). При этом для подстраховки составляем Соглашение между авторами и работодателем - Исполнителем о порядке выплаты этого вознаграждения (а то вдруг авторы потом скажут, что не знали, не поняли, не разобрались и т.п.). Конфликтов не было.

[Джермук]

Хотелось бы пояснить, как этот вопрос решен в нашей организации.

Да все нормально у Вас, я так думаю. Я, видимо, плохо пояснил, свою позицию насчет опасений.
Имел ввиду ситуацию, когда произошла "ступенчатая" уступка, т.е. от работодателя к лицу А, а лицо А потом перегнало патент лицу Б.
За уступку лицу А (или лицензию) будет платить авторам (работникам) работодатель, а вот после этого, когда патент уплыл лицу Б, вопрос БОЛЬШОЙ, если работодатель УЖЕ не получает сам никаких платежей.
Это сволочной подводный камень, и лучше такие ситуации прокачивать на фирме заранее, и особенно об этом должны знать и понимать работники- авторы. Темное это дело.

[b_m_a]

Спасибо всем, кто откликнулся.

[ИНЮТА]

Имел ввиду ситуацию, когда произошла "ступенчатая" уступка, т.е. от работодателя к лицу А, а лицо А потом перегнало патент лицу Б.
За уступку лицу А (или лицензию) будет платить авторам (работникам) работодатель, а вот после этого, когда патент уплыл лицу Б, вопрос БОЛЬШОЙ, если работодатель УЖЕ не получает сам никаких платежей.
Это сволочной подводный камень, и лучше такие ситуации прокачивать на фирме заранее, и особенно об этом должны знать и понимать работники- авторы. Темное это дело.

Да не такое уж темное дело, Валерий Юрьевич, указанная ситуация. Подобные "темные дела" нужно осветить (предусмотреть) в Положении об изобретательской деятельности предприятия. В случае уступки Работодателем патента лицу А, работодатель выплачивает авторам единовременное вознаграждение, исходя из установленной Положением ставки. Причем ранее (еще при подаче заявки) автор заключил с работодателем Соглашение о порядке выплаты различных видов вознаграждения, в котором было предусмотрено и описанное Вами "темное дело". Единовременное вознаграждение за первую уступку и точка. Дальнейшая судьба патента (уступка патента лицом А лицу Б) автора и работодателя не должна волновать. Такова наша практика.

[Джермук]

Да не такое уж темное дело, Валерий Юрьевич, указанная ситуация. Подобные "темные дела" нужно осветить (предусмотреть) в Положении об изобретательской деятельности предприятия.

Об этом пишу, начиная с 2009 года.

Дальнейшая судьба патента (уступка патента лицом А лицу Б) автора и работодателя не должна волновать. Такова наша практика.

Практика, может, она у Вас и такая, а теперь проиграйте ситуацию следующего плана.
Ваш работодатель уступил патент лицу А и из полученных денег выплатил за сам факт уступки авторам, причем за использование не платил, т.к. его еще и не было.
Исключаете такую ситуацию? Думаю, что нет.
Далее, лицо А уступает в свою очередь патент лицу Б (это как правило, свои же "люди"), и вот тут лицо Б и начинает полномасштабное использование ИЗ, продажу продукции и .т.п., и получает приличную прибыль, причем все сделано на базе разработок Работодателя.
Исключаете такую ситуацию? Думаю, что нет.

По сути, авторов-работников красиво обули и от использования ИЗ просто "отодвинули", но это до поры до времени, пока в судах не раскусят такой финт.
Понимаю, что очень сложно будет доказывать, что вторая уступка, это фикция, но если сие доказать, то мама не горюй.
А фикция как правило видна в тех случаях, когда лицо Б осуществляет "использование" на оборудовании лица А, у которого оно взяло его в "аренду" (и цеха за одно).
Вот тут я бы не зарекался, что для авторов-работников все так "глухо".
Так что, темное это дело, темное, и не обкатанное в судах (пока еще).

Сообщение отредактировал Джермук: 26 June 2013 - 23:52

[ИНЮТА]

а теперь проиграйте ситуацию следующего плана.
Ваш работодатель уступил патент лицу А и из полученных денег выплатил за сам факт уступки авторам, причем за использование не платил, т.к. его еще и не было.
Исключаете такую ситуацию? Думаю, что нет.
Далее, лицо А уступает в свою очередь патент лицу Б (это как правило, свои же "люди"), и вот тут лицо Б и начинает полномасштабное использование ИЗ, продажу продукции и .т.п., и получает приличную прибыль, причем все сделано на базе разработок Работодателя.
Исключаете такую ситуацию? Думаю, что нет.

По сути, авторов-работников красиво обули и от использования ИЗ просто "отодвинули", но это до поры до времени, пока в судах не раскусят такой финт.
Понимаю, что очень сложно будет доказывать, что вторая уступка, это фикция, но если сие доказать, то мама не горюй.
А фикция как правило видна в тех случаях, когда лицо Б осуществляет "использование" на оборудовании лица А, у которого оно взяло его в "аренду" (и цеха за одно).
Вот тут я бы не зарекался, что для авторов-работников все так "глухо".
Так что, темное это дело, темное, и не обкатанное в судах (пока еще).

Ситуации, обрисованные Вами, не только не исключаю, но даже знаю конкретные примеры из жизни. Однако, смею напомнить, что обсуждение касается СЛУЖЕБНЫХ ИЗ (ПМ). При выплате вознаграждения речь может идти только о взаимоотношениях Автор-работник и Работодатель. Причем ст.1370 ГК РФ и Постановление 5/29 не связывают обязанность выплаты вознаграждения автору с доходом Работодателя от ИЗ. Работодатель и только он обязан выплатить авторам за определенные законом действия РАБОТОДАТЕЛЯ с ИЗ и точка! Поэтому, на мой взгляд, обращение авторов к лицу Б с требованием выплаты им вознаграждения за использование некогда служебного ИЗ будет являться неправомерным и вряд ли будет поддержано судом. А Работодатель, по-моему, также не захочет ссориться с лицом Б, т.к. обычно все эти предприятия из одной отрасли и имеют взаимные интересы.

[Джермук]

Однако, смею напомнить, что обсуждение касается СЛУЖЕБНЫХ ИЗ (ПМ). При выплате вознаграждения речь может идти только о взаимоотношениях Автор-работник и Работодатель. Причем ст.1370 ГК РФ и Постановление 5/29 не связывают обязанность выплаты вознаграждения автору с доходом Работодателя от ИЗ. Работодатель и только он обязан выплатить авторам за определенные законом действия РАБОТОДАТЕЛЯ с ИЗ и точка! Поэтому, на мой взгляд, обращение авторов к лицу Б с требованием выплаты им вознаграждения за использование некогда служебного ИЗ будет являться неправомерным и вряд ли будет поддержано судом.

Совершенно верно, что речь идет о служебных ИЗ, но и в отношении служебных ИЗ (ПМ) между работником и работодателем могут быть договорные отношения. В этом случае, если Работодатель взял на себя обязательства выплачивать вознаграждение авторам за использование служебного ИЗ (ПМ), оговорил % выплаты от объема выпуска и т.д., а потом просто "перегнал" патент в подконтрольные фирмы, то вопрос так просто, как Вы полагаете, не решится. Я тоже не знаю как решит суд, и всего лишь обсуждаю возможные коллизии, от которых зарекаться опасно.
Как пример подхода суда, напомню, что суды обязали работодателя выплачивать вознаграждение авторам по патенту, который работодателем был угроблен путем неуплаты пошлины. И мотивация суда состояла в том, что между авторами и работодателем подписан договор, в котором работодатель взял на себя обязательство поддерживать патент. Таким образом конкретные условия конкретного договора определили позицию суда, и я не утверждаю ничего иного, кроме как быть "осторожными".

Сообщение отредактировал Джермук: 27 June 2013 - 12:26

[ИНЮТА]

Валерий Юрьевич, обсуждаемая тема "ухода" работодателя от выплаты авторского вознаграждения за использование ИЗ путем переуступки патента сегодня получила свое практическое воплощение (позвонил автор). Суть дела: Патентообладатель использовал это ИЗ в течение 4 лет и использует в настоящее время. Автор отсудил у него авторское вознаграждение за 2 года. После этого патентообладатель- юрлицо уступил патент физическому лицу, но ИЗ продолжает использовать. Далее автор выиграл суд о выплате авторского вознаграждения юрлицом за последующие два года (судебная экспертиза состоялась и признала факт использования ИЗ этим юрлицом и в настоящее время, т.е. после отчуждения патента физику). Но юрлицо (бывший патентообладатель) подало в суд отзыв на исковое заявление автора, в котором главным аргументом для отказа автору в исковых требованиях в выплате вознаграждения был вышеуказанный факт отчуждения патента патентообладателем физическому лицу. Как Вы справедливо указали в предыдущих постах, это отчуждение является просто фикцией, но как это доказать? Бывший патентообладатель продолжает использовать ИЗ в настоящее время без лиц. договора. Думаю, что в продолжение этого разговора будет интересно ознакомиться с определением Пермского краевого суда от 24.09.2012 № 33-8255/2012.

[Джермук]

Валерий Юрьевич, обсуждаемая тема "ухода" работодателя от выплаты авторского вознаграждения за использование ИЗ путем переуступки патента сегодня получила свое практическое воплощение (позвонил автор).

Так я и не сомневался в этом

Думаю, что в продолжение этого разговора будет интересно ознакомиться с определением Пермского краевого суда от 24.09.2012 № 33-8255/2012.

Будем смотреть. А Вы выложите его для форумчан, если это Вас не затруднит.
Это дело я знаю.

Как Вы справедливо указали в предыдущих постах, это отчуждение является просто фикцией, но как это доказать?

А кто его знает. Думать, искать аналогии, еще раз думать, потом проиграть в одном суде, а может потом и где то выиграть.

Сообщение отредактировал Джермук: 30 June 2013 - 23:49

[ИНЮТА]

Думаю, что в продолжение этого разговора будет интересно ознакомиться с определением Пермского краевого суда от 24.09.2012 № 33-8255/2012.

А Вы выложите его для форумчан, если это Вас не затруднит.
Это дело я знаю.

Извините, Валерий Юрьевич, выложить Определение суда не смогла по причине незнания такой функции. Изучение странички "Помощь" также не помогло.

[Джермук]

Извините, Валерий Юрьевич, выложить Определение суда не смогла по причине незнания такой функции. Изучение странички "Помощь" также не помогло.

Да не переживайте. Кто хочет, в конце концов, тот найдет, тем более, что по указанным реквизитам дела его и в инете найти можно (сам проверял).
На будущее можете делать так.
Сохраняете нужный файл у себя в компе (я обычно кладу его на рабочий стол, чтобы сразу видеть). Потом, готовя свой ответ, входите в опцию "Расширенная форма". Там уже можно пришпиливать файлы к своему сообщению. Можете просто тренироваться на форуме с этим, а потом всю лабуду сами и уберете (если, опять же, знаете как)
Я когда на форуме начинал, тоже ляпы давал. Так меня быстро осадили.