Сообщений в теме: 43

[Алексей Смирнов]

Всем доброго времени суток!
Очень необходима помощь квалифицированного патентоведа.
Ситуация такая: мною был получен патент РФ на полезную модель на некое устройство (далее - первый патент). В процессе дальнеших исследований и анализа предмета патентования мной был сделан вывод, что запатентованное устройство является лишь одним из возможных частных случаев выполнения подобных по значению и основным особенностям новых устройств . В попытке исправить положение, по истечении 3-х месяцев с даты публикации первого патента, мной была подана вторая заявка на полезную модель и получен патент (далее - второй патент), в котором были устранены вышеуказанные недостатки - был более широко описан такой тип устройств (заявлен более широкий правовой охват). При этом под формулу второго патента полностью попадает устройство, описанное в первом патенте, а так же множество других возможных случаев выполнения устройства. (Для наглядности ситуации приведу аналогичный пример: в первом патенте описан "Велосипед с рамой, колесами, рулем, педалями и цепью", а во втором "Механическое транспортное средство, приводимое в действие за счет мускульной силы человека, выполненное с возможностью управления человеком направлением движения", а в качестве примеров частного выполнения были приведены: велосипед, самокат, детская педальная машина, гребная лодка с рулем и водный катамаран. При этом в контексте данного примера условно новыми являются все перечисленные "транспортые средства" ).
Вопрос такой: действителен ли мой второй патент (удовлетворяет ли он условию патентоспособности "новизна"), применима ли к нему 6-ти месячная "авторская льгота по новизне" (от даты публикации первого патента до даты подачи заявки на второй прошло 3 месяца)? С точки зрения закона, правил подачи/рассмотрения заявок в ФИПС, получается двоякая ситуация: с одной стороны в уровень техники включаются все запатентованные изобретения и полезные модели, в том числе и того же автора (заявителя), а с другой стороны инициатором раскрытия информации (публикации первого патента) являлся именно я, и мне должна предоставляться 6-ти месячная отсрочка. Заранее огромное спасибо!

Сообщение отредактировал Алексей Смирнов: 03 March 2009 - 13:01

[Алексей Смирнов]

Пытаюсь разобраться:
Читаю "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ".
Пишут: "1.5.1.2. При проверке новизны в уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на это изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации (дата раскрытия определяется для разных видов источников информации в соответствии с указанным выше пунктом Правил).
Из приведенного следует, что при оценке новизны рассматриваемого изобретения не принимается во внимание произведенное в указанный срок его раскрытие, например:
- в опубликованном описании изобретения к патенту, выданному по заявке, по которой состав заявителей и/или авторов хотя бы частично совпадает с составом заявителей и/или авторов рассматриваемого изобретения;"
Т.е., если учесть, что к полезной модели применимы те же самые правила предоставления авторской льготы по новизне, то можно привести следующий пример: "в опубликованном описании полезной модели к патенту, выданному по заявке, по которой состав заявителей и/или авторов хотя бы частично совпадает с составом заявителей и/или авторов рассматриваемой полезной модели;"
А если учесть, что описание полезной модели (изобретения) к патенту, это не есть описание полезной модели (изобретения) как таковое, а это титульный лист, текст описания изобретения, формула изобретения, чертежи или иные материалы (при их наличии), то соответственно в моем случае должна предоставляться авторская льгота по новизне.
Однако, следующие пункты гласят : "1.5.1.4. Согласно абзацу пятому пункта 1 статьи 4 Закона при установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона или частью второй статьи 25 Закона, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. "
и: "1.5.2. Особенности использования запатентованных изобретений и полезных моделей с более ранним приоритетом при проверке новизны заявленного изобретения.
В соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 4 Закона при проверке новизны изобретения в уровень техники включаются при условии более раннего приоритета не только заявки (при соблюдении определенных условий), но и запатентованные изобретения и полезные модели. При этом если для включения в уровень техники ранее поданных заявок они должны быть поданы другими лицами, то в отношении запатентованных изобретений и полезных моделей такое условие не предусматривается. Таким образом при проверке новизны изобретения по рассматриваемой заявке в уровень техники могут включаться при условии более раннего приоритета запатентованные изобретения и полезные модели, относящиеся к заявке любого лица, в том числе и того, которым подана рассматриваемая заявка. "
? Помогите пожалуйста разобраться. Либо я чего-то недопонимаю, либо в правилах и законе имеют место неточности, позволяющие двоякую трактовку?

[Server]

Не знаю, мне кажется, в п. 2 ст. 1351 ГК РФ четко сказано, что запатентованные полезные модели порочат новизну последующих заявок, разве нет? Льгота по новизне, имхо, имеет скорее отношение к публикациям в научной литературе и т.п.

Хотя, при экспертизе ПМ новизна в целом не проверяется, т.е. патент, скорее всего, будет выдан, просто будет сложно отстоять патент на усовершенствованную ПМ, если кто-то попытается его аннулировать. И сложнее предъявлять претензии к нарушителям (по той же причине)

Добавлено немного позже:
ЗЫ Патентный закон, на который Вы ссылаетесь (и Правила ссылаются) - не действует с 01.01.2008, вместо него применяется 4 часть Гражданского Кодекса

Сообщение отредактировал Server: 03 March 2009 - 13:06

[Алексей Смирнов]

Server Патент уже получен. Понятно, что никто не проверял новизну при экспертизе.

просто будет сложно отстоять патент на усовершенствованную ПМ, если кто-то попытается его аннулировать. И сложнее предъявлять претензии к нарушителям (по той же причине)

В этом и есть проблема.

ЗЫ Патентный закон, на который Вы ссылаетесь (и Правила ссылаются) - не действует с 01.01.2008, вместо него применяется 4 часть Гражданского Кодекса

Правила действуют те же, насколько я знаю.

Не знаю, мне кажется, в п. 2 ст. 1351 ГК РФ четко сказано, что запатентованные полезные модели порочат новизну последующих заявок, разве нет? Льгота по новизне, имхо, имеет скорее отношение к публикациям в научной литературе и т.п.

Вот здесь как раз и вся загвоздка. В правилах говорится: "Из приведенного следует, что при оценке новизны рассматриваемого изобретения не принимается во внимание произведенное в указанный срок его раскрытие, например:
- в опубликованном описании изобретения к патенту, выданному по заявке, по которой состав заявителей и/или авторов хотя бы частично совпадает с составом заявителей и/или авторов рассматриваемого изобретения"!!!

[Server]

Алексей Смирнов

Вот здесь как раз и вся загвоздка. В правилах говорится: "Из приведенного следует, что при оценке новизны рассматриваемого изобретения не принимается во внимание произведенное в указанный срок его раскрытие, например:
- в опубликованном описании изобретения к патенту, выданному по заявке, по которой состав заявителей и/или авторов хотя бы частично совпадает с составом заявителей и/или авторов рассматриваемого изобретения"!!!

Да, действительно, можно усмотреть определенную нечеткость. Хотя тут надо оценивать силу аргумента (ссылка на эти Рекомендации). Во-первых, относится этот п. 1.5.1.2 только к изобретениям, во-вторых это рекомендации для внутреннего пользования экспертизы ФИПСа, в-третьих есть более поздняя и более сильная по старшинству норма п. 2 ст. 1351 ГК РФ. Честно говоря, и раньше вряд ли автору выдали патент с включением более раннего изобретения в отличительную часть нез. пункта формулы, если заявка на "новое" изобретение подавалась через 3 мес. после публикации 1 патента...А свид-ва/патенты на полезные модели выдавали, как правило, на что угодно (сейчас стали немного строже относитсья)

[Алексей Смирнов]

Во-первых, относится этот п. 1.5.1.2 только к изобретениям, во-вторых это рекомендации для внутреннего пользования экспертизы ФИПСа, в-третьих есть более поздняя и более сильная по старшинству норма п. 2 ст. 1351 ГК РФ.

Не вижу такой уж принципиальной разницы при оценке новизны изобретения и полезной модели. Авторская льгота по новизне точно применяется одинаково, повторюсь. А эта рекомендация для внутреннего пользования как раз и комментирует ст.1350 (3) (соответственно и ст.1351 (3) ), а в примерах приведен конкретно случай раскрытия информации в опубликованном описанию к патенту. Почему такой же пример нельзя привести и для полезной модели?

А свид-ва/патенты на полезные модели выдавали, как правило, на что угодно (сейчас стали немного строже относитсья)

Как же строже, если проверка патентоспособности как раньше не проводилась, так и сейчас не проводится?

[Server]

Алексей Смирнов

А эта рекомендация для внутреннего пользования как раз и комментирует ст.1350 (3) (соответственно и ст.1351 (3)

Как это более ранняя норма может комментировать более позднюю? В юриспруденции (если я ничего не путаю) действует иной принцип: последующая норма отменяет предыдущую в противоречащей части, т.е. старая норма (если нет прямого указания в законе на её отмену) действует постольку поскольку не противоречит последующей норме.

Как же строже, если проверка патентоспособности как раньше не проводилась, так и сейчас не проводится?

Формально не проводится. А фактически -проводится. Если есть подозрения на отсутствие новизны - начинают ко всему цепляться...

Сообщение отредактировал Server: 03 March 2009 - 14:16

[Алексей Смирнов]

Как это более ранняя норма может комментировать более позднюю? В юриспруденции (если я ничего не путаю) действует иной принцип: последующая норма отменяет предыдущую в противоречащей части, т.е. старая норма (если нет прямого указания в законе на её отмену) действует постольку поскольку не противоречит последующей норме.

Но новых же правил не ввели и руководствуются старыми, иначе как система вообще работает уже больше года? Тем более, что новый Кодекс не так уж и сильно отличается от старого, в плане правил подачи/рассмотрения заявок, условий патентоспособности, да и вообще в плане промышленной собственности вцелом.

Сообщение отредактировал Алексей Смирнов: 03 March 2009 - 14:41

[Алексей Смирнов]

Server Про льготы по новизне в ст.5 (1) старого Кодекса и в ст.1351 (3) слово в слово совпадение!

[Джермук]

Да, действительно, можно усмотреть определенную нечеткость

В отношении льготы по новизне яснее не бывает
-идентичная льгота действует в отношении ИЗ, ПМ и ПО,
- данная льгота не является "авторской",
- никакие "внутренние" рекомендации (которые понимать надо!) ничему не противоречат, а только поясняют смысл нормы для юзеров,
- количество примеров при идентичности нормы на ИЗ, ПМ и ПО -достаточно одного,
-прежде чем крыть норму, надо спросить - правильно ли ее понимаете.

[Алексей Смирнов]

Джермук Благодарю за проявленное внимание к моей теме!
Если можно, попробую задать Вам такие важные для меня "юзерские" вопросы :
1. Следует ли понимать из п.1.5.1.2 "внутренних" рекомендаций, что информация, раскрытая мной в описании, формуле, реферате и иллюстрациях к первому патенту на ПМ, а не только в описании, как может прочитать такой юзер, как я, не включается в уровень техники, при оценке патентоспособности второй ПМ?
2. Попадает ли мой случай под действие льготы по новизне ст.1351 (3)?
3. В моем случае, все признаки формулы второго патента идентичны всем признакам формулы первого патента, но каждый из признаков второго патента имеет более расширенную формулировку (определение) (т.е., например, если в первом патенте указано наличие руля, колес, цепи и педалей ,то во втором указано наличие средства направления движения и механического средства обеспечения движения за счет применения мускульной силы человека). Необходимо ли анулирование, прекращение действия первого патента, чтобы действовал второй, либо действуют оба патента и при возможном опротестовании первый патент не может быть противопоставлен второму?
Буду очень-очень Вам признателен!

Сообщение отредактировал Алексей Смирнов: 04 March 2009 - 05:03

[Джермук]

Алексей Смирнов

Если можно, попробую задать Вам такие важные для меня "юзерские" вопросы

Льгота по новизне (п.3. ст.1351 ГКРФ ) не действует, если ситуация касается так называемого "двойного патентования". Исключается двойное патентование нормой п.2 ст.1351, последние две строки (запатентованные в РФ ИЗ и ПМ).
При сравнении с запатентованными в РФ ИЗ и ПМ проводится сличение патентных формул по независимым пунктам и определяется равенство (тождество) сравниваемых объемов прав. Отличия в иных словесных формулировках признаков, не влияющих на сравнение по объему прав, не подтверждают появление разных ИЗ или ПМ.
Получить (сохранить) патент по поздней заявке с более широким объемом прав по изложенным причинам не представляется возможным, и льгота по новизне тут не поможет.
Действует простое правило - нельзя повторно получить исключительное право по объему больше, чем ранее уже были предоставлено в отношении того же ИЗ и ПМ.

[Алексей Смирнов]

Джермук Благодарю!

Действует простое правило - нельзя повторно получить исключительное право по объему больше, чем ранее уже были предоставлено в отношении того же ИЗ и ПМ.

Можно мне самому себя поздравить... Надо было патентовать разные вариации по отдельности (в контексте примера: самокат, лодку и катамаран) и проблем бы не было... Впредь постараюсь быть более осмотрительным!
Джермук
Может быть у меня есть последняя надежда - признание патента частично недействительным?
Если вот такая ситауация, например:
Первый патент остается таким же: "Велосипед содержащий раму, колеса, педали, цепь и руль."
Второй патент имеет такую формулу: "Транспорт, выполненный с возможностью движения по суше и/или по воде и/или под водой и/или по воздуху и/или по космосу за счет мускульной силы человека, содержащий основу, механическое средство обеспечения движения за счет применения мускульной силы человека и механическое средство управления человеком направления движением"
В случает опротестования возможно ли сохранение формулы в таком виде:
"Транспорт, выполненный с возможностью движения по воде и/или под водой и/или по воздуху и/или по космосу, содержащий основу, механическое средство обеспечения движения за счет применения мускульной силы человека и механическое средство управления человеком направления движением"
Если да, то стоит ли мне самому побыстрее подсуетиться или ждать возможного опротестования? Может заказать установку уровня техники и патентоспособности 2-х полезных моделей, и указать на их идентичность? Как в таком случае поступить? Спасибо!
P.S. Все равно не могу понять, о чем говорится в приведенном примере п.1.5.1.2 рекомендаций, о каких то сведениях, содержащихся в описании, но не включенных в формулу может быть?

[Джермук]

P.S. Все равно не могу понять, о чем говорится в приведенном примере п.1.5.1.2 рекомендаций, о каких то сведениях, содержащихся в описании, но не включенных в формулу может быть?

О сведениях, которые не входят в объем прав по выданному патенту.
Например, патент выдан на подшипник, а в описании раскрыта еще и его смазка как вещество. Или патент выдан на подшипник с двумя рядами шариков в общем сепаратере, а в описании опубликованной заявки раскрыт подшипник с тремя рядами шариков в отдельных сепараторах, и т.п.

Ответить на возможные изменения патентной формулы при опротестовании не представляется возможным. Все определяется как мотивами возражения, так и полнотой сведений в первичной заявке, в т.ч. в части доказательств существенности признаков ПМ в их связи с техническим результатом.

[Алексей Смирнов]

Джермук Теперь все понятно!
Ни разу не сталкивался с такими вещами еще... Каким образом мне самому изменить формулу (убрать сушу, но оставить воду и/или воздух и/или космос - данный пример очень нагляден, кстати, почти повторяет смысл структуры формулы моего второго патента)? Признаки определенно все очень существенные. При установке патентоспособности в Роспатенте возможно такое сделать или нужно опротестовывать самому?

[Алексей Смирнов]

Получается, что я вторым патентом перекрыл сам себе же возможность к патентованию вариаций. Это было очень глупо с моей стороны. Единственный шанс теперь что-то сделать с этим патентом, чтобы сохранить частичное действие.

[Джермук]

Получается, что я вторым патентом перекрыл сам себе же возможность к патентованию вариаций. Это было очень глупо с моей стороны. Единственный шанс теперь что-то сделать с этим патентом, чтобы сохранить частичное действие.

Совершенно неправильный вывод!

При наличии патента с широкой формулой более поздние частные варианты, соответствующие условиям патентоспособности, спокойно патентуются со свом "узким" объемом прав.
Обратное - невозможно.

[Алексей Смирнов]

При наличии патента с широкой формулой более поздние частные варианты, соответствующие условиям патентоспособности, спокойно патентуются со свом "узким" объемом прав.
Обратное - невозможно.

Хм... Получается же ведь опять двойное патентование, если одинаков технический результат и назначение? Например:
Второй патент: "Транспорт, выполненный с возможностью движения по суше и/или по воде и/или под водой и/или по воздуху и/или по космосу, содержащий основу, механическое средство обеспечения движения за счет применения мускульной силы человека и механическое средство управления человеком направления движением"
Третий патент: "Водный катамаран, содержащий плавучую основу, механическое средство обеспечения движения за счет применения мускульной силы человека и механическое средство управления человеком направления движением"
По-моему нарушение второго патента третьим в данном случае налицо.
Или Вы имеете в виду, что нужно доработать, дополнить другими признаками, т.е. теперь нужно искать недостатки в своих патентах и указывать достижение другого технического результата?

Сообщение отредактировал Алексей Смирнов: 04 March 2009 - 19:22

[Алексей Смирнов]

Джермук И все таки, подскажите пожалуйства, в каком порядке можно попробовать изменить формулу второго патента, уменьшить объем правововых притязаний, "вычесть" признаки, присущие исключительно первой полезной модели? Понятно, что через опротестование можно это сделать. Но могу ли я сам опротестовать свой патент или в каком то другом порядке можно это сделать? Неоходимо ли для этого проходить процедуру установки уровня техники, проверку патентоспособности в Роспатенте, или достаточно указать совпадение с моим же первым патентом? Возможно ли как то прекратить действие или вообще анулировать первый патент, таким образом, чтобы он не мешал действию второго, пусть даже приоритет останется только второго патента? Как лучше всего и умнее всего будет мне поступить, чтобы получить максимально возможный правовой охват?
Т.е. если мне все-таки удастся удалить из формулы второго патента присущие первому признаки, то на оставшееся (воду/воздух/космос) получится максимально возможный правовой охват, шире просто не бывает и невозможно в конкретной ситуации! А если я начну патентовать всякие частные случаи по отдельности (со сдвигом притязаний в сторону каких-нибудь других мелких дополнений/доработок), то в любом случае такого охвата уже не получить, а получится множество "мелких правовых охватиков".

Сообщение отредактировал Алексей Смирнов: 04 March 2009 - 20:26

[Джермук]

Возможно ли как то прекратить действие или вообще анулировать первый патент, таким образом, чтобы он не мешал действию второго, пусть даже приоритет останется только второго патента? Как лучше всего и умнее всего будет мне поступить, чтобы получить максимально возможный правовой охват?

У меня нет ответа, который мог бы Вас удовлетворить.
Вы или кто то еще, можете досрочно прекратить действие своего первого патента или признать его недействительным (это два разных основания!), если есть доказательства несоответствия условиям патентоспособности, но от этого первый патент не перестанет быть источником информации, который может быть противопоставлен при оспаривании патентоспособности по второму патенту.
Более того, если первый патент (частный случай) можно повалить как не отвечающий условиям патентоспособности, то второй патент (общий случай) -повалить- пара пустяков.
Увы, но больше мне сказать нечего.

[Алексей Смирнов]

Джермук
Первый патент однозначно действителен (был проведен мировой поиск). Второму в любом случае мешает только первый. Нужно спасти частично второй. Как признать второй патент частично недействительным, в каком принципиальном порядке и где, в Палате по патентным спорам или в Роспатенте по какому-либо ходатайству, возможно при экспертизе патентоспособности?

Сообщение отредактировал Алексей Смирнов: 04 March 2009 - 20:51

[Алексей Смирнов]

Джермук
Извините за навязчивость!

[Джермук]

Алексей Смирнов

Как признать второй патент частично недействительным, в каком принципиальном порядке и где, в Палате по патентным спорам или в Роспатенте по какому-либо ходатайству, возможно при экспертизе патентоспособности?

Любой патент признается недействительным частично (и воще) только при рассмотрении возражения в ППС Роспатента. ППС теперь является структурным подразделением ФИПС Роспатента. Так что возражение можно спокойно адресовать непосредственно в Роспатент, т.к. именно Роспатент и никто иной с введением ч.4 ГКРФ уполномочен принимать РЕШЕНИЕ.
Спасти, как Вы говорите, второй патент можно только за счет заужения объема прав и за счет изменения формулы путем переноса в первый пункт признаков из других пунктов (если они в совокупе тянут на патентоспособность). Не самая простая задача. Если зависимых пунктов нет- дело гроб в принципе.
Новую экспертизу по заявке при рассмотрении возражения против уже выданного патента НЕ проводят.
Успехов.

[Алексей Смирнов]

Спасти, как Вы говорите, второй патент можно только за счет заужения объема прав и за счет изменения формулы путем переноса в первый пункт признаков из других пунктов (если они в совокупе тянут на патентоспособность). Не самая простая задача. Если зависимых пунктов нет- дело гроб в принципе.
Новую экспертизу по заявке при рассмотрении возражения против уже выданного патента НЕ проводят.
Успехов.

У меня в зависимых пунктах ничего нет такого существенного... Нужно что-то другое сделать... А если просто убрать альтернативные признаки из формулы (т.е., в контексте примера - убрать сушу, а оставшиеся признаки в совокупности и по отдельности будут явно существенными для ПМ), в таком случае тоже произойдет "заужение" объема прав без выхода за пределы объема охвата формулы, такое возможно? Можно из описания перенести в формулу признаки, т.е. заменить имеющиеся в формуле "широкие" признаки на более "узкие" из описания, или в таком случае нужна новая экспертиза, которая не проводится, т.е. нельзя? Т.е. все изменения могут быть только "внутри" формулы" и сводиться к перестановке, рокировке признаков потому что невозможна экспертиза (если да, то в таком случае логичным бы выглядела и возможность удаления альтернативного признака),? Может быть мне предложить сразу несколько собственных вариантов решения проблемы и привести целую гору доводов и аргументов в их поддержку, при подаче возражения в Роспатент? Попытка, как говорится - не пытка!

[Джермук]

Спасти, как Вы говорите, второй патент можно только за счет заужения объема прав и за счет изменения формулы путем переноса в первый пункт признаков из других пунктов (если они в совокупе тянут на патентоспособность). Не самая простая задача. Если зависимых пунктов нет- дело гроб в принципе.
Новую экспертизу по заявке при рассмотрении возражения против уже выданного патента НЕ проводят.
Успехов.

У меня в зависимых пунктах ничего нет такого существенного... Нужно что-то другое сделать... А если просто убрать альтернативные признаки из формулы (т.е., в контексте примера - убрать сушу, а оставшиеся признаки в совокупности и по отдельности будут явно существенными для ПМ), в таком случае тоже произойдет "заужение" объема прав без выхода за пределы объема охвата формулы, такое возможно? Можно из описания перенести в формулу признаки, т.е. заменить имеющиеся в формуле "широкие" признаки на более "узкие" из описания, или в таком случае нужна новая экспертиза, которая не проводится, т.е. нельзя? Т.е. все изменения могут быть только "внутри" формулы" и сводиться к перестановке, рокировке признаков потому что невозможна экспертиза (если да, то в таком случае логичным бы выглядела и возможность удаления альтернативного признака),? Может быть мне предложить сразу несколько собственных вариантов решения проблемы и привести целую гору доводов и аргументов в их поддержку, при подаче возражения в Роспатент? Попытка, как говорится - не пытка!

Убрать альтернативные признаки из формулы можно, но для этого должны быть основания, а не просто желание.
Изъятие альтернативных признаков не расширяет объем прав, т.к. таким образом исключпется только один вариант, а объем охраны другого варианта тот же остается.
Заменить признаки в формуле на более широкие признаки из описания при рассмотрении возражения против уже выданного патента нельзя.
Попытка, конечно, не пытка, но больно однако-ж