Заявитель подал заявку, в описании которой раскрыл вещество Х-У, где У может представлять собой А. Позже подал другую, с формулой на вещество Х-У. Потом, поскольку Х-У со значением А уже раскрыто, сделал изменение во второй заявке: "Вещество Х-У, где У не является А". Назвал это "дисклеймером". Однако формально признак "где У не является А" во второй заявке не раскрыт. Эксперт возражает.
Частая проблема. К сожалению, устоявшегося решения не имеет. Часто эксперты такое принимают. Особенно часто, когда речь идет о новизне в свете найденной ссылки третьих лиц. Правовой статус таких дисклеймеров не ясен, так что они похожи на бомбу с часовым механизмом. Использовать такое, кроме как в крайнем случае, не советую. Признак есть признак. Дисклеймер определяет объем охраны не хуже любого иного признака, а включать нераскрытый в первоначальной заявке признак в формулу - это как размахивать железным ломом в поле в грозу.
В РФ это не было бы проблемой.
Фига себе не было бы. Это если первую заявку не успели опубликовать. Часто противоставляется дремучая публикация из дцатых годов с формулой, нарисованной тушью от руки. Вот это весело!
В данном случае включаются слова, но никакой новый признак не вносится.
Любой признак по своему смыслу ограничивает объем охраны путём исключения вариантов осуществления, этим признаком не характеризующихся. Дисклеймер в этом плане ничем не отличается, так как он тоже ограничивает объем охраны путём исключения соответствующих вариантов осуществления.
Как еще сохранить остающиеся соединения? Они же патентоспособны!
Ответ универсален: надо было грамотно составлять вторую заявку. Например, вспомнить о существовании первой. Печальнее, когда заявитель второй действительно ни сном, ни духом о первой не подозревал.
А заявитель говорит, что в Европе все прошло.
Прошло, потому что в Европе про эти грабли есть специальное разумное (как обычно) правило H-V 4.1, которое так и называется "The subject-matter to be excluded is not disclosed in the application as originally filed (so-called undisclosed disclaimers)"
Просто перечислите все нужные и ранее заявленные соединения в формуле, но укажите их через оборот: "включает только (исключительно) перечисленные соединения" или "состоит только (исключительно) из перечисленных соединений".
Страшно далеки вы от народа.
Там миллиарды соединений, может быть. Цель исключить миллион-другой, а остальные - оставить в виде общей формулы.
На мой взгляд, ограничение объема защиты должно быть изначально показано в заявке, в любой ее части (в зависимых,или в описании сущности, или в примерах исполнения).
А диапазон тоже нельзя ограничить, чтобы от случайной новизны отбиться? К примеру, заявлено с диапазоном "от 1 до 100". Эксперт откопал в фондах статейку из дореволюционного журнала, где показано "от 1 до 5". Если заявитель позабыл в описании точек внутри диапазона накидать на всякий случай, нельзя ограничится диапазоном "от более 5 до 100"? Весь патент в мусорку из-за того, что заявитель недостаточно хорошо провидел прошлое и будущее?
Ситуация-то полностью аналогичная.
Сообщение отредактировал Deceiver: 18 July 2019 - 02:27