Pavel Arievich

Общеизвестно, что наиболее надежным способом защититься от ввоза контрафактных и параллельно импортируемых (серых) товаров, нарушающих права на товарный знак, является внесение оного товарного знака в ТРОИС. Это всяко эффективнее чем, скажем, бороться с ветряными мельницами в виде многочисленных мелких интернет-магазинов, торгующих разным ввезенным контрафактом и "серостью".

Пока оставим даже за скобками грядущую поэтапную легализацию параллельного импорта, которая, к слову, резко снизит всю пользу описанного выше механизма.

Поговорим о другом. О Таможенном Союзе. С тех пор как границы стран внутри ТС стали проницаемы, возникло множество вопросов. Дает ли товарный знак, внесенный в ТРОИС, практическую пользу, если можно ввезти контрафактный/серый товар через границу Казахстана или Беларуси (а ведь перечень стран ТС множится)? Не будет ли в таком случае регистрация в ТРОИС уподоблена установке бронированной двери в туристскую палатку? Да, в силу логистических соображений не всякий импортер повезет товар в обход через, скажем, Казахстан, и поэтому заградительная рогатка ТРОИС не всегда и не совсем бесполезна, но очень часто - таки может быть бесполезна. Случаи, когда у правообладателя синхронно защищен товарный знак во всех соответствующих юрисдикциях, и он прошел через все тернии таможенных реестров всех стран (не говоря о том, что соответствующие механизмы и качество правоприменения в данных странах, мягко говоря, немало отличаются) - думается, редки. Ведь единый ТРОИС пока непонятно как заработает.

Да и опять же для единого ТРОИС логичная предпосылка - добиться регистраций товарного знака во всех странах, а это и сложно, и дорого, и небыстро, и не всегда коммерчески целесообразно, да наконец и не всегда достижимо, если хотя бы в одной стране N. знак по тем или иным причинам зарегистрировать окажется невозможно. Мало кому это по плечу. Идея "единого товарного знака" представляется пока и вовсе сферическим конем в вакууме, нереализуемой на практике утопией, порождающей тьму практических трудноразрешимых проблем.

Был бы благодарен за мнения и доводы, подтверждающие мой пессимизм, а равно, напротив, за оптимистичные возражения. Возможно, многие здесь присутствующие этими вопросами уже задавались или даже находили на них ответы, но тем лучше объединить всё это дело наконец в одну тему.

Кто-нибудь осведомлен о практике применения правил относительно использования товарных знаков на вывесках (в рамках з-ва Москвы). В частности, п. 9 действующих с декабря 2013 г. Правил размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве гласит:

Использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях (вывесках), указанных в пункте 3.5 настоящих Правил, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Ранее действовавшие Правила-2006 были сформулированы еще более невнятно, из-за чего много возникало вопросов и неразберихи: можно ли использовать на вывеске незарегистрированный знак? одинаково ли можно/нельзя в кириллице или в латинице? если нельзя и если это знак правообладателя иного чем владелец ресторана/гостиницы и т.п., то обязателен лиц. договор или можно обойтись письмом? и т.п. Насколько я понимаю, правоприменение (не говоря уже о самой норме) не славилось четкостью и единообразием. Вот и сейчас возникает много вопросов - напр., а что, если слово на вывеске - это не товарный знак, а коммерческое обозначение, а ведь п. 3.5.1. новых Правил упоминает через запятую и коммерческое обозначение.

Есть ли какая-н. устойчивая практика (или хотя бы прецеденты) сейчас? Был бы очень благодарен узнать.

Возник вопрос потенциального отчуждения исключительного права на общеизвестный ТЗ (вместе с "семьей" всех одноименных и близких им обычных знаков, разумеется). Допускаю, что из-за наличия относительно небольшого количества ОТЗ (100 с хвостиком) внятной практики не сформировалось. Но все же, может быть у кого-то есть?

Мои мысли:

1. Отчуждение ОТЗ в принципе возможно в порядке, аналогичном отчуждению обычного ТЗ. На это указывает хотя бы упоминание возможности записи в реестр о таком отчуждении в некоторых админрегламентах и пр. (ссылки не даю, но легко найти).

2. Другой вопрос - см. 1488 (2), "введение в заблуждение", насколько оно может фактически блокировать уступку ОТЗ. Что, если это, например, обычная внутригрупповая уступка внутри холдинга? С обычными знаками это - рядовая история. Но насколько с ОТЗ это может стать проблемой? Безусловно, что в ходе процесса признания знака общеизвестным экспертизой анализируется огромный массив информации, связанный в том числе с деятельностью непосредственно самого заявителя по интенсивному использования знака. Насколько "отрыв" общеизвестного товарного знака от правообладателя повлечет, скажем, необходимость чуть ли не доказывания по новой, что компания Б (новый правообладатель) имеет не меньшую связь в глазах потребителя с ОТЗ чем компания А (старый правообладатель)? Я вижу тут серьезные опасения. В общем, если кто-то уже сталкивался с какой-н. практикой на этот счет - было бы интересно обсудить.

Давно хотел обсудить и подискутировать. Эта тема на форуме ранее неоднократно затрагивалась, но фрагментарно и, на мой взгляд, не приводила к системному обсуждению. Кому-то она может показаться очевидной; многие из нас, включая меня, имеют с этим дело регулярно и давно сформировали для себя какие-то, пусть промежуточные, позиции, но многие вопросы тем не менее, ИМХО, остаются вечнодискуссионными.

Итак, в каких случаях нужен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака (в терминологии ст. 1489 ГК) и в каких случаях он не нужен? Кратко набросаю свои взгляды.

1. Пример А. Лицензиат ЛТ использует товарный знак лицензиара ЛР, нанося его на товары или оказывая под ним услуги (товары и услуги входят в перечень ТЗ). Здесь, как правило, нет сомнений, что ЛД нужен. Это прямо вытекает из ст. 1489.
2. Пример Б. "Лицензиат" ЛТ внутри РФ обычным образом покупает у "лицензиара" ЛР товары, маркированные ТЗ-м ЛР-а, и затем перепродает. Здесь, как правило, нет сомнений, что ЛД не нужен, а стороны - де-юре никакие не лицензиар и не лицензиат, т.к. нет лицензионных отношений.
3. Пример В. То же самое, что в примере Б, но продажа от ЛТ к ЛР трансгранична, и ЛР ввозит товар в РФ. Здесь уже интереснее, т.к. есть усложняющий элемент "введение товара в оборот на территории РФ" ЛТ-ом. Не хотел бы открывать ящик Пандоры и провоцировать новое соприкосновение с многотомной темой про параллельный импорт Ограничусь констатацией того, что превалирующая точка зрения (в т.ч., насколько я понимаю, поддерживаемая таможенными органами), что о лицензионных отношениях тут все же говорить не вполне корректно, корректнее говорить о трансграничной поставке/дистрибуции. Я придерживаюсь этой точки зрения. ЛД не нужен. Зачастую нужно разрешение правообладателя в форме письма в ФТС, но это отдельный вопрос.
4. Пример Г. ЛТ не наносит товарный знак ЛРа на товары/услуги, но использует его в рекламе, маркетинге, объявлениях и т.д. На практике мы нередко видим ЛД в таких случаях. Юридически он оправдан. Обязателен ли он? - другой вопрос, для меня не самый очевидный. Пока ограничусь тем, что распространена точка зрения, что нужен.
5. Пример Д. ЛТ использует товарный знак лицензиата ЛР, нанося его на товары (почти как вариант А), но есть нюанс. Допустим, ЛТ производит товары по заказу ЛР, маркирует их товарным знаком и продает товары исключительно ЛР. С одной стороны, ЛТ маркирует производимые товары товарным знаком ЛР-а и тем самым использует товарный знак. С другой стороны, использование происходит по заказу ЛР-а, товары на открытый рынок не выпускаются. Была некая судебная практика на этот счет, ограничусь констатацией, что ЛД в этом случае, возможно, не нужен.

Это лишь некоторые наиболее типичные ситуации. На мой взгляд, неопределенность в ответах на эти вопросы диктуется пресловутой неопределенностью понятия "использование товарного знака", а ведь ст. 1489 ГК от него и отталкивается. Если же для расшифровки этого понятия руководствоваться перечнем в пункте 2 ст. 1484 ГК, то можно прийти к выводу, что очень большой круг действий является таким "использованием", а следовательно широк круг случаев, когда оправдан и даже необходим ЛД (с коим выводом я не вполне согласен, т.к. считаю, что практически смысл и сфера применения ЛД узки - что следует хотя бы из положения ст. 1489 (2) о контроле качества - и не стоит их неоправданно расширять).

В общем, если для кого-то решение этих вопросов кажется более простым и очевидным или есть иные доводы - предлагаю обменяться мнениями. Если что, готов какие-то позиции, кратко обозначенные выше, попробовать раскрыть подробнее.