Andy_P

Уважаемые Коллеги, поделитесь бесценным опытом закрепления прав в договорах НИОКР (без использования бюджетных средств)...

Выступая заказчиком, выплачивающим собственные деньги, мучающий меня вопрос заключается:
Права на РИД, созданные по НИОКР, "принадлежат" мне (в силу закона) или "передаются" (смешанный договор НИОКР с элементами отчуждения или некая новая форма распоряжения исключительным правом)

Согласно п.3 ст. 772 права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ.

Из указанной нормы следует, что:
-РИД - могут являться результатами НИОКР
-Права сторон договора НИОКР на созданные по договору РИД определяются четвертой частью ГК РФ.

И вот тут нам продают порося...


Предположим, что в рамках НИОКР созданы:
а) ПрЭВМ (программа ЭВМ)
б) РИД способный к правовой охране в качестве ИЗ
в) произведение науки (объект авторского права)


=I. ПрЭВМ=

п.1 ст. 1297
Если программа для ЭВМ или база данных создана при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали ее создание, исключительное право на такую программу или такую базу данных ПРИНАДЛЕЖИТ подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

Из указанной нормы следует, что:
1. ПрЭВМ созданная в рамках НИОКР - является результатом НИОКР и может быть
1.1 предусмотренной договором НИОКР ("запланированной")
1.2 не предусмотренным договором НИОКР ("незапланированной")
2. Если в НИОКР нет иного исключительное право на "незапланированную" ПрЭВМ ПРИНАДЛЕЖИТ в силу закона исполнителю НИОКР. Что корреспондирует со ст. 1295 ГК РФ.

п.2 ст. 1297
В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком исключительное право на программу для ЭВМ* или базу данных ПЕРЕДАНО** заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные им программу...

* О какой ПрЭВМ речь? "Запланированной" или "незапланированной" по НИОКР или сразу об обоих? Видимо с учетом п.1 1297 и ст. 1296 ГК РФ все же о "незапланированной".
**Передано в рамках какого договора? С учетом наименований сторон видимо в рамках НИОКР (или подряда).

Из указанной нормы следует, что:
Исключительное право на ПрЭВМ (незапланированную) созданную в рамках НИОКР может ПЕРЕДАВАТЬСЯ исполнителем заказчику.

Из статья 1296 следует:
По общему правилу исключительное право на "запланированную" ПрЭВМ в том числе по НИОКР ПРИНАДЛЕЖИТ заказчику.

ВОПРОСЫ:
I.1. Правомерно ли применять условия ст. 1295 и 1296 для ПрЭВМ созданной в рамках НИОКР?.
I.2. Какие статьи в ГК РФ в разделе "авторское право" применимы для определения правообладателя в отношении создания ПрЭВМ по НИОКР?
I.3. Правильно ли я понимаю, что для приобретения исключительного права на "незапланированную" ПрЭВМ я должен внедрить в договор НИОКР еще и все существенные условия договора отчуждения (полный объем, цену, предмет), а на "запланированную" - нет?
I.4. Момент перехода исключительного права на "незапланированную" ПрЭВМ?

=II. ИЗОБРЕТЕНИЕ=

п.1 ст. 1371 ГК РФ:
в случае, когда изобретение создано при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец ПРИНАДЛЕЖАТ подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

Из указанной нормы следует, что:
1.Изобретение созданное в рамках НИОКР - является результатом НИОКР и может быть
1.1. предусмотренным договором НИОКР ("запланированным")
1.2. не предусмотренным договором НИОКР "незапланированным")
2.Если в НИОКР нет иного право на получение патента на "незапланированное"изобретение (не является исключительным правом) ПРИНАДЛЕЖИТ в силу закона исполнителю НИОКР. Что корреспондирует со ст. 1370 ГК РФ.

п.2 ст. 1372 ГК РФ:
В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком право на получение патента или исключительное право на изобретение* ПЕРЕДАНО** заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные изобретение...

* О каком изобретении речь? "Запланированном" или "незапланированном" по НИОКР или сразу об обоих? Видимо с учетом п.1 ст. 1372 о "незапланированном".
**Передано в рамках какого договора? С учетом наименований сторон видимо в рамках НИОКР (или подряда).

Из указанной нормы следует, что:
Право на получение патента Изобретение (незапланированное) созданное в рамках НИОКР также может быть ПЕРЕДАНО исполнителем заказчику НИОКР.

ВОПРОСЫ:
II.1. Легитимно ли писать что право на получение патента на "незапланированные" изобретения передается заказчику и внедрять в НИОКР условия договора отчуждения права на получения патента? Смущает, что по факту нет предмета, и как определять стоимость не зная кол-во охраноспособных РИДов, а если я укажу третье лицо которому надо в рамках этого договора НИОКР передать права, так он вообще не является стороной договора отчуждения права на получение патента и приобретает его не заплатив ничего, поскольку я плачу за него. Бухгалтеры съедят живьем.
II.2. Как определяется право на получение патента на "запланированное " изобретение созданное по НИОКР. Тоже ПЕРЕДАЕТСЯ заказчиком исполнителю? Распространяется на него ст. 1371 или только ст. 772 (и выступая в качестве результата НИОКР права на этот РИД могут принадлежать заказчику НИОКР в силу положений ст. 772 и корреспондирующих условий договора НИОКР)?
II.3. Момент перехода права?


=III. Произведение науки (далее - ПН)=

Статьи применительной к НИОКР нет, зато есть ст. 1288.

Из ст. 1288 следует, что:
По общему правилу матноситель ПН заказчику в собственность, а исключительные права - "вечером, отдельно и за деньги"
Кстати видел судебку в отношении не НИОКР, но договора проектно-изыскательских работ, где суд сказал, что там элементы договора авторского заказа (от 6 апреля 2010 г. N Ф10-901/10.Дело N А62-3371/2009)

ВОПРОСЫ:
III.1. Правомерно ли применять условия ст. 1288 для ПН созданного в рамках НИОКР? 1288 - сторона этого договора насколько я понимаю физ.лицо, а у нас юрик в НИОКР.
III.2. Какие статьи в ГК РФ в разделе "авторское право" применимы для определения правообладателя в отношении создания ПН по НИОКР?
III.3. Правильно ли я понимаю, что для приобретения исключительного права на ПН я должен внедрить в договор НИОКР еще и все существенные условия договора отчуждения (полный объем, цену и т.п.).
III.4. Момент перехода исключительного права?
III.5. А возможно в принципе создание в рамках НИОКР "незапланированного" ПН?

Заранее благодарю всех, кто дочитал сей опус до конца и буду признателен за любые конструктивные мысли и комментарии!

С уважением,
Андрей.

Уважаемые юристы, патентные поверенные и просто добрые люди с практикой, поделитесь опытом или подскажите где почитать...

Даже комментарии уважаемого В.Ю. Джермакяна изучил:

"Выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, также является основанием для признания патента недействительным. Данная норма направлена на защиту прав действительных авторов и лиц, которые в соответствии с Кодексом имели право получить патент на свое имя. В случае спора между сторонами Роспатент рассмотрит такое возражение после признания в судебном порядке права соответствующего лица. Если между сторонами не возник спор и указание в патенте не тех лиц (частично или полностью) является ошибкой, признанной и подтвержденной всеми заинтересованными сторонами, Роспатент может принять соответствующее решение в административном порядке."

I. Вот только сомнения возникли, а действительно ли (с учетом п. 2 ст. 1398; пп. 2) п.1 ст. 1406) в административном порядке Роспатент может признать патент частично недействительным, если нет возражений со стороны неправомерного правообладателя. ГК вроде утверждает обратное, что споры подведомственны только суду.

II.Планируется в судебном порядке:
а) Признать Компанию А патентообладателем патента на ПМ.
б) Признать патент на ПМ № 111222 недействительным в части указания патентообладателя, вследствие выдачи указанного патента без указания в нем в качестве патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и контрактом.

Дальнейшее развитие ситуации (при вынесении решения в пользу Компании А, поправьте, если где-то не прав):

1. Направление Роспатенту комплекта документов (сопроводиловка, доверенность, платежка пошлины, копия решения суда) с просьбой
аннулировать патент № 111222 на ПМ в связи с признанием его недействительным частично и выдать новый на основании п. 3 ст. 1398; пп. 2) п.1 ст. 1406 п.48 постановления 5/29 от 26.03.2009; п. 14.2.1 АдРег № 346.
1.1. Такой ли порядок? Как в Роспатенте "принято" вести дела по указанному вопросу? В 346 Адм.регламенте ничего не нашел.
1.2. Копию решения суда нотариально заверенную надо или обычную?
1.3. Надо ли заявление по форме типовой заполнять или обычной сопроводиловки достаточно?
1.4. Надо ли какую обязательную пошлину платить (за выдачу нового патента, публикации решения)? Ни в 941, ни в НК РФ ничего вроде нет.

2. Роспатент рассматривает обращение в течение 30 дн. и принимает решение об аннулировании старого и выдаче нового патента на ПМ на основании решения суда.
2.1. Сколько по практике рассматривается такое обращение?

3. Запускается процедура внесения изменений в гос.реестр и выдается новый патент.
3.1. Оригинал нового патента как забирать? Ждать, когда почтой направит по адресу сопроводиловки или так подъехать с доверенностью можно?

Заранее благодарен за любые мысли.

Коллеги хотелось бы узнать Ваше мнение. После изучения ГК, судебной практики и форума все только усложнилось.

Есть две типовых ситуации:

1. Компания А имеет патент на РИД. Нужно, чтобы совместными патентообладателями были компания А и Б.

Поскольку ЧЧ ГК РФ не содержит упоминания об уступки *части* исключительных прав на РИД, а статьи 1234, 1365 конкретно говорят о необходимости передачи исключительного права в полном объеме, а ст. 1233 еще и устанавливает, что "Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на РИД и СИ передается в полном объеме, считается лицензионным договором, за исключением ...ЕТ" я прихожу к выводу, что Компания А должна отчуждать искл. право на РИД полностью.

1.1. Было предложено элегантное решение, что Компания А "БЕЗВОЗМЕЗДНО отчуждает искл. права Компании Б и самой себе". Интуиция и частичное совпадение сторон подсказывает мне, что такой договор недействительный. Прав ли я? Если да, то где в ГК РФ есть подтверждающая эту точку зрения норма?

1.2. В форуме было найдено еще одно интересное решение. Компания А отчуждает права Компании В, а она в свою очередь Компаниям А и Б. Минусы очевидны - появление посредника, срок ожидания регистрации первой сделки, а потом второй. Но в целом возможна ли такая сделка на практике? Не будет она нести риск недействительности сделки?

1.3. А вообще есть какие-либо еще варианты?

2. Вторая ситуация. По договору НИОКР право на подачу заявки и получение патента принадлежит Компании А. Но должно принадлежать компании А,Б и В.
Из интереснейшей дискуссии форума я выяснил, что право это оборотоспособно (ст. 1357 ГК РФ), но не является гражданским (поскольку касается административных правоотношений с Роспатентом) или тем более исключительным, и скорее всего не подлежит оценке.

2.1. Ст. 1357 позволяет его передать иным лицам, ставя условие лишь о письменной форме договора и не затрагивая вопроса передачи *части* права. Может ли компания А передать его по договору (соглашению) компании Б и В, не передавая самой себе и оставаясь при этом владельцем? Где б такой волшебный договор одним глазком взглянуть?

2.2. Или придется все же отчуждать от компании А компаниям А,Б,В?

Заранее благодарю...

В связи с возможным расширением штата неспешно рассматриваются кандидатуры желающих в крупную компанию на должность (резюме слать на andrei<точка>2007<сабака>bk<точка>ru):

Старшего юриста в области ИС
Опыт работы с ИС: от 3-х лет
Требования: юридическое образование (государственный ВУЗ в Москве), дисциплинированность и готовность немало работать (любители контактов, одноклассников и прочих асек идут лесом в интернет), готовность "креативить" в области ИС (разрабатывать положения, инструкции в области ИС, проекты договоров распоряжения правами на РИД, СИ и ЕТ).
Возраст: коллектив моложавый, так что от 25 до 33. Думаю те, кто старше опытом на зарплату не пойдут да и не впишутся.
Пожелания: приветствуется базовая вменяемость (представление) в корпоративном праве, опыт работы в гос. органе, например, Роспатенте, или устойчивое знание как работают государственные органы, если найдутся знания английского языка - свободное общение и чтение, перевод со словарем в части IP Terminology то вапще зашибись.
Время: рабочий день Пн-Пт с 9 до 18, но по факту три дня из пяти длиннее на 2-3 часа из-за массива работы. В выходные спим.
Обязанности: на человека ляжет ответственность ОПЕРАТИВНО готовить заключения и справки по разным вопросам в области ИС - надо понимать и знать особенности приобретения и распоряжения правами на ОПС, ОАП, СИ, процедуру и особенности их использования, а также понимать примерно концепцию Единых технологий, хотя ее понимают наверное только в Минобрнауки.
З/П: не гениальная, но белая и достойная, от 70 т.р.

Патентного поверенного по товарным знакам (Юриста)
Опыт работы с ИС: от 5 лет
Требования: все то же что и выше, но еще и патентный поверенный по ТЗ. Кандидатуры патентных поверенных без юр. образования не рассматриваются.
Возраст: 27-33.
Пожелания: приветствуется, опыт работы в Роспатенте, завязки с Роспатентом, знания английского языка - свободное общение и чтение, перевод со словарем в части IP Terminology.
Время: рабочий день Пн-Пт с 9 до 18, но по факту три дня из пяти длиннее на 2-3 часа из-за массива работы. В выходные спим.
Обязанности: на человека ляжет ответственность уметь готовить все тоже, что и старший юрист + знать процедуру и иметь опыт регистрации ТЗ, знать особенности процедур регистрации других РИД в Роспатенте.

З/П: не гениальная, но белая и достойная, от 90 т.р.

Уважаемые коллеги, патентные поверенные и просто грамотные специалисты, подскажите не местным свою точку зрения...

Выпала мне "честь" регистрации товарного знака (далее - ТЗ), возникли два вопроса, а в ФИПСе мне диаметрально противоположные ответы дают:

1. Подана заявка на регистрацию ТЗ. Оплачена пошлина. Пришло уведомление о прохождении формальной экспертизы...
...и вздумалось гендиру классов добавить в заявку.

1.1. Сейчас я могу внести дополнения в заявку в части увеличения классов и оплатив еще пошлину?
1.2. Судя по п. 15.2 Правил регистрации ТЗ (от 05.03.2003 № 32, административного регламента-то пока нет) такие изменения будут считаться существенными, а дальше не сказано на что они влияют. В заявке откажут?
1.3. Может целесообразно подать новую заявку с тем же товарным знаком тока по новым классам или указать скажем и старые и новые?

2. Так получилось, что в заявке наш ТЗ (ТЗ №1) комбинированный есть изображение и слово, а есть еще заявка от другой нашей фирмы на другой ТЗ (ТЗ №2) где изображение один в один, а слово другое. ОБЕ заявки поданы в один день (приоритет одинаковый), но по классам не пересекаются и согласия о регистрации друг от друга получены...
...и тут-то наш гендир замахнулся на пару их классов, правильно ли я понимаю:

2.1. в случае если мне удастся внести дополнения по классам (увеличив их) в заявку существующую - будет работать ст. 1496 и обоим фирмам придется определиться чей ТЗ будет по одинаковым классам?
2.2. в случае если я подам вторую заявку на доп. классы у них будет приоритет? и мне просто потребуется их согласие в рамках пп.1 п. 6 ст. 1483?