Сообщений в теме: 19

[Sangal]

Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, имеется ли какой-нибудь договор, которым можно закрепить процентные доли патентообладателей. К примеру, есть патент, у которого 4 патентообладателя. Между собой они считают, что доли распределены след. образом: 50%, 15%, 15% и 20%. Но это только их словесная договоренность. Сейчас патент вносят в уставной капитал фирмы и соответственно все четверео должны войти в состав участников. Как закрепить доли в патенте официально? чтобы у гос.органов вопросов не возникало?
Кто-нибудь уже с таким сталкивался? подскажите, как быть?

[Server]

Sangal
Интересный вопрос. Судя по п. 3 ст. 1229, никакая "долевая собственность" применительно к исключительному праву существовать не может. Судя по всему, из 4 патентообладателей надо сделать 1-го, например, по договору отчуждения передать от всех 4-ех патентообладателей исключительное право по патенту новой компании, полученные за отчуждение деньги поделить поровну (если нет соглашения об ином), и внести потом денежные вклады в обмен на акции или доли в ООО. Как иначе действовать - не представляю

[pavelser]

Интересный вопрос. Судя по п. 3 ст. 1229, никакая "долевая собственность" применительно к исключительному праву существовать не может

ну можно и проще попробовать,
Право на РИД вносится совместно в ООО , а после просто происходит перераспределение долей в нужной пропорции (дарение например) .

[Server]

pavelser

Право на РИД вносится совместно в ООО , а после просто происходит перераспределение долей в нужной пропорции (дарение например) .

Sangal
Возможно...Но надо бы еще посмотреть практику - а как обычно происходит с внесением в качестве вкладов объектов общей (недолевой) собственности в уставняки? Спросил своих корпоративщиков - никто с этим не сталкивался

[Sangal]

По поводу процентовки у меня тоже пока глухо. Скорее всего это будет какой-то договор между патентообладателями уже о долях в УК компании... все еще разбираемся...
тут возникла другая проблема. патентовед наша говорит, что если сменится собственник, то надо это дело регистрировать в фипсе. через уступку. Я говорю, что если мы сделаем уступку, то как потом эти люди войдут в состав участников компании - им же вносить в уставной капитал нечего будет. Если сначала внести в УК, а потом делать уступку - получается нелепость - ведь патенты уже не будут принадлежать физ.лицам и уступать их они не смогут.
Я тут весь день общаюсь со специалистами.. даже позвонили в ФИПС. Там
сообщили, что они могут зарегистрировать только договоры отчуждения, залога и лицензионный. То есть только такие варианты есть... Наш юрист сказал, что можно попробовать сначала внести в УК НМА, это дело регистрируется в налоговой, присылают нам новые учрд.доки. Мы берем акт передачи НМА в УК компании + копии учредительных - и на основании этих документов фипс должен зарегистрировать нового патентообладателя - вроде выглядит логично, но в ФИПСЕ такого не делают, как сказали.
вообщем еще один тупик....

Возникает вопрос, как тогда оформляется новый патентообладатель, если патент к нему по наследству перешел? это к примеру...

[Лабзин Максим]

Server

а как обычно происходит с внесением в качестве вкладов объектов общей (недолевой) собственности в уставняки?

Вы ж сами только что сказали, что о доле на исключительное право говорить невозможно. И я согласен с этим. Потому не вижу сложностей.
Делается договор уступки от патентообладателей к ООО. Договор со стороны патентообладателей подписывают все патентообладатели. Определяется стоимость получаемого ООО права (единого, неделимого), вносится в уставной капитал.
Sangal

Наш юрист сказал, что можно попробовать сначала внести в УК НМА

Посмотрите совместное постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ о порядке применения части 1 ГК РФ. Там есть про вклад в уставной капитал исключительных прав. Основание - договор уступки. Его надо регистрировать в Роспатенте

[Server]

Sangal

патентовед наша говорит, что если сменится собственник, то надо это дело регистрировать в фипсе. через уступку.

Правильно говорит. Только с 1 января уступка называется договором об отчуждении исключительного права.

Я говорю, что если мы сделаем уступку, то как потом эти люди войдут в состав участников компании - им же вносить в уставной капитал нечего будет.

Я вижу проблему в том, чтобы неделимое по долям исключительное право внести в уставной капитал в виде отдельных вкладов каждого из патентообладателя, равно как и в виде некоего совокупного вклада
Наверное, все-таки можно разработать какую-то другую схему. Например, исключительное право по патенту первоначально не вносится в УК как "неденежный вклад", а просто отчуждается и этот договор об отчуждении регистрируется в ФИПСе. В обмен патентообладатели получают некие денюшки (возможно, одолженные новой фирмой), которые делят по своей договоренности. На эти денюшки покупают акции - каждый - определенный пакет. Потом исключительное право по патенту оценивается и ставится на баланс как НМА. Почему бы нет?

Наш юрист сказал, что можно попробовать сначала внести в УК НМА, это дело регистрируется в налоговой, присылают нам новые учрд.доки. Мы берем акт передачи НМА в УК компании + копии учредительных - и на основании этих документов фипс должен зарегистрировать нового патентообладателя - вроде выглядит логично,

Имхо, ни разу не логично. По п.п. 3-5 ПБУ 14/2007 в качестве НМА (помимо прочих условий) можно учесть "комплекс прав", возникающих из патента. В свете 4 части ГК это понятие можно заменить на "исключительное право", удостоверенное патентом. Но как чужое право можно поставить себе на баланс в качестве НМА, сформировав инвентарный объект, если нет ни договора отчуждения, ни лицензионного договора, ни договора залога, ни другого правового основания для наличия такого права у новой компании?

но в ФИПСЕ такого не делают, как сказали.

И правильно, иначе чушь получается. Чужое имущественное право внесли в свой уставняк без законных оснований, а потом ФИПС перед фактом поставили?

Возникает вопрос, как тогда оформляется новый патентообладатель, если патент к нему по наследству перешел? это к примеру...

Ну, это не бином Ньютона ...Через процедуру внесения изменений в наименование патентообладателя. Надо подать заявку, оплатить пошлину, приложить заверенную копию свидетельства о праве на наследство...Это правопреемство в силу закона (по аналогии изменения регистрируются в случае реорганизации юрлица).

[pavelser]

Я вижу проблему в том, чтобы неделимое по долям исключительное право внести в уставной капитал в виде отдельных вкладов каждого из патентообладателя, равно как и в виде некоего совокупного вклада

может быть стоит подумать над аналогией исходя из п.1 . ст. 245 ГК РФ

[egorsha]

Sangal

Я тут весь день общаюсь со специалистами.. даже позвонили в ФИПС. Там
сообщили, что они могут зарегистрировать только договоры отчуждения, залога и лицензионный. То есть только такие варианты есть...

Лабзин Максим

Посмотрите совместное постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ о порядке применения части 1 ГК РФ. Там есть про вклад в уставной капитал исключительных прав. Основание - договор уступки. Его надо регистрировать в Роспатенте

Server

Правильно говорит. Только с 1 января уступка называется договором об отчуждении исключительного права.

Уважаемые коллеги!
Максим Лабзин совершенно справедливо указал на п.17 Постановления Пленума ВС РФ №6 и Пленума ВАС РФ №8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Однако в тексте указанного Постановления вопрос не сужен до договора уступки. Цитирую "Необходимо учитывать, что в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или "ноу-хау". Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством."

И насколько можно понять ситуацию применительно к вопросу, который поставлен автором первого поста, в данном случае достаточно использовать именно лицензионный договор, а не обязательно договор уступки, т.е. в терминологии части 4 ГК РФ - договор об отчуждении исключительного права.

Именно поэтому Sangal или его специалисты и получили альтернативный ответ в ФИПСе. Это тем более будет справедливо в случае, если обладатели патента уже использовали его иным образом до попытки внесения в уставной капитал общества (видимо все же ООО, а не ЗАО - хотя это почти не меняет ситуации при решении поставленной задачи).

А если уж совсем буквально прочитать текст Постановления от 01.07.1996, то его следует понимать так, что как раз отчуждения исключительного права, т.е. полной уступки патента (в старой терминологии) по мнению Высших судов РФ и не требуется.

[Server]

egorsha
Имхо, Постановление 6/8 приводит лицензионный договор только в качестве примера - для иллюстрации, что сам объект ИС внести нельзя, а право на него - можно. Такой подход не противоречит и 4чГК. Исключительное право является имущественным (ст. 1226 ГК), может иметь денежную оценку, значит, внести его в ук в качестве неденежного вклада можно. Это согласуется и с Законами об АО и ООО.

[Лабзин Максим]

egorsha

И насколько можно понять ситуацию применительно к вопросу, который поставлен автором первого поста, в данном случае достаточно использовать именно лицензионный договор, а не обязательно договор уступки, т.е. в терминологии части 4 ГК РФ - договор об отчуждении исключительного права.

Да, согласен. Нужно только уточнить - такой договор может быть только договором исключительной лицензии.

[pavelser]

Да, согласен. Нужно только уточнить - такой договор может быть только договором исключительной лицензии.

Почему?

Сообщение отредактировал pavelser: 14 April 2008 - 18:34

[egorsha]

Server

Имхо, Постановление 6/8 приводит лицензионный договор только в качестве примера - для иллюстрации, что сам объект ИС внести нельзя, а право на него - можно.

Коллеги! Нетрудно понять, что члены ВС и ВАС в Постановлении 6/8 слегка ошиблись с терминологией в цитированном выше абзаце п.17: "В связи с этим таким вкладом не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или "ноу-хау"".
Они видимо перепутали изобретение, на которое получен патент (т.е. изобретение как предмет законодательного регулирования) и патент как правоустанавливающий документ. Но и нам видимо не следует путать между собой предмет и объект законодательного регулирования. А прежде всего тогда следует уточнить, что имели в виду члены ВС и ВАС РФ под словами что патент не может быть таким вкладом. И насколько я понимаю, и программу для ЭВМ скорее можно рассматривать как предмет, а не объект законодательного регулирования. Хотя у составителей части 4 ГК РФ по этому поводу может быть и свое особое мнение - примерно такое же, на основании которого они в определении ИС отошли от определений Стокгольмской конвенции об учреждении ВОИС.

Почему?

Да, здесь в принципе можно согласиться с коллегой pavelser'ом. По сути неисключительное право тоже может иметь конкретную оценку по лицензионному договору. Вопрос только в том, можно ли полученное по договору неисключительное право поставить на учет как нематериальный актив. Здесь для нас могут оказаться важнее не нормы ГК, а положения ПБУ, которые имеют обыкновение периодически изменяться без особой связи с ГК и другими законами РФ.

Сообщение отредактировал egorsha: 14 April 2008 - 19:23

[Лабзин Максим]

pavelser
egorsha

Да, здесь в принципе можно согласиться с коллегой pavelser'ом. По сути неисключительное право тоже может иметь конкретную оценку по лицензионному договору

Потому что неисключительное право имеет обязательственную природу, является относительным, а не абсолютным, не исклюбчает лругих пользователей этого же объектаю. Не готов сейчас предложить достойную аргументацию. Возможно, позже.
Но прошу задуматься: разве может быть вкладом в уставной капитал право аренды, право требовать выполнения работ или оказания услуг по договору?

[pavelser]

Лабзин Максим

Потому что неисключительное право имеет обязательственную природу, является относительным, а не абсолютным, не исклюбчает лругих пользователей этого же объектаю. Не готов сейчас предложить достойную аргументацию. Возможно, позже.Но прошу задуматься: разве может быть вкладом в уставной капитал право аренды, право требовать выполнения работ или оказания услуг по договору?

Ну во первых меня очень смутила фраза

а, согласен. Нужно только уточнить - такой договор может быть только договором исключительной лицензии.

То есть получается что договором неисключительной лицензии не может?

А вообще есть п. 16 ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ от 11.01.2002 N 66
"Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой"

Передача арендатором права аренды другому лицу может осуществляться лишь способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 615 ГК РФ, то есть в порядке перенайма, внесения в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества или товарищества, внесения в качестве паевого взноса в производственный кооператив.

И давайте писать все же правильно не уставнОй капитал, а устывнЫй капитал

Сообщение отредактировал pavelser: 15 April 2008 - 14:17

[Лабзин Максим]

pavelser

То есть получается что договором неисключительной лицензии не может?

Я очень сомневаюсь в этом. Обещаю подумать.

[pavelser]

Я очень сомневаюсь в этом. Обещаю подумать.

Угу причем вся разница в том, что при исключительной лицензии правообладатель просто не вправе предоставлять права третьим лицам....
Конечно исходя из 4 части ГК

Сообщение отредактировал pavelser: 15 April 2008 - 16:38

[Джермук]

Угу причем вся разница в том, что при исключительной лицензии правообладатель просто не вправе предоставлять права третьим лицам....
Конечно исходя из 4 части ГК

Излагаю для размышлений.

В статье 1236 в п.п.1 и 2 речь идет о лицезиях в отношении РЕЗУЛЬТАТА....
Далее, в статье 1225 п.1 дан перечень что понимается под РЕЗУЛЬТАТАМИ...
К Результатам относятся, в частности, изобретения и полезные модели, а не патенты на них. В одном патенте может быть одновременно запатентовано несколько самостоятельных по объему прав изобретений, т.е. несколько РЕЗУЛЬТАТОВ.
Из чего следует вывод (который тем не менее многими не поддерживается ), что правообладатель одного патента, в котором запатентовано несколько изобретений с независимым объемом прав ВПРАВЕ предоставить ровно столько исключительных лицензий, сколько отдельных результатов-изобретений в формуле изобретения.

[Server]

Джермук

В одном патенте может быть одновременно запатентовано несколько самостоятельных по объему прав изобретений, т.е. несколько РЕЗУЛЬТАТОВ.
Из чего следует вывод (который тем не менее многими не поддерживается  ), что правообладатель одного патента, в котором запатентовано несколько изобретений с независимым объемом прав ВПРАВЕ предоставить ровно столько исключительных лицензий, сколько отдельных результатов-изобретений в формуле изобретения.

Мысль интересная.... Сомнения заключаются в том, что, вероятно, такой механизм четко Правилами не зафиксирован, но даже не в этом дело, это формальности. Проблема в том, что разные объекты, или группа изобретений по патенту связаны общим творческим замыслом. Например, если запатентовано устройство (или химическая композиция) и способ получения этого устройства, а исключительная лицензия предоставлена одному лицу на способ, другому - на устройство, возникнет путаница, если в результате осуществления способа получается именно то устройство/композиция, которое тоже присутствует в патенте, а лицензии на него нет...Или вот видел патенты, выданные Роспатентом американцам, с 6-8 объектами. Так вот - там независимые пункты строились таким образом: каждый следующий независимый пункт включал предыдущий независимый пункт в полном объеме+прибавлялся некий хвостик. Опять же - исключительные лицензии, выданные разным лицам, приведут к необходимости использования предыдущих объектов, снова в итоге - неразбериха...Как с этим быть

Сообщение отредактировал Server: 16 April 2008 - 11:36

[Лабзин Максим]

Server

Проблема в том, что разные объекты, или группа изобретений по патенту связаны общим творческим замыслом

Ну это не должно быть препятствием, если тем не менее можно выделить индивидуализированную часть результата творчества, которая имеет самостоятельную охрану. И именно такую ситуацию мы обсуждаем.
В целом произведении тоже общий замысел. Однако дать лицензию на использование охраняемой части можно.

А что касается путаницы, то это дело сторон. Если сами стророны своими договорами могут создать путаницу, то это не должно быть препятствием, чтобы запрещать такие договоры.

Так что полностью поддерживаю точку зрения Джермук.