Что за "увеличение объема охраны"? где сказано, что его нельзя увеличивать, исключая несущественные признаки? Эксперты могут пойти теперь по этому пути: исключил признак - а тебе говорят, что он существенный и исключать его нельзя, иначе это будет новое изобретение. Да и что за новое? как оно может быть новым? где анализ единства, наконец?
Раньше, помнится, в старых регламентах, даже указание было экспертам рекомендовать заявителю исключать несущественные признаки.
П. 2.7.12 (стр. 207) Руководства ИЗ:
Следует, однако, иметь в виду, что поскольку включение заявителем несущественного признака в формулу изобретения не является препятствием для проведения экспертизы по существу, данное обстоятельство не может являться самостоятельным основанием для запроса ни до, ни после проверки патентоспособности изобретения. Однако если запрос обусловлен необходимостью решения вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы по существу или принятия решения о выдаче патента, заявителю можно предложить в таком запросе рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения редакции формулы, содержащей несущественные признаки.
В нашем случае д/п дошло до ППС.
п. 4.9 Правил ППС:
При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.
... Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.
Т.о., вносить изменения в ф-лу можно только те, которые предусмотрены соответствующими правилами составления и рассмотрения заявки.
Как указано, согласно Руководству ИЗ исключение из ф-лы ИЗ несущественного признака является допустимым и такое изменение ф-лы ИЗ ни в коей мере не свидетельствует о том, что оно изменяет заявку по существу.
Допустим (пока только допустим), ППС убедительно доказала, что этот признак является существенным. Поскольку в соответствии с установленными требованиями ф-ла ИЗ должна содержать все существенные признаки, исключение одного из них из ф-лы является недопустимым изменением ф-лы ИЗ.
Именно это основание и только оно должно быть изложено в заключении ППС и именно на этом основании ф-лу, предложенную заявителем, ППС должна была отклонить. Рассуждения об изменении заявки по существу в данном случае абсолютно безграмотны!
Особенно важным является то, что согласно известной судебной практике право ППС предлагать заявителю внести изменения в ф-лу, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, по сути является ее обязанностью. Помнится, такая судебная практика объяснялась государственной задачей Роспатента, как федерального органа, способствовать обеспечению всех возможных условий для защиты патентом заявленного решения.
В нашем случае заявитель предложил исключить из н.п. ф-лы один признак и включить в него еще несколько из з.п. с целью обеспечения соответствия ИЗ условию ИУ. Хотя вряд ли исключение признака могло как-то обеспечить ИУ. Очевидно, что на обеспечение ИУ должно было сработать включение признаков из з.п. ф-лы.
ППС отклонила измененную ф-лу только на том основании, что исключаемый заявителем признак является существенным. Но при этом не предложила заявителю оставить допустимые изменения, а именно: включение в н.п. признаков з.п. и не проверила (путем направления на инф.поиск) соответствие ИЗ, охарактеризованного таким н.п.ф-лы, условию ИУ.
Т.о., даже если согласиться с мнением ППС о существенности исключенного признака, выводы и все дальнейшие действия ППС являются незаконными.
Теперь что касается несущественности признака. Здесь сложно сказать что-то определенное, т.к. мы не видели описание ИЗ. Однако в решении СИП: "в письменном пояснении заявитель уже утверждает, что данный признак не считает обязательным, "граната хорошо будет работать и без него"". Если вдруг окажется, что техрезультат может быть достигнут за счет того, что граната включает "бесконтактный взрыватель, реагирующий на препятствие сбоку от траектории полета гранаты" , а при наличии замедлителя этот техрезультат только усиливается, то наличие замедлителя вполне можно считать несущественным признаком. Во всяком случае, при такой ситуации включать замедлитель в н.п. ф-лы, не включать его вообще или привести в зависимом пункте - все это исключительно по желанию заявителя.
Это все догадки, поскольку мы не видели описания. Но ППС описание видела и обязана была в своем заключении обосновать вывод о существенности этого признака не тупой ссылкой на то, что в примере показана граната с замедлителем (в примере осуществления ИЗ может быть приведено сколько угодно разных признаков, не существенных, подлежащих включению в ф-лу, а только необходимых для осуществления ИЗ) , а убедительным доказательством того, что без замедлителя техрезультат не может быть получен принципиально. А если не смогла найти такие доказательства, значит, должна согласиться с заявителем.
Сообщение отредактировал tsil: 24 April 2020 - 19:07
