Думаю, будет интересным следующий судебный подход судов США по вопросу использования ТЗ в доменных именах. Возможно, не все форумчане владеют английским языком, чтобы самостоятельно изучить судебные акты (прилагаю), потому предлагаю свое краткое их изложение.
В 2010 г. Девятый Окружной Апелляционный суд США под председательством одного и того же судьи - Алекса Козински (Alex Kozinski) вынес два интересных решения. В первом деле была использована доктрина «размывания ТЗ» (trademark dilution), во втором же деле была использована доктрина «добросовестного использования» (nominative fair use).
Первое дело: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION vs JSL CORPORATION
Фабула дела: JSL CORPORATION, созданная Джзефом Орром (Joseph Orr), зарегистрировала и использовала для оказания услуг по изучению английского языка доменное имя www.evisa.com.
Позиция сторон:
Истец (VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION) подал иск с требованием запретить ответчику (JSL CORPORATION) использовать ТЗ (VISA) в доменном имени www.evisa.com, основываясь на доктрине «размывания ТЗ» (trademark dilution) в соответствии с Anti-dilution law (насколько я понимаю, это схоже с общеизвестным ТЗ по ГК). Истец посчитал, что использование ТЗ Visa в доменном имени www.evisa.com ослабляет и размывает ценность его ТЗ.
Ответчик (JSL CORPORATION) пояснил, что префикс "e" это сокращение от слова "Eikaiwa", что в Японии, где создатель сайта начал свой бизнес незадолго до возвращения в США, означает частные школы по изучению английского языка. А слово "visa" используется для обозначения возможности лингвистически и физически путешествовать в англо-говорящих странах. Ответчик также считал, что обозначение, использованное в доменном имение, не способно размывать ТЗ истца, так как слово виза используется в своем словарном значении, а именно в качестве обозначения документа для въезда в страну.
Решение суда:
Суд первой инстанции удовлетворил иск.
Девятый Окружной Апелляционный суд США установил, что для предоставления защиты в соответствии с доктриной «размывания ТЗ» необходимо, чтобы ТЗ был известным и имел различительную способность, и чтобы ответчик начал использование ТЗ после того, как последний стал известным и приобрел различительную способность. Защита против размывания предоставляется тогда, когда есть вероятность того, что известный ТЗ, ассоциируемый с одним продуктом, будет ассоциироваться с неким вторым продуктом, так как в таком случае в головах потребителя связь ТЗ с первым продуктом ослабляется. Размывание ТЗ происходит тогда, когда потребители формируют новые ассоциации с ТЗ истца. Суд установил, что обозначения истца и ответчика практически тождественны, за исключением префикса "e", который не имеет решающего значения, и, как правило, указывает электронную версию ТЗ (думаю тут суд имел ввиду, что ТЗ используется в цифровой среде). ТЗ "VISA" является сильным и известным ТЗ. Ассоциации слова «visa» именно с кредитными картами возникло благодаря ТЗ «VISA» истца, его деловой репутации истца, в связи с чем ТЗ «VISA» подлежит широкой защите. Суд согласился, что когда ТЗ одновременно является и словом из словаря, то правообладателю довольно сложно доказать, что использование слова из словаря в качестве ТЗ приобрело значительную различительную способность, чтобы пользоваться защитой в соответствии с Anti-dilution law, так такое слово с большой долей вероятности будет описательным или указывающим на принадлежность к товару, индивидуализированному ТЗ. Кроме того, такое слово может уже использоваться как ТЗ третьим лицом. Так, к примеру, было отказано в защите компании Trek Bicycle Corporation ее знаку “Trek”, так как ТЗ использовался в значительном словарном смысле слова "trek", указывая, что велосипеды, маркированные ТЗ "Trek" предназначены ля долгих и напряженных путешествий. Кроме того, создатели сериала Star Trek использует обычное английское слово «trek» в качестве своего ТЗ, а потому компании Trek Bicycle Corporation не может претендовать на известность своего ТЗ. ТЗ «VISA» использует слабое словарное значение слова «visa», и нет доказательств использования слова «visa» третьими лицами в качестве ТЗ, что свидетельствует о значительной различительной способности ТЗ. Суд указал, что важно не то насколько слово, используемое в качестве ТЗ обычно, а то насколько уникально то значение, в котором это слово используется в качестве ТЗ. В контексте Anti-dilution law важно именно определенное значение, в котором используется слово для обозначения товаров или услуг. Ответчик не использует слово «visa» в его обычном английском словарном значении, а если использовал бы в таком значении (типа «Визовые услуги Джзефа Орра»), то это было бы другое дело, так как такое использование не создает новых ассоциаций у потребителя слова «visa» с новым продуктом, а только используется в его словарном значении. Суд указал, что, несмотря на то, что слово "visa" крайне распространено и используется тысячи раз ежедневно в связи с услугами по получению разрешений на путешествие, то есть в своем словарном значении, использование слова "visa" в качестве ТЗ для обозначение услуг ответчика, приведет к тому, что в глазах потребителя ТЗ "Visa" будет использован уже для двух разных продуктов, что, несомненно, ведет к размыванию ТЗ истца.
Решение суда первой инстанции оставлено в силе.
Таким образом, на мой взгляд, вывод суда следующий – ТЗ может пользоваться защитой от размывания в следующем случае:
1. ТЗ крайне известеный и обладает значительной различительной способностью (типа нашего общеизвестного знака);
2. Размывание ТЗ происходит тогда, когда потребители формируют новые ассоциации (новые продукты) с ТЗ истца;
3. Использование ТЗ в его словарном значении не является размыванием ТЗ.
Второе дело: TOYOTA MOTOR SALES, U.S.A., INC. vs FARZAD TABARI; LISA TABARI
Фабула дела:
Фарзад и Лиза Табари (Farzad и Lisa Tabari), физические лица, являются независимыми автомобильными брокерами, которые оказывают клиентам услуги по поиску наиболее выгодных предложений и последующей продаже автомобилей. Табариусы оказывают такие услуги через Интернет, через доменные имена www.buy-a-lexus.com и www.buyorleaselexus.com. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. является эксклюзивным официальным поставщиком автомобилей марки «Лексус» (Lexus) в США. Расходы на продвижение бренда составляют $250 млн. долларов в год. На указанных доменных именах использовались фотографии автомобилей, являющиеся объектом АП, и стилизованную букву L, являющуюся графическим товарным знаком. До суда эти фотографии и ТЗ были удалены с сайтов. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. также указывает, что в доменных именах используется ТЗ «lexus», что способно ввести в заблуждение относительно обладателя сайта.
Позиция сторон:
Истец (TOYOTA MOTOR SALES, U.S.A., INC.) считает использование ТЗ «Lexus» в доменных именах нарушением прав на ТЗ и просит суд запретить ответчику использовать
указанные доменные имена, а также любые иные коммерческие обозначения, содержащие ТЗ истца.
Ответчик (FARZAD TABARI; LISA TABARI) считают, что использование ТЗ «Lexus» в доменных именах является добросовестным использованием (nominative fair use) и просят в иске отказать.
Решение суда:
Суд первой инстанции удовлетворил иск, установив ответчику запрет в виде использования: «любого... доменного имени, знака обслуживания, товарного знака, коммерческого обозначения (trade name), мета тега или иного коммерческого указания происхождения, которое включает знак LEXUS».
Девятый Окружной Апелляционный суд США установил, что, покупая автомобиль через сайты ответчика, покупатель получает оригинальные автомобили Lexus, проданные официальным дилером Lexus, а часть дохода поступает на счет истца. Истец не оспаривает законность бизнеса ответчика. Вместо этого, истец использует данное судебное разбирательство, чтобы затруднить покупку автомобилей через ответчиков. Ответчик использует ТЗ «Lexus» для описания своих брокерских услуг. Суд считает такое использование «добросовестным использованием» (nominative fair use), а добросовестным использованием по определению не является нарушением.
Для установления «добросовестного использования» (nominative fair use) необходимо выяснить три следующие условия:
(1) могли ли продукт быть «легко идентифицирован» без использования ТЗ;
(2) использовал ли ответчик ТЗ более чем это необходимо;
(3) указал ли ответчик путем обмана, что он поддерживается или одобрен (связан) правообладателем ТЗ.
Этот тест оценивает вероятность смешения при добросовестном использовании (nominative fair use). Если добросовестное использование (nominative fair use) удовлетворяет всем трем условиям теста (ответы на все три вопроса теста отрицательные), то нарушение отсутствует. Для установления широко судебного запрета необходимо быть убежденным, что существует вероятность введения потребителя в заблуждение относительно того, что сайт поддерживается или одобрен правообладателем ТЗ, всякий раз, когда доменное имя содержит ряд букв, составляющих ТЗ. Для анализа необходимо фокусироваться на «достаточно благоразумном потребителе».
Установленный судом первой инстанции судебный запрет крайне широкий, так как в том числе запрещают ответчику использовать доменные имена, которые априори не вводят потребителя в заблуждение относительно того, что сайт поддерживается или одобрен правообладателем ТЗ, такие как, к примеру, www.independentlexus-broker.com и www.we-are-definitely-not-lexus.com, что затруднит нормальную связь между ответчиком и потребителем. [/b]Доктрина добросовестного использования (nominative fair use doctrine) разрешает такое правильное использование знака, даже если использующее лицо явно не указал на отсутствие связи с правообладателем ТЗ до тех пор пока это не вызывает смешение относительно поддержки или одобрения со стороны правообладателя ТЗ. Использующее лицо не обязано указывать правовую оговорку (disclaimer) в качестве обязательного условия для законного использования. [/b]
Суд указал, что когда доменное имя состоит только из «trademark.com» или иное окончание типа .org или .net, то обычно это предполагает поддержку или одобрение со стороны правообладателя ТЗ (это не применимо, если к примеру, садоводческая компания осуществляет деятельность под доменным именем apple.com без риска смешения с компания Apple Computer). Это связано с тем, что «потребитель, который неуверен относительно доменного имени компании обычно считает, что доменное имя совпадает с названием компании». Если пользователь вбивает доменное имя «trademark.com» и обнаруживает, что сайт занят лицом отличным от обладателя ТЗ, то пользователь может решить, что это и есть обладатель ТЗ, несмотря на доказательства обратного, имеющиеся на сайте. В другом случае, пользователь может просто отказаться искать дальше сайт правообладателя ТЗ, решив, что такой сайт не существует в природе. Важность указанного выше относительно «trademark.com» означает, что гораздо меньше возникает смешение, когда доменное имя включает нарfвне с ТЗ иные дополнительные обозначения. В связи с тем, что официальный сайт Lexus расположен на доменном имени www.lexus.com, то маловероятно, что официальный сайт Lexus также будет располагаться на других доменных именах, содержащих обозначение Lexus. В тоже время существует множество сайтов являются добросовестным использованием (nominative fair use) ТЗ в своих доменных именах, такие как www.mercedesforum.com и www.mercedestalk.net, www.starbucksgossip.com и т.д. Потребитель, использующие Интернет, довольно искушенные о таких вещах и их нельзя ввести в заблуждение, будто производитель престижных немецких автомобилей продает ботинки на сайте www.mercedesboots.com, или что www.comcastsucks.org поддерживается ТВ кабельной компанией только потому, что в доменном имени использованы буквы, составляющие ТЗ. Когда люди совершают online покупки, они не начинают покупку вбивая наугад URL, содержащие ТЗ, надеясь на удачу. Сначала они могут вбить доменное имя «trademark.com», а потом используют поисковые машины или сарафанное радио. Суд также сослался на дело Welles, указав, что использование в таком контексте ТЗ в доменном имени схоже с использованием ТЗ в мета тегах, а именно является добросовестным использованием (nominative fair use). Также по мнению суда не является добросовестным использованием (nominative fair use) использование ТЗ, когда складывается впечатление, что сайт поддерживается или одобряется правообладателем. Сайты типа «www. trademark-USA.com» или «www.e-trademark.com» также по общему правилу указывают на поддержку сайта со стороны правообладателя, так как потребители могут решить, что размещаются товары дочерних структур, франчайзи или аффилированных лиц. Доменные имена типа «official-trademark-site.com» или «we-aretrademark.com» решительно указывают на поддержку правообладателя и не является добросовестным использованием (nominative fair use). Кроме того, доменные имена, состоящие только из ТЗ, могут быть запрещены к использованию в связи с размыванием ТЗ.
Полностью запрет добросовестного использования (nominative fair use) в доменных именах был бы несправедливым. Было бы несправедливым запретить продавцам сообщать природу предлагаемых ими продуктов и услуг на их сайтах, так же как и потребителям получать информацию. Это было бы серьезным нарушением Первой поправки, а выгоду получили бы только компании типа Toyota, которые получили бы больший контроль над товарами и услугами, связанными с их товарами
Истец утверждает, что не было «необходимости» использовать ТЗ истца для обозначения услуг ответчика. Суд соглашается, что ответчик мог оказывать услуги под доменными именами без ТЗ истца, к примеру, под www.autobroker.com или www.fastimports.com или использовать текст на сайте, чтобы описать оказываемые услуги. В то время, как использование Lexus в доменном имени не было единственным способом сообщить о природе бизнеса ответчика, то же самое можно применить к иным способам доведения сообщения до потребителя: вместо размещения в Интернете, ответчик мог использовать печатную рекламу; или вместо печатной рекламы использовать сарафанное радио. Суд никогда не был сторонником такого драконовского определения «необходимости», и в это деле не собирается. В деле Volkswagenwerk, к примеру, суд разрешил ответчику указывать в своей рекламе ТЗ истца для обозначения какие машины ответчик ремонтирует. Тем или иным способом ответчик должен сообщить потребителю, что он брокер по продаже машин Lexus будь это в доменном имени, через мета теги, джинглом на радио, телефонным обзвоном или дережаблем. Таким образом заявление истца о том, что ответчик использует ТЗ в более необходимом объеме не находит поддержки суда.
Что касается второго и третьего условий теста, то суд, учитывая, правовую оговорку (disclaimer), что ответчик не связан с истцом, считает, что отсутствует вероятность смешения, будто сайт поддерживается и одобряется истцом.
Решение суда первой инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение.
Таким образом, на мой взгляд, вывод суда следующий – ТЗ может использоваться в доменном имени, если соблюдается тест добросовестного использования (nominative fair use test), суть которого в том,ч тобы у потребителя не складывалось впечатление будто сайт поддерживаться, одобрен или иным образом связан с правообладателем прав на ТЗ.
на исключительность не претендую. проблем в праве масса.
