Сообщений в теме: 6

[Вал.Вал.]

Уважаемые юристы! Прошу Вашего мнения в такой ситуации. В результаты работы, передаваемой заказчику, включены решения (технологические и конструктивные), основывающиеся на патентах, патентообладателем которых является НИПИ-исполнитель НИОКР (патенты получены ранее). В договоре между заказчиком и исполнителем не оговорены какие-либо условия передачи прав на предшествующую инт.собственность. Обязательно ли заказчику заключать лиц. договор на использование патентов? Грозит ли теоретически ему чем-то отсутствие такого договора?
С одной стороны, согласно ПЗ и 4-ой части ГК лиц. договор должен не только существовать, но и обязательно рег-ся в Роспатенте. А с другой стороны, нормы ГК (н-р, п.2 ст.772, ст. 773) позволяют использовать заказчику результаты, переданные исполнителем, за которые, кстати говоря, он заплатил, тем более учитывая, что специальных согласований-разрешений по поводу включения исполнителем собственных патентов с заказчиком не было , и условия доп. оплат на лицензии не поднимались и не оговаривались.
И второй вопрос. Если в договоре с заказчиком оговорены условия безмозмездной передачи прав на всю предшествующую инт.собственность исполнителя, включаемую в результаты работ по НИОКР, то опять же - нужен ли отдельный лиц. договор и его регистрация?
Буду благодарня за мнения. Если обсуждалось ранее - за ссылку.

[Shkie-sama]

"Статья 772. Права сторон на результаты работ
2. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой охране, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд."

То есть у НИИ остаются права использовать тот уровень техники, которого они достигли, по сути, а у авторов есть право авторства. А у заказчика все остальное.

Но это я исхожу из того, что был получен некий новый результат ИД, а использованные патенты не вошли него (в полном объеме формулы или совокупности существенных признаков). По вашим словам, выходит, что запатентованные объекты были лишь орудием для создания нового произведения, а не вошли в него целиком. В ходе оказания услуг был создан некий результат, способный к охране, но не охраняемый еще. И у вас есть право его запатентовать. Суть 772 в этом.

А если в результат НИОКР целиком вошли решения, защищенное патентом, тогда надо лицензионный, и регистрировать его надо, потому как положено. НО это очень странная ситуация -- собрать изобретения в кучку и передать. НИОКР разве затем существует? Ст.772 ч.2 тут не работает, т.к. есть разница между "охраняемые" и "способные к правовой охране"

Если в договоре с заказчиком оговорены условия безмозмездной передачи прав на всю предшествующую инт.собственность исполнителя, включаемую в результаты работ по НИОКР, то опять же - нужен ли отдельный лиц. договор и его регистрация?

Договор об уступке патента (т.е. передаче искл.права на что-то там)регистрируется. А возмездный он или безвозмездный - все равно. А этот НИИ смелый, все свои ИП передать хочет. однаако...

[pavelser]

Вал.Вал.
А что у нас является результатом работы ? как вы собираетесь использовать данный результат работы?

[Джермук]

Уважаемые юристы! Прошу Вашего мнения в такой ситуации. В результаты работы, передаваемой заказчику, включены решения (технологические и конструктивные), основывающиеся на патентах, патентообладателем которых является НИПИ-исполнитель НИОКР (патенты получены ранее). В договоре между заказчиком и исполнителем не оговорены какие-либо условия передачи прав на предшествующую инт.собственность.

Коллега!

Ситуация очень хорошо знакома. По сути исполнитель, мягко говоря, обманул Заказчика если не информировал его о том, что Заказчик получив за свои деньги продукт, тем не менее не может его выпускать по причине не соответствия его или технологии патентной чистоте, тем более, когда патенты принадлежат не кому нибудь, а самому Исполнителю. Начинать нужно с досконального анализа предмета договора и взаимных обязательств. Как правило, такой Исполнитель проигрывает.

[Вал.Вал.]

Практически во всех договорах исполнителя - НИИ - присутствует такой пункт:
"В случае необходимости применения в объекте разработки по договору объектов промышленной собственности (изобретений, полезной модели), принадлежащих Исполнителю, права на использование этих объектов определяются дополнительно заключаемым лицензионным соглашением в рамках настоящего договора без изменения его стоимости"
Очень часто результаты работы по договору содержат решения на основе имеющихся у Исполнителя патентов, что указывается Исполнителем как в ходе разработки технического задания, так и в других передаваемых Заказчику документах. Как правило, в составе передаваемой заказчику документации содержится патентный формуляр с указанием того, какие собственные ОПС исполнителя заложены в отчёте о НИОКР или проектной документации.
Вопрос следующий. Кто и когда должен инициировать составление лиц. договора? Ведь не факт, что Заказчик 100%-но будет реализовывать объект согласно передаваемой ему документации. На практике очень часто Исполнитель, заинтересованный в заказах, не инициирует затем составление лиц. договора, боясь "спугнуть" Завказчика. А Заказчик просто упускает этот вопрос. В итоге он использует решения по патентам без наличия зарег. лиц. договора. Всех вобщем всё устраивает, если не считать отсутствия поощрения авторов за использование. НО! Что будет, например, при смене руководства Исполнителя, если новое захочет "накатить" на Заказчика за неправомерное использование ОПС? Или если "созревшие для заварухи" авторы вдруг будут настаивать на выплатах за использование? Могут ли предъявляться претензии к Заказчику, если Исполнитель не предлагал для подписания конкретный лиц. договор и Заказчик соответственно официально не отказывал в подписании договора?

[Евгений Дедков]

Вал.Вал.

Могут ли предъявляться претензии к Заказчику, если Исполнитель не предлагал для подписания конкретный лиц. договор и Заказчик соответственно официально не отказывал в подписании договора

Конечно, никто не впрве использовать запатентованные изобретения. полезный модели и пром. образцы без разрешения патентообладателя (см. ст. 10 Патентного закона РФ).

Джермук

Начинать нужно с досконального анализа предмета договора и взаимных обязательств

Полностью согласен. При этом добавлю, что согласно ст. 773 ГК РФ исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:
- согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим
лицам, и приобретение прав на их использование
- гарантировать заказчику передачу полученных по договору
результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
На мой возгляд, здесь под "треими лицами" и "другими лицами" подразумеваются любые патентообладатели, иначе будет нарушен частно-правовой принцип равенства. То есть исполнитель не вправе "подставлять заказчика" даже в том случае, если использованные патенты принадлежат ему самому. Другое дело, что фраза

В случае необходимости применения в объекте разработки по договору объектов промышленной собственности (изобретений, полезной модели), принадлежащих Исполнителю, права на использование этих объектов определяются дополнительно заключаемым лицензионным соглашением в рамках настоящего договора без изменения его стоимости"

может пониматься как согласование необходимости использования запатентованных результатов интелектуальной деятельности исполнителя.

Теперь к вопросу о безвозмезности. Дарение между юридическими лицами не допускается. Существенным условием лицензионного договора является согласование встречного предоставления (не обязательно денежного). Поэтому с тезисом

А возмездный он или безвозмездный - все равно

не могу согласиться. Факт регистрации безвозмездного договора в Роспатенте не доказывает действительность сделки. Поэтому корректным выходом из сложившейся ситуации с учетом условия о недопустимости увеличения цены договора является: 1. возврат N-ой суммы по договору на выполнение НИР (в случае, если уже все суммы выплачены) 2. заключение и регистрация лицензионного договора с указанием данной суммы в качестве встречного предоставления за право использования охраняемых РИД 3. выплата исполнителю суммы по лицензионному договору. Тогда сможете спать спокойно.

Сообщение отредактировал ip-lawyer: 16 February 2007 - 21:02

[Джермук]

На мой возгляд, здесь под "треими лицами" и "другими лицами" подразумеваются любые патентообладатели, иначе будет нарушен частно-правовой принцип равенства. То есть исполнитель не вправе "подставлять заказчика" даже в том случае, если использованные патенты принадлежат ему самому.

IP-lawyer

Конечно. Подстава она и в Африке подстава.
И главное не спорить о том, в чем есть разница между "третьими" лицами и "другими" лицами. Разница есть, но не для нашей ситуации.
Важно только то, что Исполнитель пытается "надуть" Заказчика, но и Заказчик может очень и очень шибко отыграться, Да так, что Исполнитель не только все бабки за работу вернет, но еще и заплатит за упущенную выгоду, которую Заказчик потерял из-за "шутки" Исполнителя. Там много чего можно присовокупить, вплоть до злоупотребления Исполнителем свои патентным правом.
Представляете себе ситуацию, когда автомобильный завод закупает у зарубежной фирмы все технологическое оборудование, чертежи, модели авто и прочая и прочая, а потом, когда завод заработал на поток, инофирма приходит к нему с Новой по требованиям Большой ложкой и "требует" еще платить отдельные и ранее не согласованные роялти за патенты, которые заложены в переданное оборудование, технолонию и модели авто.
И еще на что хотел бы обратить внимание. Возможность Исполнителя Что-то использовать в собственном производстве по результатам сделанной для Заказчика работы, имеет ограничение по использованию- т.е. по сути без выхода на рынок для реализации продукции и ее введения в гражданский оборот. Для себя- сколько угодно. Для других- то бишь через рынок- шиш!
ЗАРАНЕЕ НАДО ОБО ВСЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ, но дважды шкуру с одного Барана (если Заказчик оказался таковым), не снять при грамотном юридическом сопровождении.