Сообщений в теме: 239

[не сын юриста]

Вот интересен вопрос: сохраняется ли за правообладателем при отчуждении исключительного права приобретателю право на вознаграждение по лицензионному договору заключенному до того?
Объясню почему возник вопрос....
п.7 ст.1235 ГК
7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

13.8. ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу пункта 7 статьи 1235 Кодекса переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
__________________________________________________________
Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009
"О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

Всем понятно, что по общему принципу при отчуждении исключительного права предшествующий правообладатель не имеет права использовать произведение. Вознаграждение входит в состав исключительного права.

10.1. По смыслу положений пункта 5 статьи 1229 ГК РФ право на вознаграждение входит в состав исключительного права.
__________________________________________________________
Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009
"О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

Это что лазейка в законе? Или все же вместе с исключительным правом переходят и права по ранее заключенным лицензионным договорам?

Сообщение отредактировал не сын юриста: 11 January 2011 - 19:55

[BABLAW]

По мне, так чистая игра слов. "Вознаграждение" имеет сильно разные смыслы в контексте правообладателя и всяких разных субъектов права следования.

На мой взгляд термин "вознаграждение" в контексте лицензионного договора должен строго заменяться или толковаться синонимично "имущественному предоставлению", т.е. обязательству по договору.

Если брать сугубо "титульный" подход, то сторонами лицензионного договора может быть только правообладатель и лицензиат. Если право уступлено и титул перешел, то по смыслу конструкции лицензионного договора он должен быть изменен в пользу нового правообладателя, либо должен быть изменен его предмет в части использования исключительного права (если договор смешанный).

В противном случае возникает неосновательное обогащение и обязательство в пользу нового обладателя титула.

[не сын юриста]

Т.е. вместе с договором об отчуждении исключительного права передаются все лицензионные договоры?
Тогда в каком порядке? В порядке перемены лиц в обязательстве?

По мне, так чистая игра слов.

вот меня эта игра слов и смущает....

Если брать сугубо "титульный" подход, то сторонами лицензионного договора может быть только правообладатель и лицензиат.

Если брать наше законодательство, то сторонами могут быть лицензиар и лицензиат.

[BABLAW]

сторонами могут быть лицензиар и лицензиат

Это все здорово Вот только относительно статуса лицензиата закон ничего не говорит, а вот относительно лицензиара - вполне конкретно и императивно:

Статья 1235. Лицензионный договор
1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права...(лицензиар)...

Статья 1229. Исключительное право
1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель)...

Так что я увы прав

вместе с договором об отчуждении исключительного права передаются все лицензионные договоры?

Ну поскольку никто иной не может быть стороной лицензионного договора в качестве кредитора, кроме правообладателя, то переход титула иному лицу означает необходимость следования за титулом в части обязательств перед его обладателем, а не иным лицом, поскольку предметом договора является именно обязательство в отношении объекта исключительного права и, следовательно, того лица, которое является его обладателем.

[Джермук]

Т.е. вместе с договором об отчуждении исключительного права передаются все лицензионные договоры?

А что можно "передать" по уже действующим лицензионным (на примере патентных) соглашениям, если лицензиат уже получил право, скажем, на производство горшков и обязан он всего лишь платить лицензиару. Он и будет платить этому перцу, если новый патентообладатель не оговорит в договоре отчуждения о том, что вместе с патентом к нему переходят и все платежи от ранних лицензиатов. Не оговорит- лопух. А может они оговорят этот вопрос совсем иначе, например, дадут бывшему патентообладателю возможность получать платежи от ранних лицензиатов еще энное время, и именно это будет служит вознаграждением за отчуждение патента. Масса вариантов, я так думаю.

[BABLAW]

Тогда в каком порядке? В порядке перемены лиц в обязательстве?

Лицензионный договор, заключенный с ненадлежащим лицом, является противоречашим императивному требованию закона, т.е. ничтожным.

Ст. 12 ГК
Защита гражданских прав осуществляется путем:

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

- прекращения или изменения правоотношения;

http://www.rg.ru/200...gk-sud-dok.html

51. ...Судам необходимо иметь в виду, что законодатель императивно определяет лицо, выплачивающее соответственно компенсацию или вознаграждение. Таковым лицом является работодатель (лицо, являвшееся работодателем на момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель.

43.5. Если на основании статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака уже прекращена, требование о возмещении убытков или выплате компенсации может быть заявлено лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения.

При предоставлении третьему лицу права использования произведения (товарного знака) по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору об отчуждении этого права право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Вместе с тем право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (требования).

[не сын юриста]

Лицензионный договор, заключенный с ненадлежащим лицом, является противоречашим императивному требованию закона, т.е. ничтожным.

Так договор заключался с надлежащим лицом. А потом уже исключительное право перешло.
Другое дело п.5 ст.1235 ГК.
По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
Здесь четко определено что должен платить лицензиару.
но с другой стороны, разве оплата другому лицу не свидетельствует об изменении условий договора?

[BABLAW]

разве оплата другому лицу не свидетельствует об изменении условий договора?

Нет. Только о перемене лиц в обязательстве. Существенные условия договора не подлежат изменению в силу прямого указания закона о том, что переход права не приводит к таким изменениям...

[не сын юриста]

Нет. Только о перемене лиц в обязательстве. Существенные условия договора не подлежат изменению в силу прямого указания закона о том, что переход права не приводит к таким изменениям...

Так в каком же порядке происходит перемена лиц в обязательстве? Просто есть мнения, что глава 24 ГК к данным отношениям не применяется.

Нужно ли посылать какие либо уведомления первоначальному кредитору, доказывать переход прав новому кредитору?

[BABLAW]

есть мнения, что глава 24 ГК к данным отношениям не применяется

А почему вдруг??? Прямо отменено только применение правил определения цены, предусмотренных пунктом 3 статьи 424...

Общие нормы по обязательствам вполне себе применимы. Чем лицензионный договор или договор отчуждения так сильно отличается от иных обязательств?

Тут фактически единственное ограничение в субъектной конструкции, согласно которой статус лицензиара (кредитора) в таком обязательстве может быть только у правообладателя. И таким образом договор в части встречного предоставления за право использования или переход исключительного права может быть исполнен только надлежащему кредитору - правообладателю.

А все остальные процессы уведомления должника о перемене лиц и т.п. должны разрешаться в общем порядке, ИМХО.

Иначе получается, что право на вознаграждение размножается, оставаясь как у бывшего лицензиара, так и у нынешнего... Что противоречит логике и принципу "нельзя дважды за одно и то же"...

[pavelser]

А что можно "передать" по уже действующим лицензионным (на примере патентных) соглашениям, если лицензиат уже получил право, скажем, на производство горшков и обязан он всего лишь платить лицензиару. Он и будет платить этому перцу, если новый патентообладатель не оговорит в договоре отчуждения о том, что вместе с патентом к нему переходят и все платежи от ранних лицензиатов. Не оговорит- лопух. А может они оговорят этот вопрос совсем иначе, например, дадут бывшему патентообладателю возможность получать платежи от ранних лицензиатов еще энное время, и именно это будет служит вознаграждением за отчуждение патента. Масса вариантов, я так думаю.

Валер можно я присоеденюсь к твоему мнению ?)

[werefish]

Или все же вместе с исключительным правом переходят и права по ранее заключенным лицензионным договорам?

скорее, обязательства. так называемое "обременение правами третьих лиц".

если сделки по РИД подлежат обязательной регистрации - всё просто. если нет - новому правообладателю может быть придется попотеть, выявляя источники своих кровных. или наоброт, исполняя нежданные обязательства по технической поддержке РИД, например.

[BABLAW]

я присоеденюсь

То есть исполнение ненадлежащему кредитору вас не смущает? (<тихим шёпотом>: а как жеж 1326?)

[Platosha]

Позволю не согласиться с мнением уважаемых коллег.
Сторонами л. договора выступают лицензиар и лицензиат. Лицензиар - это лицо, которое предоставляет право использования. Предоставление права использования представляет собой один из способов распоряжения ИП. Распопряжаться правом может только обладатель исключительного права, а, следовательно, на мой взгляд, у бывшего лицензиара нет оснований для получения вознаграждения после уступки прав.

Возьмем арендные отношения для аналогии (ст. 617 ГК). Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66:

23. При перемене собственника арендованного имущества независимо от того, ставился ли вопрос о переоформлении договора аренды, прежний собственник утрачивает, а новый приобретает право на получение доходов от сдачи имущества в аренду.
Общество с ограниченной ответственностью (новый собственник) обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу (прежнему собственнику) о взыскании на основании статьи 1107 ГК РФ доходов, которые ответчик извлек из имущества с момента перехода права собственности на него к истцу.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечен арендатор спорного имущества.
Суд первой инстанции отказал в иске, сославшись на наличие договорных отношений между ответчиком и третьим лицом. При этом суд исходил из следующего.
Помещения, которые занимал арендатор на основании договора аренды с ответчиком, были выкуплены истцом.
Арендатор о смене собственника не был уведомлен ни новым, ни прежним собственником.
Истец, став собственником спорного имущества, не ставил вопрос о замене арендодателя по договору аренды этого имущества.
Учитывая изложенное, а также то, что договор аренды между ответчиком и третьим лицом не расторгнут и не признан недействительным в установленном законом порядке, суд пришел к выводу, что арендатор правомерно уплачивал арендную плату арендодателю по договору.
Суд апелляционной инстанции признал доводы суда первой инстанции необоснованными, решение отменил, иск удовлетворил по следующим основаниям.
В силу статьи 617 ГК РФ переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. При этом независимо от того, ставился ли вопрос о переоформлении договора аренды, прежний собственник утрачивает, а новый приобретает право на получение доходов от сдачи имущества в аренду.
Поскольку собственником помещений стал истец, а арендную плату продолжал получать ответчик, требования истца, основанные на статье 1107 Кодекса, подлежали удовлетворению.

24. Переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу сам по себе не является основанием для внесения в судебном порядке изменений в условия договора аренды, заключенного прежним собственником с арендатором (за исключением изменения в договоре сведений об арендодателе).
Акционерное общество (новый собственник имущества) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью (арендатору) о внесении изменений в договор аренды в части наименования арендодателя и срока аренды.
В подтверждение права на предъявление данного иска истец сослался на приобретение в собственность здания, в котором несколько нежилых помещений занимает ответчик на основании договора аренды, заключенного с прежним собственником, а также представил документы, подтверждающие государственную регистрацию права собственности.
Новый собственник здания предложил арендатору внести изменения в договор аренды в части наименования арендодателя, а также условия о сроке аренды. Поскольку арендатор отказался от внесения изменения в договор, акционерное общество обратилось с соответствующим требованием в арбитражный суд.
В силу статей 450, 451 Кодекса по требованию одной из сторон договор может быть изменен по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, в иных случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором, а также в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.
Арбитражный суд отказал в иске, сославшись на статью 617 ГК РФ, согласно которой переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды.
Суд апелляционной инстанции отменил решение в части отказа в иске об изменении в договоре наименования арендодателя, данное требование признал подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
В силу статьи 608 ГК РФ арендодателем по договору аренды является собственник имущества.
Таким образом, в связи со сменой собственника арендованного ответчиком имущества прежний арендодатель перестал быть стороной по договору аренды с ответчиком, поэтому требование истца о замене в договоре арендодателя правомерно.

Думается

[werefish]

собсно, всё что не противоречит здравому смыслу и п.7 ст.1235 ГК - новый правообладатель не может чинить препятствий в использовании РИД по ранее предоставленным неисключительным лицензиям.

как осуществляется сбор вознаграждений и техническая поддержка, определяется договором отчуждения исключительного права.
насколько реально отследить соблюдение условий - решают сами стороны.

нет никаких оснований считать, что лицензионные платежи по ранее заключенному лицензионному договору должны заведомо поступать новому правообладателю, если более поздний договор уступки права это никак не оговаривает. также нет оснований считать, что новый правообладатель должен осуществлять поддержку РИД, если это не указано в договоре отчуждения права.

прежний собственник утрачивает, а новый приобретает право на получение доходов от сдачи имущества в аренду.

а если лицензия оформлялась на условиях разового платежа?
"объект сдан в аренду на 99 лет, за 100 рублей, внесенных при заключении договора". как новому парвообладателю получать доход?

[не сын юриста]

а если лицензия оформлялась на условиях разового платежа?
"объект сдан в аренду на 99 лет, за 100 рублей, внесенных при заключении договора". как новому парвообладателю получать доход?

Этот случай даже не рассматривается - здесь все ясно....
Другое дело с периодическими платежами.

[BABLAW]

Другое дело с периодическими платежами

Я бы даже несколько обострил вопрос - в конструкции лицензионника по ТЗ есть солидарная ответственность за качество

Кто отвечать будет? Старый или новый лицензиар?

[не сын юриста]

Итак, насколько я понимаю есть два мнения по этому вопросу:
1. При отчуждении исключительного права к новому правообладателю автоматически переходит право на вознаграждение по лицензионным договорам и должна быть выполнена процедура подобная перемене лиц в обязательстве, предусмотренная гл.24 ГК РФ.
2. При отчуждении исключительного права к новому правообладателю переходит право на вознаграждение по лицензионным договорам только в случае прямого указания об этом в договоре.

В пользу первого мнения свидетельствует п.1 ст.1235 ГК, согласно которому По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Так же свидетельствует п.5 той же статьи, согласно которому По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
Так же свидетельствует п.4 ст.1237 ГК согласно которому При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства (глава 70) либо объектов смежных прав (глава 71) лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.
А так же то, что право на вознаграждение входит в состав исключительного права по мнению ВАС и ВС РФ.
Исходя из определения лицензиара, лицензиат должен платить именно обладателю исключительного права.
В пользу второго свидетельствует п.7 ст. 1235 ГК РФ и постановление пленумов 5/29. А так же то, что момент предоставления прав определен в договоре, а новый лицензиар не должен чинить препятствий.

Сообщение отредактировал не сын юриста: 12 January 2011 - 21:08

[werefish]

автоматически переходит право на вознаграждение по лицензионным договорам

я не согласен, с учетом, например,
Ст. 382.
3. Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору.

то есть, переход является обусловленным, по крайней мере, некоторыми обязательными действиями, а все указанные спорные моменты крайне желательно отразить в договоре уступки права.

зы: править не буду!

[не сын юриста]

werefish , глава 24 ГК РФ.

[korn]

werefish ,

собсно, всё что не противоречит здравому смыслу и п.7 ст.1235 ГК - новый правообладатель не может чинить препятствий в использовании РИД по ранее предоставленным неисключительным лицензиям.

не сын юриста,

В пользу второго свидетельствует п.7 ст. 1235 ГК РФ и постановление пленумов 5/29. А так же то, что момент предоставления прав определен в договоре, а новый лицензиар не должен чинить препятствий.

Вам не кажется, что вы сами себе противоречите? Следуя вашей логике новый лицензиар становится обязанным перед лицензиатом, как минимум в части обязательства предусмотренного п. 2 ст. 1237, но при этом не имеет права на встречное представление, а именно - права на получение вознаграждение.
Так что присоединяюсь к позиции BABLAW и Platosha.

[werefish]

не сын юриста,
я оттуда статью и процитировал.
впадаю в спячку - пункт 2 прочел невнимательно

зы: собсно, периодические платежи по неисключительной лицензии могут иметь заранее установленный размер, а могут определяться, исходя из процента от прибыли или объема использования РИД и т.п.
первый случай можно рассматривать как аренду или рассрочку, второй - существенно отличается и от долговых и от арендных обязательств. хотя, во втором случае, право нового правообладателя на получение лицензионных платежей выглядит убедительнее.

[не сын юриста]

korn, честно говоря я тоже больше склоняюсь к первой позиции но просто другое мнение тоже имеет место быть... но пока я не увидел достаточного обоснования.

[werefish]

korn,
Ст. 1235.
1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

усё.
на момент сделки стороны обладали соотвествующими правами.
сведений о том, что нового правообладателя можно считать лицензиаром по старому договору в ГК я не нашел.

а старому лицензиару, да, рекомендуется:
ст. 1237 п. 2. В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

[не сын юриста]

werefish , и вот незадача... п.4 ст.1237 гласит...
При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства (глава 70) либо объектов смежных прав (глава 71) лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.

Как быть в этом случае?

Кто может расторгнуть договор старый или новый лицензиар?

Старый вроде лицензиаром не является... в полном смысле...

Сообщение отредактировал не сын юриста: 12 January 2011 - 21:39